專利屬地主義的突破：日本智財高院對跨境線上軟體服務侵權做出重要判決

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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

日本智財高院大合議庭於2023年5月26日作出重要判決，明確地突破了專利侵權屬地主義的限制。該案被告所提供的是跨境線上軟體服務，而法院要問的問題是：被告的系統有一部分不在日本而在美國，是否屬於日本境內的專利實施？最後智財高院認為，該系統的主要使用在日本，儘管系統部分元件在外國，無礙於構成在日本的專利侵權。

線上軟體服務跨境提供

在網路數位時代，越來越多的科技屬於「線上軟體服務」科技（Software as a Service，簡稱SaaS），其是一種軟體交付模式，在這種交付模式中，軟體僅需通過網路，不須經過傳統的安裝步驟即可使用，軟體及其相關的資料集中代管於雲端服務[1]。

日本與所有國家一樣，專利保護強調屬地主義原則，但面臨此種跨境網路科技專利時，要處理的問題是，此種線上軟體服務的電腦程式或整個系統，有一部分放在日本境外，例如電腦程式儲存在境外的伺服器上，其是否構成在日本的專利實施？

日本專利法的實施定義

日本專利法第2條(3)規定何謂專利的實施：「本法中的實施發明，指下列行為：(i) 物（包括電腦程式等類似標的）之發明，指物的生產、使用、轉讓等（指轉讓、出借；如果標的是電腦程式或類似標的，則包括透過電信網路提供）出口、進口、提供銷售或出借（含轉讓或出借之目的而展示等）。」

一方面，如果專利標的是「電腦程式」，則從境外提供到日本的電腦程式，該「提供」算不算發生在日本？二方面，如果專利標的是「系統」，則整個系統是否屬於在日本的「生產」？

電腦程式跨境提供（2018(Ne)10077）

早先，日本智財高院於2022年7月20日先做過一起判決。該案件為2018年(Ne字)10077號判決，原告是日本的電玩公司Dwango公司，被告是美國的FC2公司。該案涉及的專利是一個電腦程式，乃是一個讓使用者分享影片內容並在影片內容上面展示使用者的評論的「電腦程式」[2]。雖然這個電腦程式鎖定的目標族群是日本的使用者，但是該電腦程式儲存在美國的伺服器上，故在傳輸時，是從美國傳輸到日本，有一部分乃使用日本境外的電信傳輸線。故該案問題在於，若要構成第2條(3)的「透過電信網路提供」，是否該提供的所有行為都必須在日本境內完成？[3]。

日本智財高院判決指出：「......如果系爭提供行為的所有部分，即使是形式上的，都必須要在日本領土內完成，才能構成侵權的話，那麼打算侵害此類專利的人可以輕鬆地將該設施的一部分移至日本境外，就免除專利權侵權責任。在當今數位社會中存在大量的網際網路相關發明，若允許這種規避行為應該被認為是極其不公正的。所以如果一項實施專利發明的行為，可以被認評價為是在日本境內實質和普遍地進行（substantially generally done）進行，即使該行為的所有要素並未在日本境內完成，而認定該日本專利已經受到影響，並不違反專利屬地主義。[4]」

日本智財高院提出了判斷一個位於日本境外伺服器上電腦程式的提供行為，算不算是在日本實質上和完全地進行，要綜合四個因素：

(1) 該提供是否能夠清楚、容易地區分是在日本境內提供還是日本境外提供；

(2) 該提供的控制是否發生在日本；

(3) 該提供是否針對日本用戶；

(4) 根據該提供所獲得發明的效果是否在日本實現[5]。

該案中，智財高院認為，第1點沒辦法清楚區分，第2點控制下載者在日本，第3點乃針對日本用戶，第4點所下載的電腦程式效果在日本實現。因此智財高院認為，將該案中的電腦程式的提供評價為在日本境內，是適當的[6]。

網路系統跨境建置（2022(Ne)10046）

除了上述判決，在相同的原告被告之間，還有另一起案件。專利標的同樣涉及線上軟體服務，但標的為「系統專利」，而非上述的「電腦程式」。故這次的問題與前案有點不同，爭執的不是「電腦程式的提供」，而是整個「系統」的建置，亦即專利法第2條(3)的生產，是否發生在日本？

原告的專利是日本專利號JP6526304號專利「一種評論分發系統（comment distribution system），包括伺服器以及透過網路連接到伺服器的終端設備」。根據其說明書，該評論分發系統是一種系統，「讓其在播放影片內容時，可以讓使用者在使用被撥放的影片內容時，同步進行溝通」。更進一步說，該系統讓使用者可以分享影片，並讓戶用透過評論彼此溝通，使用者透過其終端設備傳出的評論，會在影片播放時展示在影片內容上[7]。

本案中，被告系統的伺服器是放在美國，沒放在日本。也就是說，看起來該專利所有的元件都具備，好像符合日本專利法第2條(3)所講的「生產」，但是伺服器位於美國。由於日本也採專利屬地主義，因此本案問題在於，被告系統是否侵害了日本的專利？

地院判決與徵求法庭之友意見

東京地區法院於2022年3月24日作出一審判決（2019(Wa)25152），認為既然伺服器建置在美國而非日本，就並非所有要件都在日本「生產」，故判決原告敗訴[8]。

由於此議題的重要性並非只在這個個案，所有線上軟體服務科技都可能碰到。故日本智財高院大合議庭認為，此案有必要請求外部法庭之友意見，故於2022年11月30日公開徵求意見。這是第一起日本智財高院對外徵求法庭之友意見。

網路系統之使用在日本

日本智財高院在2023年5月26日作出判決。判決字號為2022年(Ne字)10046號判決。

其提出：「在網路型系統（network-type systems）中，現在伺服器安裝在日本境外的情況已經很常見，而伺服器所在國家並不妨礙網路型系統的使用（use）。因此，即使伺服器存在於日本境外，如果構成該系統的終端存在於日本，則可以在日本國內利用該系統，並且這種利用可能會影響專利權人可以透過在國內實施發明而獲得經濟利益。[9]」

至於判斷標準，日本智財高院指出：「從適當保護網絡系統發明專利權的角度來看，創造新的網絡）系統的行為是否屬於第2條(3)的『生產』範疇......要綜合考慮：

(1) 系爭行為的具體性質；

(2) 發明所發揮的功能和作用；

(3) 使用該系統能夠取得發明效果的地方；

(4) 使用對發明專利權人經濟利益的影響等。[10]」

智財高院認為[11]：

「1. 從產品1-1來看，產品1-1的具體情況是，每個文件從美國的伺服器發送到日本的用戶終端，日本的用戶終端接收這些文件，二者是整合在一起執行。

2. 被告系統1位於日本的用戶終端設備中所執行的決定單元和顯示位置控制功能，構成系爭請求項特徵1F和請求項特徵1G，這是該發明的主要功能，以確保影片上評論顯示的位置不會互相重疊。

3. 被告系統1可以透過上述用戶終端在日本境內使用。

4. 發明1透過評論提高通信娛樂性的效果在日本境內已經實現，並且其在日本的使用可能會影響專利權人透過在日本使用根據發明1的系統獲得的經濟效益。」

結語

此一日本智財高院大合議庭作出的判決，明確地突破了專利侵權屬地主義的限制。本判決非常接近2005年美國聯邦巡迴上訴法院的NTP v. Research in Motion案，該案法院認為跨境的系統專利，只要主要使用是在國內使用，也會侵害美國專利。這對於網路科技發展下，越來越多跨域線上軟體服務專利爭議，無疑為一個重要的突破。

備註：

(1) Nagoya International IP Firm, The Latest Movement in Re-evaluation of Definition of “Work” of Japanese Patent, 2022.11.04, https://www.patent.gr.jp/en/articles/p4294/.

(2) id.

(3) Id.

(4) Id.

(5) Mami Hino, Naho Ebata, Shoichiro Kajinami (Abe, Ikubo & Katayama), Japan IP High Court’s first-ever decision allowing patent enforcement against infringing acts partially committed outside of Japan, Kluwer Patent Blog, 2022.12.12, https://patentblog.kluweriplaw.com/2022/12/12/japan-ip-high-courts-first-ever-decision-allowing-patent-enforcement-against-infringing-acts-partially-committed-outside-of-japan/.

(6) Nagoya International IP Firm, supra note 1.

(7) id.

(8) 令和4年(ネ)第10046号　特許権侵害差止等請求控訴事件，判決の要旨，頁1。

(9) 同上註，頁3-4。

(10) 同上註，頁4。

(11) 同上註，頁4-5。

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