沒有人可以獨占條紋圖案的設計：紐約地院2023年Adidas v. Thom Browne案判決

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

即使不是運動用品或是球鞋的狂熱愛好者，都會對Adidas的3條槓（條紋）、Puma的黑豹、Nike的勾勾、New Balance的NB……等等標誌耳熟能詳，主要原因是這些廠商（商標權人）長期以來不斷擲下海量金錢來經營品牌、找知名藝人、明星運動員來充當代言人以提升品牌知名度。正因如此，這些長期耕耘的品牌一旦有被侵權之虞，定竭盡所能維權。以Adidas為例，這家國際知名的運動休閒配件大廠自2008年以來，已透過90多場訴訟及簽署 200 多項和解協議，來捍衛其一點一滴建立起來的智慧財產權堡壘，其中商標部分占最大宗。

不過，Adidas最近卻在一宗商標侵權訴訟案中敗北。2023年1月12日，Adidas起訴 Zegna 子公司Thom Browne Inc. 侵犯其「三條條紋標誌」商標權，要求約780萬美元損害賠償的案子，於美國紐約南區地方法院被由8人組成的陪審團否決，Adidas對審判結果並不滿意，揚言會提出上訴。

繼2019年於歐盟普通法院挫敗後， Adidas維權行動又一次踢到鐵板。有趣的是，Adidas的3條條紋標誌之前槓上Thom Browne的4條條紋標誌吞敗；且早在2003年時槓上德國公司Fitnessworld的2條條紋標誌也是無功而返，顯示「沒有人可以獨占條紋圖案設計」。

USPTO搜尋結果顯示，Adidas在美國專利商標局共註冊了500多個商標，在其起訴Thom Browne訴狀中顯示，Adidas共擁有 24 個三條條紋標誌的註冊商標，其中一個是2014年申請、2016年註冊的#79148498商標（圖1），這是一個「三個傾斜的條紋或四邊形，彼此等距且平行，用於任何產品」之商標。Adidas之前也曾起訴 Abercrombie & Fitch、Ralph Lauren Polo、Forever 21 和 Marc Jacobs 等廠商侵犯此商標。

案件背景

雖然此場訴訟是由Adidas於2021 年提起的 (ADIDAS AMERICA INC ADIDAS AG v. THOM BROWNE INC，21-CV-5615)，但Adidas於 2007 年已首次聲稱 Thom Browne侵犯了其商標。當時Thom Browne同意停止使用該標誌，並試圖通過在其產品標誌中添加1條條紋，以4條條紋來避免進一步的抗爭 （圖2）。但從那時候開始，這2家廠商都在各自領域持續發展壯大 ，並擴大了產品範圍。

隨後，Adidas不僅於 2018年針對 Thom Browne 在歐盟提交的4條條紋商標申請發起異議程序；更於2020年12月向PTAB提出異議，希望USPTO停止受理3件Thom Browne紅白藍條紋商標的待審商標申請， Adidas稱Thom Browne 的商標與其先在商標相似，容易混淆。

自2018年夏天以來，雙方進行了零星的和解談判，但3年過去調解並沒有結果。為了鞏固其已完成的商標審判的基礎，Adidas於 2021年6月對 Thom Browne 提起商標侵權和淡化訴訟，聲稱 Browne 透過製造及販售帶有讓人混淆的相似仿製品的三條條紋運動服和運動風格鞋類 (bears confusingly similar imitations" of its three stripes) 與 Adidas直接競爭。

Adidas案的核心是Adidas聲稱消費者「可能會認為 Thom Browne 的商品來自同一來源，或者它們與Adidas有關聯、關係，而實際上兩者不存在任何關聯。」根據Adidas的說法，消費者很可能會感到困惑，因為Thom Browne 使用條紋的方式「在外觀和整體商業印像上類似Adidas的三條條紋標誌。」Adidas的法律代表表示，「Thom Browne 的許多商品，包括其運動服裝和運動鞋，與Adidas長期以來的三條條紋標誌相關的商品相同。」

為了鞏固此類產品系列的可識別特徵，Thom Browne 為其 Grosgrain RWB 標誌申請了商標註冊 (圖3)，這使得Thom Browne再一次引起Adidas的注意。此次訴訟就是Thom Browne 的Grosgrain RWB系列的部分產品涉嫌侵犯Adidas運動服裝類商品的商標權。

Adidas的主張

訴狀顯示Adidas根據 美國1946 年《商標法》15 U.S.C. §§ 1051（Lanham Act, 蘭哈姆法案）、紐約公平商業慣例和不公平和欺騙性貿易慣例行為、以及紐約普通法提出索賠。具體來說，Adidas的第1項救濟索賠根據 15 U.S.C. § 1114 指控商標被侵權；第2項索賠依據 15 U.S.C. § 1125(a)指控不公平競爭；第3項索賠的依據為15 U.S.C. § 1125(c)，稱被告藉模糊來淡化其商標；第4項索賠依N.Y. Gen. Bus. Law § 360-1，指其商譽受到損害並被稀釋；第5項依據紐約普通法索賠商標被侵權及不正當競爭。

法院指出Adidas的侵權和不正當競爭索賠帶出一個關鍵性問題：Thom Browne 在被控產品上使用條紋標誌是否會產生初始利益和／或售後混淆的可能性；陪審團做出評估前應考慮相關的“Polaroid Factors”，包括：

(1) 三條條紋標誌的強度 ( the strength of the Three-Stripe Mark)；

(2) 當事人商標的相似性 (the similarity of the parties’ marks)；

(3) 產品的接近度和相似度 (the proximity and similarity of the products)；

(4) 實際消費者混淆的證據 (evidence of actual consumer confusion)；

(6) 被告惡意採用 Thom Browne 商標的證據 (evidence that Thom Browne’s mark was adopted in bad faith)；

(7) 產品各自的質量 (the respective quality of the product)；及

(8) 相關市場消費者的成熟度 (the sophistication of consumers in the relevant market)。

790美元 v. 40美元　如何造成混淆 ?

雙方的論點都簡單易懂，Adidas聲稱消費者會被 Thom Browne標誌中的條紋圖案混淆，該標識在社交媒體、電子商務網站、商店貨架上，甚至是普通路人的眼中，看起來都與其產品的標誌相同。

然而，被告Thom Browne提出抗辯，表示Adidas並不擁有所有的條紋圖案設計（is not the owner of all striped designs），而消費者也不會被混淆，因為這兩個品牌所定位的消費客群完全不一樣。Thom Browne稱其提供奢侈時尚產品，售價比Adidas的運動服裝高出許多；反觀Adidas比較著重熱愛運動的普通消費階層。Thom Browne代表律師告訴陪審團，這兩家公司及其各自的條紋標誌長時間在市場上共存，沒有對Adidas品牌造成損害。

Thom Browne抗辯的方式淺白直接，品牌設計師Thom Browne本人穿著Thom Browne的時尚奢華服飾出庭，在紐約地院舉辦了一場時尚服裝秀。1月9日，Thom Browne於證人席上展示他的一些設計，並描述了這些設計的特點和價格，在一旁，兩名工作人員將一個活動掛衣桿推到陪審團面前，掛衣桿上有十多個衣架，掛著不同種類的Thom Browne服飾；包括售價1000美元的針織運動褲及2,400美元的外套，Thom Browne讓陪審團成員仔細觀賞他的設計及感受產品品質。幾天後，陪審團席的旁邊掛了2條抽繩女裝運動褲讓陪審團參考：一條是Adidas價格50美元的產品，另一條是 Thom Browne 的價格790美元的產品。經過幾輪展示，Thom Browne的代表律師提出的一個結論：這2個品牌不是競爭對手，一個不會搶走另一個的生意。顯然，陪審團被Thom Browne的展示說服了。

此外，Thom Browne還援用了權利行使怠惰抗辯（defense of laches），聲稱由於Adidas在本案中過了很久才提出侵權索賠（可回溯至2018年)，對維權並不積極，因此現在應禁止或停止提出索賠。而且，Thom Browne更指出Adidas沒有明確指出Thom Browne那些產品侵權、以及損害賠償金額是如何計算出來的。

跨域很普遍　界限很模糊

雖然Adidas vs. Thom Browne 案是一個相當標準的智財權判決，但也喚醒了人們對奢侈時尚與體育運動之間重疊的議題。從運動服裝到運動鞋，在現今市場上僅強調或確保產品的實用性是不夠的，加入美感及流行元素才能提高其市場競爭力。因此，以前可能從未重疊的產品隨著時間的推移，其間的界線可能越來越模糊。

如今，品牌跨域聯名合作不僅是形成協同聯盟的一種方式，更是推高企業營收，擴展品牌產品線的良方，特別是在運動和時尚產業之間，品項有很大的擴展空間。雖然Thom Browne 在Adidas案中成功地辯稱，雙方都取得不同的消費者基礎，但兩家公司提供的產品之間的重疊和交集是顯而易見的。

從過往的案例看來，Adidas訴訟中的每一方都曾涉足對方公司自稱的商業領域。 像Adidas 與 Gucci 合作打造了一款售價高達3,000美元的旅行袋，以及其他價格遠高於正常價格的昂貴運動型時尚產品。 另一方面，Thom Browne也曾與巴塞羅那足球會（Football Club Barcelona）合作製作了足球會的常規比賽球衣，但這些球衣通常不會被視為時尚奢侈品。因此，將運動和時尚產品明確劃分為屬於兩個不同客群商品的傳統方法在今天可以說是不合時宜了，而這種現象最終可能會導致與時尚相關的智財權領域發生重大的典範轉移。

參考資料：

1. ADIDAS AMERICA, INC., an Oregon corporation; and ADIDAS AG, a foreign entity, v. THOM BROWNE INC., a Delaware corporation, Case 1:21-cv-05615-JSR-RWL Document 175 Filed 12/27/22

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