美國最高法院為商標侵權境外效力劃界線：2023年Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc.案

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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

美國最高法院1952年曾判決，在某些情況下，美國商標法可以管到境外的侵權行為。此後，下級法院分別發展出不同標準。2021年美國第十巡迴法院判決，被告在歐洲的商標侵權須賠償美國原告約9600萬美元[1]。被告上訴後，2023年6月29日，美國最高法院對作出Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc.案判決，認為下級法院發展出來的標準不妥當，應該以「美國境內商業上的侵權使用」作為判斷基準，決定是否適用美國商標法。

1952年的Steele v. Bulova Watch Co.案

美國最高法院在1952年的Steele v. Bulova Watch Co.案[2]，曾經提出過聯邦商標法的境外效力問題。當時最高法院認為，聯邦商標法確實可以在某些時候，適用於境外行為。該案中，由於被告是美國公民，且其在美國購買了部分侵權零件出口到墨西哥組裝，而其假冒的「Bulovas」手錶又流通回美國；其產品可能會對美國的Bulovas公司的商譽產生影響[3]。因此，最高法院認為，從本案的事實來看，被告的行為可以適用美國聯邦商標法[4]。

在1952年Steele案以來，到底哪些涉及跨境侵權的案件可適用美國商標法，各巡迴法院發展出不同的標準來加以判斷。

第十巡迴法院判決歐洲侵權判賠美國原告9600萬美元

本案的當事人一方為美國公司Hetronic公司，另一方為六家外國公司，合稱Abitron公司。Hetronic在美國奧克拉荷馬西區地區法院提告Abitron，認為其侵害自己的商標，構成混淆誤認。最重要的是，Hetronic請求的賠償金，包含Abitron產品在全球銷售造成的損害。Abitron 則認為，Hetronic請求的範圍，屬於美國境外事務，不在美國商標法適用的範圍。

地區法院駁回Abitron的主張，而陪審團決定判賠Hetronic賠償金，其中9600萬美元歸咎於Abitron在境外使用Hetronic商標造成的損害。地區法院也核發永久禁制令，禁止Abitron在境外使用Hetronic商標。

上訴後，第十巡迴法院限縮禁制令的範圍，但維持賠償的金額，認為美國商標法的效力及於所有Abitron的境外侵權行為[5]。

Abitron上訴到最高法院，最高法院於2003年6月29日作出判決，推翻一、二審判決。Alito大法官撰寫的多數意見認為，美國商標法的損害賠償範圍只及於「國內商業上的侵權使用」（infringing use in commerce is domestic）[6]。

最高法院建立的境外效力的判斷標準

Alito大法官指出，「無境外效力之推定」是一個長期以來的原則。上述推定有二個步驟。

一、該法規本身是否直接管到境外事項。亦即，美國國會是否明確無誤地指示，該法條應適用在境外行為。如果美國國會提供了此種指示，那麼該法條就有境外效力。

二、如果沒有該指示，則要進入第二步驟。亦即，個案的適用上，是否將境外行為當成是該條文的國內適用（domestic application）。關鍵在於，確認相關條文背後國會關注的「焦點」，且判斷「與該焦點相關的行為是否發生在美國境內」[7]。

Alito大法官強調，並非找到「焦點」就好，之前的判決先例強調，要探究「與該焦點相關的行為是否發生在美國境內」[8]。因此，要證明所請求涉及「條文的國內適用」，原告必須證明，與該條文焦點有關的行為乃發生在美國境內。

美國商標法第1114條(1)(a)或1125條(a)(1)沒有明確指示可適用境外

Alito大法官指出，美國商標法第1114條(1)(a)或1125條(a)(1) ，都只提到禁止可能會造成混淆誤認的「商業上使用」，沒有明確規定境外適用，也沒有任何其他清楚跡象顯示，其屬於可適用於境外的「罕見條款」。

因而，必須進入第二步驟的判斷，亦即，請求賠償是否屬於該條文的「國內適用」？Alito大法官認為，適當的標準應該是關注「與該條文焦點有關行為的地點」（location of the conduct relevant to the focus）。 但本案雙方的辯論只關心該條文的「焦點」，而沒討論「與焦點有關的行為」。

系爭條文適用的焦點是「商業上的侵權使用」

Alito大法官強調，一條文「允許的國內適用」應該是關心「該與該焦點有關的行為的地點」。而系爭條文中「與焦點有關的行為」應該是「商業上的侵權使用」。

這可從兩個條文的文字和上下文看出，兩個條文都禁止對一受保護商標「可能造成混淆誤認」的未授權「商業使用」。換句話說，國會禁止在某些條件下在商業上使用該商標。誠然，該行為必須產生足夠的混淆風險，但混淆並非一個獨立的要件；相反，其只是違規使用的一個必要特徵。

由於國會將賠償責任建立在一個特定行為上，亦即一種特定的商業上使用類型（會造成混淆誤認的商業上使用），則該特定行為就是該條文中「與焦點有關行為」。

什麼是商業上的侵權使用？

Alito大法官總結指出，最高法院使用以下二步驟進行判斷，第一步驟：商標法第1114條(1)(a)和第1125條(a)(1)，原則上沒有境外效力；第二步驟：「商業上使用」是判斷該條文的境外適用和境內適用的區別標準。過去下級法院採取的多因素標準，並非正確的判斷商標境外效力的標準，故將二審判決推翻發回[9]。但到底甚麼是在美國的商業上侵權使用？

Alito大法官指出，在商標法下，所謂的「商業使用」乃指「在通常交易過程具真實意圖的使用商標」[10]。若採用這個標準，一般認為該商標產品的交易必須發生在美國。Jackson大法官雖加入Alito大法官的多數意見，但提出協同意見指出，消費者在外國購買商品後可能在美國轉售，也可能構成商業上使用[11]。

而Sotomayor撰寫的協同意見（有三位大法官加入）則強調，「混淆誤認」才是第二步驟下判斷的焦點。其認為在國外銷售而流入美國的商品，也可能構成美國的混淆誤認[12]。

因此，這個案件雖然推翻了下級法院過去採用的多因素標準，但未來法院如何認定何謂在美國的商業上使用，仍存在爭論或解釋空間。

備註：

(1) 楊智傑，美國商標權人能否控告歐洲的侵權並求償？第十巡迴法院2021年Hetronic International v. Hetronic Germany GmbH案，北美智權報296期，2021.11.10，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Trademark/IPNC_211110_1901.htm.

(2) Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280, 282–85 (1952).

(3) Id, at 286–87.

(4) Id, at 286.

(5) Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016 (2021).

(6) Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc., No. 21-1043, 2023 WL 4239255, at *2 (U.S. June 29, 2023).

(7) Id. at *4.

(8) Id, at *4.

(9) Id. at *9.

(10) Id. at *9.

(11) Id. at *10.

(12) Paul B. Stephen, Two New Supreme Court Decisions on the Presumption Against Extraterritoriality

July 6, 2023, https://tlblog.org/two-new-supreme-court-decisions-on-the-application-of-the-presumption-against-extraterritoriality/.

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