2019-2022年EUIPO的註冊共同設計無效決定選輯（五）

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

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※本期為「2019-2022年EUIPO的註冊共同設計無效決定選輯（四）」之第五部分，亦為系列文章之完結篇。全文可至[北美線上論文集]查詢

歐盟設計規則第8(3)款關於模組系統的例外條款

歐盟普通法院支持Lego積木獲得註冊設計保護

案例13. Case T 515/19 Lego A/S v. EUIPO

2010年2月2日，Lego向EUIPO提交編號001664368-0006的註冊共同設計，是屬於「建築組件」類。然而，在2016年，一家從事體育用品和紡織品製造和分銷公司（Delta-Sport Handelskontor GmbH）提交了一份聲明Lego積木設計無效的申請，以產品外觀的所有特徵完全由其技術功能決定為由，對系爭註冊設計提出無效申請。2015年12月15日，EUIPO 的無效部門駁回了無效宣告申請，申請人不服提起上訴，2019年4月10日，上訴委員會撤銷無效部門的決定，認為系爭註冊設計的產品外觀的所有特徵完全由其技術功能決定而無效，Lego不服上訴到歐盟普通法院，2021年3月24日，歐盟法院普通法院支持了Lego的註冊共同設計申請，推翻了此前EUIPO上訴委員會以無效為由駁回的申請。這件案子是丹麥玩具公司Lego在最近的司法訴訟中取得了相當大的勝利。

共同設計已在歐盟使用了將近二十年。引入理事會第6/2002號條例（CDR，歐盟設計規則），統一整個聯盟的專利設計的目的是限制專利對競爭的影響，因為貿易和競爭因公司不得不在成員國單獨申請專利權而受到嚴重扭曲，在除了不同的立法和其他事項，例如專有權。公司不僅因必須遵循這些程序而增加成本，而且還給成員國的行政部門帶來壓力，他們必須處理所有提交的申請。提議的解決方案是建立一個統一的程序，直接適用於所有成員國。

普通法院判決理由

他們的論點基於歐盟設計規則[2]CDR第25(1)(b)條，特別是第8(1)條，據此，「共同設計不應存在於僅由其技術功能決定的產品外觀特徵中」。因此，提出的論點是lego積木的設計元素只是為了實現功能目的所必需的，特別是將積木相互連接起來。儘管無效宣告申請最初被EUIPO的撤銷部門駁回，但 EUIPO 第三上訴委員會維持上訴並宣布該外觀設計對於系爭註冊設計無效。

上訴委員會同意原告的觀點，即Lego積木的特徵完全由積木的技術功能決定。他們認為，由於積木的目的是將它們與其他積木連接起來以建造更大的物體，因此積木的技術要求必須滿足組裝的能力，同時提供足夠的穩定性，這反過來又決定了積木的外觀。他們確定了這些方塊的六個具體特徵，例如：(1)磚上面的一排螺柱、(2)磚下面表面上的一排圓圈、(3)磚下表面上兩排較大的圓圈、(4)矩形的外觀形狀、(5)磚壁的厚度、(6)圓柱狀的螺柱，這些特徵完全由建築組件的技術功能決定，是為了達到與其他積木磚穩固的互相組裝或者拆卸的技術功能而有其特徵，其註冊無效。

然而，普通法院指出，歐盟設計規則序言第11點明確指出，「模組化產品的機械配件可能仍然構成模組化產品創新特徵的重要元素，並呈現出主要的營銷資產，並且因此應該有資格獲得保護」。此外，法院指出，上訴委員會應評估Lego積木設計是否滿足第8條第3款規定的例外情況的要件，該條是關於允許在模塊化系統中相互互換產品的設計。普通法院還指出，上訴委員會雖然得出結論認為積木中存在的所有設計元素純粹用於技術目的，但忽視了其他可被視為純粹創意的設計元素。法院強調積木上表面的光滑表面是一種創造性的選擇，而不是遵循技術需要。

最後，法院強調，舉證責任在於無效宣告的申請人實際提供證據證明系爭註冊設計不滿足歐盟設計規則規定的要件。在這種情況下，這意味著申請人Delta-Sport Handelskontor GmbH必須證明Lego系爭註冊設計積木的設計元素僅用於技術目的，因此不滿足要件。由於他們沒有這樣做，並且由於上訴委員會在進行評估時未能考慮到設計的所有要素，普通法院撤銷了先前的決定，上訴委員會逕行認定本件註冊設計無效即有錯誤適用法律之情形，有重行審查之必要。

2022年5月30日，EUIPO上訴委員會再次做出決定，上訴委員會說明：無效申請人在其提交的關於CDR第8(3)的第25-30頁的評論相當於試圖「撤銷」普通法院的決定並忽視報告員對該決定的正確理解。無效申請人的解釋實際上會使CDR第8(3)條無效，普通法院表示必須避免這種情況。此外，所提及的判例法與手頭的案件無關，關於缺乏新穎性或獨特性的指控仍然完全沒有根據，除了基於對CDR第8條第3款中參考文獻的誤解CDR第5條和第6條。這確實是指設計作為一個整體，而不僅僅是其必須適合的功能。

特別是，無效申請人似乎認為CDR第8條第3款中對CDR第5條和第6條的引用意味著獨立的互連元素的新穎性和獨特性。然而，這種對參考文獻的解讀是不正確的。如果CDR第8條第3款確實被解讀為導致首先適用第8條第2款CDR的相互聯繫的要素必須單獨考慮，CDR第8條第3款除外會變得無效。這是因為，在模塊化系統中，這就是CDR第8(3)條的全部內容，整個想法是即使對於適合模塊化系統的元素的後續設計，互連元素也保持不變。CDR第8(3) 條永遠不會適用，因為任何並且模塊化系統中的所有互連元素將複製來自同一系統的早期元素的互連元素，它必須與之匹配。對CDR第8 條第3款的這種解讀是違反直覺的，而且，再次的違背本案在普通法院的判決。設計持有人設法說服本委員會，系爭註冊設計存在於旨在允許在模塊化系統中多次組裝或連接相互可互換產品的設計中，符合CDR第8條第3款的含義。無效申請人提交的事實和證據都不支持系爭註冊設計的無效，系爭註冊設計受益於第8條第3款中提到的保護模塊化系統的例外。故駁回上訴，駁回系爭註冊設計無效宣告申請。

結語

在歐盟已註冊共同設計的侵權訴訟中，被告可以提出反訴，向EUIPO或共同設計法院提出申請而被宣布無效。即使共同設計已經失效或已被放棄，共同設計也可能被宣布無效。有效的註冊共同設計必須具有新穎性和獨特性。通常，EUIPO並不會主動審查設計是否是新穎性或具有獨特性。第三方可向EUIPO的無效部門對已註冊的設計提出無效宣告申請。對於EUIPO的決定不服者可以向上訴委員會（Boards of Appeal）提出上訴，對上訴委員會的決定不服者可向普通法院上訴，對普通法院的判決不服者可向歐洲法院（Court of Justice of the European Union）上訴，其中EUIPO的決定包含了設計部門、法律部門和無效部門的決定。

如果註冊共同設計的外觀特徵僅在非物質細節上有所不同，則註冊共同設計會被認為與在先設計相比缺乏新穎性。如果兩個設計形狀相同只有色彩計畫不同，而其色彩不同不是簡單的相同顏色的深淺變化（參考案例6），則在先設計不會成為註冊共同設計具新穎性的障礙。的如果兩種設計對相當認知的使用者產生相同的整體印象，則註冊共同設計被認為缺乏與在先設計相比的獨特性。

值得注意的是，在針對已註冊的共同設計提起無效訴訟時，重要的是要考慮所有可能適用的無效理由。例如在案例3的情況下，如果申請人應將缺乏獨特性作為無效理由之一，那麼無效申請人可能已經成功地使系爭設計無效。

備註：

1. 照片來源：Xavi Cabrera，unsplash.com。
2. 參見Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs。It was amended by Council Regulation No1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs.。

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