合夥人未獲夥伴同意以個人名義申請商標？THE NEPTUNES商標廢止申請案

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

這件案子由於訴願人於3月27日才提出異議訴狀，最終結果還沒有出來，因此不算是一個案例，只是一則新聞。分享此一新聞的用意在於提醒讀者即使是再緊密的合作夥伴，對智慧財產的管理也必須「斤斤計較」，如發現任何問題，必須果斷提出異議；否則，多年辛苦經營的商標，有可能會被合作夥伴整碗端走。

涉案商標

3月27日，美國唱片製作向人Chad Hugo向美國商標審理暨訴願委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）提出異議，針對註冊號6598717及7164541之商標提出廢止申請。

以上2個商標外觀是一樣的，主要差別在於商品及服務項目，雖然國際分類同為009，但716454指定之商品與服務為「視聽錄音，即錄音帶、CD-ROM、視訊光碟、DVD 和雷射光碟，所有內容均包含音樂和音軌」；而6598717之指定商品及服務為「音樂錄音；視聽錄音，即光碟、留聲機唱片和可下載的 MP3 檔案，所有這些都包含音樂；可下載的音樂錄音；可透過網路及無線裝置下載的音樂」

案件背景

Chad Hugo向TTAB起訴其前製作夥伴Pharrell Williams「以欺詐手段」，試圖獲得對「The Neptunes」品牌取得唯一的所有權及操控權。　

「The Neptunes」 是由Williams和Chad Hugo於1992 年在Virginia海灘組成的美國歌曲創作和製作二人組，。Williams 經常在唱片中獻唱並出現在二人組的音樂視頻中，而Hugo則傾向幕後製作的角色。

自成立以來，The Neptunes 為眾多藝術家製作了歌曲，包括Clipse、Beyoncé、Jay-Z、Kelis、N.O.R.E.、Britney Spears、Justin Timberlake、Nelly、Ludacris、T.I.、Robin Thicke、Gwen Stefani 及Snoop Dogg等。在2009 年，Billboard將The Neptunes樂隊列為十年來十大製作人名單中的第一名；2020 年 1 月，The Neptunes樂隊入選2020 年歌曲作者（Songwriters）名人堂；2021 年 5 月，Hugo和Williams獲得了Berklee音樂學院和Berklee波士頓音樂學院的榮譽博士學位。

從1992年迄今，Hugo和Williams以The Neptunes樂隊品牌合作已超過30年。

廢止申請理由

Hugo的訴願狀指出，Williams試圖透過他的公司PW IP Holdings LLC事務所單方面註冊THE NEPTUNES品牌的商標，此舉違反了他們30年來關於分割涉及標誌性The Neptunes 品牌的一切的協議，因此提出商標廢止申請，訴狀列出廢止理由有4：

(1) 註冊人不是所識別商品或服務的商標的合法所有者 《Trademark Act Sections 14(1) and 1》

(2) 虛假暗示與人、生與死、機構、信仰或國家象徵有聯繫 《Trademark Act Sections 14(3) and 2(a)》

(3) 欺騙性《Trademark Act Sections 14(3) and 2(a)》

(4) 其他：註冊人在未指定共同所有人的情況下單方面主張所有權，存在欺詐和惡意行為；註冊削弱了訴願人對其共同擁有的知名商標的權利。

雙方說詞

Hugo的律師指出，Williams 於 2022 年以其公司 PW IP Holdings LLC 作為所有人，提交了一系列THE NEPTUNES商標的註冊申請，訴願人Hugo是商標 (註冊號碼為 6598717 和 7164541) 的合法百分之五十的共同所有者，但被訴願人(Respondent) Williams並沒有列出 Hugo 為共同持有人。不管是書面還是口頭，Williams或 PW IP Holdings都沒有獲得單方面註冊商標的權力。

訴狀表示，訴願人多次透過律師就共同所有權問題聯繫被訴願人。被訴願人的律師事實上也承認訴願人是商標的平等共同所有人，並多次表示會將50%的權利轉讓給訴願人；然而，被訴願人從未進行轉讓。被訴願人還以訴願人同意繁複的商業條款作為轉讓條件，這已剝奪了訴願人對商標的控制權及應得的補償。

然而，Williams的法律代表的一份聲明表示，被訴願人已計劃遵守兩人長期以來對有爭議的商標申請之收益分配：「我們已多次聯繫訴願人，以便分享該商標的所有權和管理權，並將繼續提供此優惠條件。我們的目標是確保第三方不會獲得該商標，並保證Hugo和Williams會分享所有權和管理權。」

心得

從此事件證明，不僅是合作多年的夥伴，就算是家族企業，也應該要親兄弟明算帳。即使得到口頭甚至是書面承諾，也不太保險。最合宜的做法是當商標是屬於兩個（或以上）人時，應一起提出商標註冊申請。申請時，全體共有人必須都具名，最好能選定其中一人為代表人，代表全體共有人申請各項程序及收受相關文件。如果未選定代表人，智慧局會以申請書記載第一順序的申請人為應受送達人，並將送達事項通知其他共有商標的申請人。

唯有如此，才能確保本身應有的權益，也不用擔心商標被淡化或誤導。

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【更多內容請見《北美智權報》354期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】