USPTO《AI發明人指引》： 發明有自然人重要貢獻即可申請美國專利

黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

USPTO公告《AI輔助發明發明人判斷指引》及說明例，明示發明專利申請案所請發明若屬AI輔助創造之產物，不會因使用AI就逕自歸類為非可授予專利類型。然而，一發明若沒有自然人的重要貢獻（significant contribution），該發明就無法依現行法規在美國取得專利保護。

為因應席捲全球的AI浪潮，USPTO 2024年2月13日於美國《聯邦公報》（Federal Register）公告《AI輔助發明發明人判斷指引》（89 FR 10043）[1]及說明例[2]（以下簡稱《AI發明人指引》），明示發明專利申請案所請發明若屬AI輔助創造之產物，不會因使用AI就逕自歸類為非可授予專利類型，但其發明人分析應聚焦人類貢獻：若一發明有自然人的重要貢獻（significant contribution），該發明就可在美國申請專利保護；反之，若一發明沒有自然人的重要貢獻，依現行法規，即非美國專利法可予專利客體。

美國總統拜登（Joe Biden）2023年10月30日針對人工智慧（Artificial Intelligence，簡稱AI）的開發使用發布行政命令[3]，責成USPTO局長Kathi Vidal於AI行政命令發布之日起120天內，就發明過程中誰是發明人、使用AI（含生成式AI）的情境，向USPTO專利審查官和申請人發布指引文件，依AI系統在各種發明情境中扮演的不同角色，舉例說明應如何分析每一情境、判斷哪個或哪些人是實際發明人。USPTO發布《AI發明人指引》，明顯是為完成這項任務。

USPTO：既存法規可用以追咎AI使用不當行為

不過在《AI發明人指引》發布前，USPTO先於2024年2月6日發布公告，指出生成式AI發展仍有Hallucination及其他問題，川普（Donald Trump）前律師Michael Cohen的狀紙援用Bard杜撰判例、Park v. Kim, 2d Cir. Case No. 22-2057 (Jan. 30, 2024)一案利用ChatGPT寫出的訴狀亦有同樣問題，USPTO一方面明示，專利文件的撰寫如同專利發明的創造一樣，也可以利用AI系統輔助完成，但也特別提醒應注意AI產出的風險，相關違規行為同樣受既有法規的規範約束。[4]

依規定，任何提交給USPTO的簽名文件都須由提交人先行檢視確認，若提交人假定AI工具產出一定正確，絕對無法滿足此一要件，要是所送（AI生成/輔助）文件錯誤敘述相關事實或法律條文，也可視為違規行為。

而針對違規行為，USPTO可選擇的懲處方式包括但不限於：刪除該份問題文件、降低其參考份量；禁止當事人或其律師提交文件、針對某爭點陳述意見或加以反駁；中止USPTO相關程序。如果是明知故犯，根據18 U.S.C. 1001規定，並可能有刑責問題。

USPTO：《AI發明人指引》應於現行實審程序無重大影響

至於《AI發明人指引》，按其內容，本項指引在公告日起生效，（回溯）適用全部發明、設計、植物專利案件申請案及授權專利。MPEP或先前其他指引若抵觸本次發布內容，以本次發布內容為準，未來MPEP會再據以更新，同時可能依公眾意見及判例、AI技術發展程度，發布後續指引、修訂現有指引、加寫額外說明例。依USPTO對局內人員發布的通知：《AI發明人指引》雖是新發布項目，預料審查官實審期間的發明人評估程序不會有重大改動。

USPTO一般推定申請人所列發明人正確，在極罕見的狀況下，若審查官因案卷記錄、外部證據懷疑所列一或多位發明人未實際發明所請發明，可依37 CFR 1.105向申請人索取相關資料，像是每一所列發明人對所請發明的貢獻、發明創造過程的AI系統使用方式，若有充分證據顯示申請人未正確提示適格發明人（Improper Inventorship），才會依35 U.S.C. 101及115發核駁。

對審查官而言，關鍵在於是否有人類可列為、並列為發明人，且沒有非人類被列為發明人。只有自然人可被列為（共同）發明人並簽發明人宣誓書，即使任一請求項的所請發明有AI系統重要貢獻，不應有人代AI系統簽署發明人宣誓書或替代聲明，假設ADS、發明人宣誓書或替代聲明把機器列為（共同）發明人，USPTO將視為未正確提示適格發明人。同理，AI系統不能列名發明人，也不會有權利可轉讓，若有轉讓書以AI系統作權利轉讓方，USPTO不會接受以這份文件辦理登錄。

自然人對發明有無「重要貢獻」的判斷依據：Pannu因子

《AI發明人指引》所說「重要貢獻」，實際上是Pannu v. Iolab Corp., Fed. Cir. Case Nos. 1997-1466; 1997-1501 (August 6, 1998)一案的判決教示，其判斷標準迄今已沿用數十年。依USPTO整理，判斷自然人對一發明有無「重要貢獻」時，須考慮Pannu因子（Pannu factors），也就是，每一自然人共同發明人：

#1 須以某種重要方式對發明的概念發想（conception）或付諸實施（reduction to practice）有所貢獻；

#2 對所請發明的貢獻量，對照整體發明時，不能顯得微不足道（not insignificant in quality）；且

#3 所做貢獻不僅止於向真正發明人解釋眾所周知的概念、現有的先前技術。

其中關於因子#1，倘若一自然人對一發明的概念發想沒有重要貢獻，僅對該發明的付諸實施有重要貢獻，這種情況下，一般不足以稱之為發明人。但前述通則有例外情況：假使是通過成功的實驗付諸實現，從而建構其發明概念（establish a conception by pointing to a reduction to practice through a successful experiment），比方有時在可預測性較低的技術領域，發明人無法合理預期會產生所請發明（例如，特定化合物的發明概念在實驗成功、付諸實現之前並不存在），或有機會被視為發明人。

Pannu因子實務運用的5項指導原則

一自然人對所請發明是否有重要貢獻，須按個案情況逐一分析，沒有明確的界線區分有無。不過USPTO提供5項指導原則，並運用兩個說明例，解釋在不同情況下、如何依以下指導原則判讀正確發明人：

1. 自然人使用AI系統創造出AI輔助發明，不會因此抹煞其發明貢獻，更不會只因使用AI系統就無法被列作發明人。
2. 光是意識到存在一問題、有要追求的籠統目標或研究計畫，並不構成發明的概念發想。若一自然人所做僅止於把問題丟給AI系統，而後坐等AI系統產出，實不能列作這項AI產出發明的（共同）發明人；然而，若自然人還針對該問題具體提問下令（prompt），以俾由AI系統取得特定解決方案，該自然人即可藉此證明有重要貢獻。
3. 僅對發明的付諸實施有重要貢獻，不足以稱之為發明人。但若一自然人在AI系統產出的基礎上再加工，投入重要貢獻，從而創造出一發明，該自然人就有可能是適格發明人。部分情況下，一自然人利用AI系統產出實驗成功，在發明付諸實施的前一刻，都還沒能完成發明的概念發想，仍有可能證明該自然人對前述發明有重要貢獻。
4. 一自然人即便未出席參與所請發明概念發想的每次活動，但研發出了所請發明產生的重要基石（essential building block），則該自然人可能被視為已對該所請發明的概念發想有重要貢獻。部分情況下，一自然人面對具體問題時，可能為取得特定解決方案而設計、建構、訓練一AI系統，若在這種情況下由AI系統創造出發明，該自然人對AI系統所做設計、建構、訓練，就是對AI系統產出發明的重要貢獻。
5. 若一自然人使用AI系統創造一發明，而該自然人保有凌駕AI系統之上的智識掌控力（intellectual domination），該自然人不會光因智識掌控這件事就有資格列作這項發明的發明人。若一自然人使用AI系統創造一發明，光憑此一AI系統為該自然人所有或受其監督，不足以使該自然人稱之為發明人，除非能證明這人對這項發明的概念發想有重要貢獻。

AI時代仍須做好研發記錄

儘管《AI發明人指引》未新增AI輔助揭露規定，但USPTO也提醒，申請人有可專利性實質相關資訊的揭露義務，同時代理人亦有合理調查義務。專利申請期間被USPTO質疑所列發明人不實的機率不高，這類問題很有可能在五年、十年，甚至更久遠的訴訟期間才會浮上檯面。

部分美國專利律師因而提醒：專利從業人員應建立新習慣，在發明人訪談會議請發明人提供每一發明的AI使用資訊；公司企業則應考慮修改內部發明揭露表格，要求發明人描述其發明在概念發想、付諸實施階段的AI使用情形；發明人則應做好研發記錄，AI輔助發明尤應保留每項（Claim）發明過程中可證明自然人重要貢獻的證據，例如使用的技術，像是如何因應具體問題設計、建構、訓練AI系統等細節，再如採取的步驟，像是為解決特定問題、達成特定目標所下提示指令、所得AI系統產出，及針對前述產出的後續實驗、細部調整（比方進一步加做提示或獨立實驗）之類的AI使用記錄。[5]

備註：

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