對商標的多個類別提出異議 但只對一個類別提出理由可以嗎？

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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

一個商標可指定使用於多個商標服務的類別。過去美國聯邦商標審理上訴委員會（TTAB）認為，一個商標註冊於多個商品服務類別時，倘若第三人對該商標的多個商品服務類別提出異議，卻只針對其中一個商品服務類別提出異議理由，則視為放棄對其他商品服務類別之異議。2023年11月底，美國聯邦巡迴上訴法院在Universal Life Church Monastery v. American Marriage Ministries案中提出，如果TTAB要改變過去的看法，應該提供「合理的解釋」。

「GET ORDAINED」商標指定使用於神職服務和線上零售商店服務

環球生命教堂修道院（Universal Life Church Monastery，簡稱ULC Monastery）在提供神職服務的網站上使用「GET ORDAINED」這個標誌，以供個人成為牧師，以及在線上零售店服務網站上，銷售服裝、塗抹油和其他神職產品[1]。之後，ULC Monastery向美國聯邦申請「GET ORDAINED」為註冊商標，指定使用於第45類的「神職服務」和第35類的「線上零售商店服務」兩個類別。

GET ORDAINED（獲得任命）這個詞的意思本身就是獲得神職授權的意思。因此，美國婚禮事工組織（American Marriage Ministries）對「GET ORDAINED」商標指定用於教會服務和零售商店服務，提出異議。其主張，「GET ORDAINED」對於教會服務領域，僅是一種描述性描述，並未發揮商標來源指示的功能[2]。但是，美國婚禮事工組織並未對「GET ORDAINED」用於「線上零售商店服務」類別的異議，提出任何具體論點。

對商標的多類別提出異議卻只針對一類別提出異議理由

根據TTAB自己的程序手冊（Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure）的說明， TTAB對於單方異議程序的既定慣例是：「針對指定使用於多類別的商標提出異議，如果一方在其異議書中未提及已陳述的主張或正面抗辯，委員會將會對該主張或正面抗辯視為已放棄。[3]」TTAB過去的異議案例中曾指出：「每個國際分類在實質上獨立，幾乎就像是一個獨立的申請，TTAB必須對每個獨立的商品服務類別做出決定。」[4]

ULC Monastery主張，美國婚禮事工組織對第35類和第45類都提出異議，可是在異議書中只說明對45類的教職服務提出理由，但對第35類的「線上零售服務」的異議並沒有提出任何理由。故ULC Monastery主張，根據TTAB程序手冊§ 801.01.的說明，則其對第35類的異議應該被視為放棄（waived）。

但TTAB在兩個服務類別中都認為異議成立，認為「GET ORDAINED」只具有描述性功能，故撤銷該商標在這二個類別的註冊[5]。

由於ULC Monastery的上述主張在TTAB的決定中被忽視，故ULC Monastery對TTAB之異議決定提起上訴。

聯邦巡迴上訴法院認為TTAB偏離慣例卻沒給理由

本案上訴後，聯邦巡迴上訴法院於2023年11月底撤銷了TTAB的決定。

上訴法院認為，TTAB過去已建立的實務慣例，包括TTAB程序手冊§ 801.01.的說明，以及2011年的General Mills v. Fage Dairy Processing Industry案都認為，如果對商標的多個類別提出異議時，卻只針對某一類別提出異議理由，則其他未提出異議理由的類別視為放棄[6]。

上訴法院認為，TTAB在做本案決定時，未解釋為何美國婚禮事工組織對零售商店服務的註冊保持沉默不構成「放棄」；或者，TTAB對於「偏離TTAB將未提出論點的主張視為已放棄的已建立慣例」未「提供合理的解釋」。這將構成行政決定上的「恣意獨斷」（arbitrarily and capriciously）[7]。

聯邦巡迴上訴法院最後指出，本案發回後，TTAB在重新審理時重新考慮 ULC Monastery 的第35類特定服務時，應確保其判決理由有根據。因為先前TTAB的決定中，儘管這些證據與 ULC Monastery 的神職服務有關，但TTAB未解釋其與線上零售店服務的相關性。此外，TTAB對線上零售店服務的特定認定，缺乏對證據的任何引用[8]。

啟發

本案給我們的啟發是，如果一商標指定使用於多個類別，若要對多個指定之商品服務類別都提出異議，必須對每一個指定使用商品服務類別都想好異議理由。倘若只針對某個類別想好理由，但對其他類別沒提出具體理由，反而會被視為放棄對其他類別的異議。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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