2023年美國專利法規相關事件回顧-2：美國法院動態
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黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組
北美智權報繼347期《2023年美國專利法規相關事件回顧-1：美國總統行政命令相關動態 》一文後，繼續回顧過去一年美國專利法規相關事件，本刊期將重點放在「美國法院動態」。
回顧2023年，美國法院動態相關動態重點回顧可分「美國最高法院」及「美國聯邦巡迴上訴法院（Fed. Cir.）」分別觀察。
美國最高法院
資源有限的情況下，美國最高法院2023年拒絕了多數的專利案件調卷令[1]，這也使得Amgen v. Sanofi一案的35 U.S.C 112(a)可據以實施要件（enablement）判決格外引人矚目：系爭專利採上位概念請求項（genus claim）寫法，僅以功能界定專利抗體，一網打盡可用以1)與PCSK9特定胺基酸殘基結合並2)阻止PCSK9與LDL-R鍵結的抗體，但即使容許有適度加做合理實驗的空間，其說明書依舊未能達到可據以實施Claim全部範圍的標準，以致專利無效；Amgen稱其Roadmap足以令通常知識者產出及使用說明書未揭露的專利抗體，但要科學家嘔心瀝血試驗哪些能成功（或如美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱Fed. Cir.）判決所稱，建議別人怎麼嘗試錯誤），實未滿足可據以實施要件；Amgen又稱，維持Fed. Cir.原判決，恐怕會摧毀突破性發明的研發誘因，但Fed. Cir.原判決忠實依循相關法規及既有判例教示，如何在獎勵發明人及確保公眾均霑創新利益之間取得平衡，應由美國國會解決。[2]
美國最高法院本案判決一出，各路專家紛紛發表評論分析，譬如Fed. Cir.前院長Paul Michel預測，範圍較大的上位概念Claim若想通過下級法院35 U.S.C. 112檢驗，說明書須明示Genus下哪些Species具有或不具有Claim所寫功能特徵及其理由，也就是，若通常知識者須以嘗試錯誤法篩選可能Species，即使是習知慣用方法，都可能被視為未滿足可據以實施要件；換個角度說，就是說明書須告知通常知識者一切必要細節，讓通常知識者毋須先製造出不具所請功能的Species後再一一排除，而是可以直接按說明書做出具所請功能的全部Species。果然， Baxalta v. Genentech一案判決結果隨後就印證了他的預言：Baxalta稱，通常知識者毋須過度實驗，只需利用系爭專利說明書揭露的例行作業（指hybridoma-and-screening），即可找出專利範圍內的適用抗體，但Fed. Cir.引用美國最高法院Amgen v. Sanofi案判例，認定相關專利範圍因未滿足可據以實施要件而無效。[3]
對付範圍過大的功能性語言寫法Claim，可據以實施要件是大殺器，類似的Claim處境堪慮。這類寫法常見於抗體專利案件，甚至在軟體、AI等領域的發明案亦不罕見。USPTO已發出內部Email，表示已開始研究美國最高法院本案教示，在後續結論指示發布前，USPTO人員審查可據以實施要件時，仍應依循MPEP 2161、2164及其他相關章節指引。[4]
美國聯邦巡迴上訴法院（Fed. Cir.）
Fed. Cir. 2023年作成多項專利訴訟案件判決。[5]其中，LKQ v. GM一案，Fed. Cir.認為Durling-Rosen兩步測試法未被美國最高法院KSR v. Teleflex, S. Ct. Case No. 04-1350 (Apr. 30, 2007)判例推翻，仍是美國設計案是否符合35 U.S.C. 103非顯而易見要件的適用判準。LKQ不服，請求重議，Fed. Cir.已撤銷原合議庭判決，將轉由全院法官聯席（en banc）審理，其判決勢必影響美國設計專利未來的訴訟及申請趨勢。[6]
而Intel v. PACT XPP Schweiz案，程序各方皆同意兩件引證案合併後揭露了系爭專利範圍全部元件，但因兩件引證案要解決的問題相同，專利所有權人PACT主張，主要引證既已解決同一問題（只不過解決的方式不同於次要引證），程序請求人Intel未說明通常知識者何以會認為採用次要引證有主要引證未及的改良進步，PTAB因此裁定Intel未能證明標的專利範圍顯而易見。但Fed. Cri.不認同PTAB見解，指引證案Kabemoto及引證案Bauman要解決的問題相同，而引證案Bauman揭露習知解決方法，正是KSR案及Fed. Cir.既有判例所說的結合動機，只要Intel證明1)先前技術存在一既有問題且2)引證案Bauman揭露發明可解決此一問題，則組合兩者教示並未超出通常知識者的技巧能力。[7]
此外，Cellect案判決也值得關注。同族授權專利被認定有顯而易見型重覆授權（obviousness-type double patenting，簡稱ODP）問題，因各自取得的專利權期間調整（patent term adjustment，簡稱PTA）天數不同而有不同屆期日，且無法提期末拋棄（terminal disclaimer，簡稱TD）回溯補救，導致系爭專利無效。相對於毫無頭緒地找102、103引證案，Cellect案判決示範了一種相對低成本的攻擊路線。Cellect已就本案判決尋求Fed. Cir.聯席審理機會，若無法推翻本案原判決意見，有大量美國同族專利的所有權人、慣常以複數子案保護發明成果的申請人，或應研究因應對策。[8]
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