USPTO修訂37 CFR 1.704(d) 有意最大化美國Patent Term者務須注意

黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

USPTO修訂37 CFR 1.704(d)法條文字，若提交IDS但不希望被計為申請人延誤、倒扣PTA天數，自2023年7月17日起，須以指定方式提交USPTO制式表格。

USPTO 2023年6月15日公告[1]修訂37 CFR 1.704(d)法條文字：若申請人提交IDS，但不希望被計為申請人延誤、倒扣專利權存續期間調整（patent term adjustment，簡稱PTA）天數，須使用USPTO制式表格，並以指定方式提交IDS。

依37 CFR 1.704(d)，凡屬37 CFR 1.704 (c)(6)、(c)(8)、(c)(9)、(c)(10)、(c)(12)應扣PTA天數的申請人延誤，若（RCE）僅單純提交IDS[2]，且所呈報資訊是未超過30天前收到的美國或外國對應案OA、其初次引用文獻，並按37 CFR 1.704(d)(1)如此聲明，即不計入應扣PTA天數的申請人延誤。

但因前述修法新增37 CFR 1.704(d)(3)條文，2023年7月17日起，若有美國或外國對應案OA、其初次引用文獻要呈報，並在收迄日起30日內即提IDS揭露，可能有以下三種情況：

(1) IDS附具的37 CFR 1.704(d)(1)聲明，係依新增條文①使用USPTO表格PTO/SB/133，②上傳時選取文件編碼PTA.IDS，且③未變更該表制式文字，則此次IDS呈報不計入應扣PTA天數的申請人延誤。否則，任一要件未滿足，即視為未提交37 CFR 1.704(d)(1)聲明。

(2) IDS附具了37 CFR 1.704(d)(1)聲明，但因未使用制式表格PTO/SB/133或其他問題，被視為未提交37 CFR 1.704(d)(1)聲明。則其補救方式，是在專利授權公告之日起2個月內檢附相關事證，繳費依37 CFR 1.705(b)請求USPTO派員審核、准予加回依法不屬申請人延誤的PTA天數。

(3) IDS未附具37 CFR 1.704(d)(1)聲明。則其補救方式，是在專利授權公告之日起2個月內後補37 CFR 1.704(d)(1)聲明、繳費依37 CFR 1.705(b)請求USPTO重新加回PTA天數，並須另外再繳一筆規費依37 CFR 1.183提Petition，請USPTO接受逾期後補的37 CFR 1.704(d)(1)聲明。但應注意，USPTO表示正考慮調整辦法，若再有後續公告，屆時作業應以新公告辦法為準。

至於有美國或外國對應案OA、其初次引用文獻應呈報，卻未及於收迄日起30日內提IDS呈報者，無37 CFR 1.704(d)適用資格，勢必因IDS呈報被視為申請人延誤、倒扣PTA天數。

這30天的期限無法請求展延，因此，希望最大化專利權存續期間的申請人，務須把握30天的呈報期限。

備註：

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