TTAB推翻USPTO之商標聲明不專用要求： TTAB 2022年In re Lego Juris A/S案

丹麥商Lego Juris A/S公司（Lego公司）向美國專利商標局（USPTO）申請註冊兩個組成元素相同，僅排列組合方式有異的商標。商標審查官要求Lego公司就其商標圖樣中不得註冊部分聲明不專用（disclaimer）。Lego公司以其商標雖為聯合式商標（composite marks），但已構成單一商標（unitary marks），故無不得註冊之部分為由，拒絕審查官之要求，申請案因此遭到核駁。Lego公司遂向美國商標審理暨上訴委員會（TTAB）提出上訴，尋求翻案……

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王思原／世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授

商標聲明不專用與單一商標例外

在美國商標法上，聲明不專用指聯合式商標之註冊人（registrant），表示其註冊者為商標之整體，不及於聲明不專用之特定部份[1]。任何由一個以上元素（elements）組成的商標，皆可被歸類為聯合式商標[2]。聲明不專用的對象通常為聯合式商標中具描述性、不實描述性、主要地理描述性、通用性及不具商標功能之部份[3]。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）指出，聲明不專用制度之政策理由在於：（1）使聯合式商標中含有不得註冊元素之申請人，亦得享有商標註冊帶來的好處；（2）避免註冊商標權人於整體商標外，另就不得註冊之描述性或通用性部份主張專用權。如此，競爭對手得以安心使用聲明不專用之部份，無須擔心註冊商標權人之騷擾[4]。

現行聯邦商標法15 U.S.C. § 1056(a)規定，USPTO得要求申請人將商標中不得註冊的部分聲明不專用以取得註冊；申請人亦得自願就所申請註冊之商標中特定部分聲明不專用。本項規定有三點值得注意之處：（1）法條用語為「得」而非「應」，故USPTO就要求聲明不專用與否有裁量空間，申請人拒絕遵從者，USPTO得核駁其申請；（2）商標整體須具可註冊性；亦即，該商標除不得註冊之部分外，須至少有一額外部份；該部份單獨或與不得註冊部分結合後須具可註冊性。又或該商標雖僅由數不可註冊部份結合而成，但此結合體構成單一商標，產生有別於個別組成部份之意義，從而具可註冊性；（3）申請人亦主動聲明不專用，接受與否由USPTO決定。實務上，有些申請人為求審查過程順利，主動聲明不專用[5]。

實務上，多數申請人選擇遵循審查官之要求，就其指定之部分聲明不專用，以免延宕審查過程[6]。少數不願意配合的申請人通常會以單一商標例外（unitary mark exception）作為拒絕之依據。亦即，聯合式商標中不得註冊之部分本應聲明不專用，但若該聯合式商標構成單一商標，則無須再就該部分聲明不專用[7]。構成單一商標的條件是，該商標必須創造出單一且獨特的商業印象。單一性測試的重點在於該商標組成元素之整合或合併，是否已達不可分離之程度[8]。CAFC提出三項判斷因素：（1）是否有線條或其他設計特徵實際上連結各組成元素；（2）各組成元素是否彼此接近或肩並肩排成一線；（3）各文字之本身之意義、文字意義間的關聯性，及文字與商品或服務間之關聯性。另外，單一性判斷，應以一般消費者於正常行銷條件下，接觸該商標時所產生之反應為準[9]。

本案背景

Lego公司於2019年11月19日向USPTO申請於主要註冊簿註冊兩個組成元素相同，僅排列組合方式有異的商標[10]如圖一。

圖一、系爭商標圖樣

圖片來源：In re Lego Juris A/S, 2022 USPQ2d 443 (TTAB 2022)

Lego公司表示，系爭商標圖樣中之黑色、黃色及紅色為商標之特徵，非拉丁化文字「悟空小俠」則是MONKIE KID的中文對應詞。這兩個商標同樣用於國際分類第9、16、21、25、28、41及42 類之商品及服務。這些商品及服務中有許多是專門給兒童使用的：例如，第9類商品包括兒童數位影音光碟(DVD)；第16類商品包括兒童出版品；以及第41類服務包括兒童遊戲場所遊樂設施之提供[11]。

商標審查官要求Lego公司就商標圖樣中的「KID」及「小俠」聲明不專用。其理由為，「KID」及「小俠」為系爭商品及服務使用者之描述性用語，不具識別性。Lego公司則主張系爭商標構成單一商標，無須聲明不專用，拒絕審查官之要求。申請案遭USPTO核駁後，Lego公司向TTAB提出上訴。TTAB受理，並應審查官之請求，將兩案併案審理[12]。

TTAB認為系爭商標無須聲明不專用

TTAB認為本案Lego公司所申請註冊的兩個聯合式商標皆構成單一商標，因此，無須聲明不專用。

首先，系爭商標存在若干串連不同元素的設計特徵，因此，有利於單一性之認定。例如，MONKIE和KID兩個字中間，插入了一個經過設計的猴頭。在審查官眼中，此猴頭是一個空格，分隔了MONKIE和KID。但TTAB則認為，猴頭設計在物理上與MONKIE的最後一個字母及KID的第一個字母略為重疊，從而將MONKIE和KID串連起來。再者，KID的字母I上方的探出的捲尾，會讓人產生猴子藏身於KID後面的感覺。中文字「俠」的捲尾設計，也產生類似效果[13]。

其次，審查官認為，KID是紅色的，但商標中其他文字卻是黃色的，這使得KID看起來與眾不同。但TTAB則認為，由於串連MONKIE和KID的猴頭設計兼有紅黃兩色，因此，這種色彩搭配有助於兩個字的結合。MONKIE和KID兩字下方紅黃相間的橫條設計，更有強化整體感的效果。因此，整體而言，系爭商標中之元素已合併至不可分離之程度[14]。

最後，TTAB認為，在潛在消費者的認知中，「KID」及「小俠」並非系爭商品或服務使用者的描述性用語。其理由在於，商標中猴子相關設計元素與各種特徵的連結，造成有一種名為「monkey kid」的生物的印象。潛在消費者比較可能認為KID及小俠指的是商標圖樣所描繪「MONKEY KID」。因此，系爭商標中可註冊部分與不得註冊性部分結合的結果，已產生了一個本身具獨特意義的商標[15]。

結論

基於上述理由，TTAB認為系爭商標中之「KID」及其中文對應詞「小俠」，與其他元素已結合成為一不可分之整體（inseparable whole）。因此，聲明不專用之要求應予免除。

備註：

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