雷曼兄弟進入破產程序視為放棄商標？2022年聯邦巡迴上訴法院Tiger Lily Ventures Ltd. v. Barclays Capital Inc.案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

雷曼兄弟公司自2008年破產以來，在美國的大部分資產與商標權被巴克萊資本公司收購。有一家公司在2013年向美國申請註冊「雷曼兄弟」商標，被巴克萊公司提出異議，認為雷曼兄弟公司在破產程序中仍有使用「雷曼兄弟」商標，並未放棄該商標權。2022年聯邦巡迴上訴法院做出判決，認為在破產程序中，雷曼兄弟公司仍持續使用該商標。

在美國商標法下，若停止使用商標，且不打算重新使用商標，視為放棄商標。放棄商標將導致商標權喪失，包括已註冊的聯邦商標可被廢止，或者不得再主張普通法上的商標權。

巴克萊資本公司取得「雷曼兄弟」商標卻未延展

巴克萊資本公司（Barclays Capital，以下簡稱巴克萊公司）為跨國銀行控股公司巴克萊銀行（Barclays PLC）集團之投資子公司。2008年9月，雷曼兄弟控股公司破產後，巴克萊公司收購雷曼兄弟在美洲的業務。

在收購契約中，雷曼兄弟公司也將聯邦註冊商標「雷曼兄弟」（Lehman Brothers）轉讓給巴克萊公司。之後巴克萊公司回頭將該商標授權給雷曼兄弟公司，讓其可就破產程序中，於全球範圍、非專屬授權地使用「雷曼兄弟」商標。但在隨後幾年，巴克萊公司對美國註冊的「雷曼兄弟」商標，到期後均未申請延展[1]。

Tiger Lily公司申請註冊「雷曼兄弟」商標

2013年3月，一家與雷曼公司、巴克萊公司皆無關的Tiger Lily公司，向美國專利商標局申請註冊「雷曼兄弟」（LEHMAN BROTHERS）文字商標，指定使用於啤酒、烈酒。同年10月，巴克萊公司也向美國申請註冊「雷曼兄弟」文字商標，指定使用於各項金融服務。2014年6月，Tiger Lily又申請一樣的「雷曼兄弟」文字商標，指定使用於酒吧、餐飲服務業[2]。

2014年11月，巴克萊公司對Tiger Lily的二項商標申請案提出異議，認為Tiger Lily的商標與巴克萊公司的商標混構成混淆誤認[3]。

TTAB認定巴克萊公司並未放棄其商標權

由於巴克萊公司原來聯邦註冊的「雷曼兄弟」商標均屆未延展而消滅，但普通法上的商標權未必消滅。故商標審理救濟委員會（TTAB）須討論，巴克萊公司對於該普通法上之商標權是否有優先權（先使用日）。Tiger Lily公司則主張，就算巴克萊公司有優先權，也已經放棄（abandon）其商標權[4]。

TTAB認為，Tiger Lily未能證明巴克萊公司已經放棄「雷曼兄弟」商標。而Tiger Lily 申請商標時填寫的最早使用日為2013年3月6日，晚於雷曼兄弟公司使用「雷曼兄弟」商標的優先權日，因此認為巴克萊公司因承繼雷曼兄弟公司而具有該商標的優先權[5]。

進而，TTAB討論二商標是否存在混淆誤認之虞。 TTAB認為，二公司申請的文字商標一模一樣。Tiger Lily申請用於啤酒烈酒、酒吧餐飲服務，巴克萊公司申請用於各項金融投資服務，商品服務類雖然完全不同，但因巴克萊公司承繼雷曼兄弟公司取得的「雷曼兄弟」屬於著名商標，消費者看到Tiger Lily使用相同商標於產品服務上，可能會誤以為Tiger Lily的與巴克萊公司是關係企業、授權關係等，產生關連性混淆（廣義混淆誤認）[6]。

TTAB認為，巴克萊公司對Tiger Lily的商標申請案所提出異議，因可能構成混淆誤認，故異議成立。

聯邦巡迴上訴法院判決

Tiger Lily對此結果提出上訴，由聯邦巡迴上訴法院管轄，並於2022年6月做出判決。Tiger Lily主要提出二點主張：(1)其認為巴克萊公司已經放棄使用「雷曼兄弟」商標；2.其認為，自己申請的商標指定使用於啤酒、烈酒、酒吧餐廳服務，並不會與巴克萊公司的「雷曼兄弟」商標產生混淆誤認[7]。

以下僅特別討論，在美國商標法的標準下，巴克萊公司到底有無「放棄」「雷曼兄弟」商標？

放棄商標的二項要件

美國商標法第1052條(d)前段規定：「(d)商標含有近似於美國專利商標局註冊商標、他人於美國境內先使用且未放棄（not abandoned）之商標及商號名稱，....」，屬於商標不得註冊事由。故若是先使用但已放棄的商標，不能對他人申請案提出異議。

根據第1127條的定義，「當商標已停止使用並有不再重行使用的意圖」，將被視為「放棄」。此時有二個要件：(1)不使用（nonuse）；(2)不再重行使用的意圖（intent not to resume use）。關於「不使用」要件，過去判例認為，即便是非常有限的使用，都可以避免被認定為法條中的「停止使用」（discontinued）[8]。

備註：

1. Tiger Lily Ventures Ltd. v. Barclays Capital Inc., 35 F.4th 1352, 1356-57 (Fed.Cir., Jun 01, 2022).
2. Id. at 1357.
3. Id. at 1357.
4. Id. at 1357.
5. Id. at 1357.
6. Id. at 1357.
7. Id. at 1358.
8. Id. at 1360.

【詳細內容請見《北美智權報》333期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】