保德信PRU商標被搶註為網域名稱?2023年第四巡迴法院保德信集團pru.com案

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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自家商標被他人註冊為網域名稱?在美國可根據商標法提起訴訟,請求移轉該域名給商標權人。全球金融公司保德信集團(Prudential)擁有PRU商標,而一家中國公司在美國搶註冊PRU.COM這個網域名稱。透過訴訟,2023年2月第四巡迴法院判決,該公司構成域名搶註冊行為,須將該域名移轉給保德信集團。

中國深圳某公司註冊pru.com網域名稱

Shenzhen Stone Network Information公司(簡稱SSN公司)是一家中國網路公司,主要業務是透過各種網路媒體通路提供金融經濟資訊給中國客戶,尤其是外匯市場資訊。張先生是SSN公司的CEO,且代表SSN公司註冊管理PRU.COM網域名稱[1]。

2017年10月13日,張花了10萬美元透過網域名稱交易公司Sedo.com ,購買了「PRU.COM」這個網域名稱,該網域名稱之前是由一家不知名的德州公司擁有。位於亞利桑那州的GoDaddy公司是「PRU.COM」這個網址的受理註冊商(registrar),而維吉尼亞州的VeriSign公司則是域名註冊管理機構(registry)。張向GoDaddy註冊該網域名稱時,簽署了「GoDaddy 網域名稱註冊協議」,包括約定將來若發生爭議,需至亞利桑那州進行爭端解決[2]。

保德信與PRU商標

保德信是美國的保險、金融服務公司,在全球營運。 2002年11月,保德信在美國註冊了「PRU」和其他「PRU」相關的商標。 但是在中國,保德信並沒有註冊「PRU」商標,因為英國的保誠人壽(Prudential plc)在中國使用「PRUDENTIAL」商標。根據美國的保德信與英國保誠人壽的協議,保德信不會在中國使用PRU或PRU相關的商標[3]。

2020年3月,保德信試圖取得PRU.COM這個網域名稱,但得知已經被人取得。記錄顯示,2020年3月18日前後,GoDaddy的網址經紀人通知SSN公司有匿名公司想要買下這個網域名稱。SSN公司回信給經紀人拒絕該出價,表示之前曾收到這個網址的六位數出價,並希望瞭解買家的業務與地點。但後來訴訟時,SSN卻表示,除了保德信的出價之外,並沒有收過其他人的出價[4]。

提起爭端解決程序與訴訟

2020年3月25日,保德信向世界智慧財產權組織(WIPO),根據其統一網域名稱爭端解決政策(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)提出爭端處理要求[5]。當時針對的對象是受理註冊商GoDaddy公司。透過該程序,保德信得知是張先生註冊了PRU.COM這個網址。2020年3月30日,WIPO鎖住了PRU.COM這個網址,在爭議解決期間不能編輯更新該網站內容。4月9日,保德信提出了5萬美元的新出價,但張拒絕該價格[6]。

SSN公司解釋,其打算發展PRU.COM 這個網域名稱變成一個包含外匯交易或財經新聞的網站或產品。但是,SSN公司從未上傳任何可閱讀的內容或素材到PRU.COM網站。且自從SSN取得該網域名稱後,任何上到這個網址的人,都會被導向GoDaddy的停放頁面,其上包括顯示Prudential標誌和其他美國保險公司標誌的超鏈結;以及一句話「你想購買這個域名嗎?」[7]

2020年4月22日,保德信在維吉尼亞州東區法院對張先生和該網址(對物之訴)提起訴訟,並撤回在WIPO的爭端解決程序。其主張張違反了聯邦商標法第1125條(d)的《反域名搶註消費者保護法》(Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act)[8]。 保德信並請求法院將該網址移轉給保德信。地區法院判決原告勝訴,SSN公司提起上訴[9]。

法院管轄權:對物之訴

聯邦商標法第1125條(d)規定了網域搶註的特殊規定。首先,在法院管轄權方面,其規定可對搶註者有屬人管轄權的法院起訴;若不確定法院對搶註冊者有屬人管轄權,則可對網域名稱提出對物之訴(in rem action),並可至受理註冊商或域名註冊管理機構所在地法院提起訴訟(15 U.S.C. §1125(d)(2)(A))。

本案中,張是代替SSN公司註冊管理該網域名稱,故應該以SSN公司的屬人管轄權來決定法院[10]。而且,「GoDaddy網域名稱註冊協議」的管轄權約定,只是約定若涉及網域名稱爭端解決,但並沒有涉及違反聯邦商標法的管轄權[11]。由於SSN公司是中國公司,美國沒有一個法院對其有屬人管轄權,因此,保德信對該網域名稱註冊管理機構VeriSign公司所在的維吉尼亞州提出對物訴訟,是適當的作法[12]。

初始註冊以及事後再註冊

根據第1125條(d)(1)(A),所謂的網域搶註者(cybersquatter),乃指一人註冊(registers)了一相同或混淆近似於一具識別性之商標或著名商標,具有從該網域中「獲利之惡意」(bad faith intent to profit),對商標權人負侵權之責[13]。但是,該法並沒有名確定義何謂「註冊」。

SSN公司主張, 若網域名稱「初始註冊」(initial registration)時是出於善意,就沒有該條的責任。其主張,該網域名稱最早是由一家不知名德州公司註冊,當時保德信還沒有註冊「PRU」商標,而SSN公司是在2017年才買下該網域名稱,故不會違反第1125條(d)之網域搶註[14]。

關於「註冊」的爭議,之前第三、第九、第十一巡迴法院,曾經採取不同解釋。第三巡迴法院認為,「註冊」並不限於初始註冊,也包括後來的「再註冊」[15]。 第十一巡迴法院也認為,「註冊」不限於於初始註冊[16]。但第九巡迴法院卻認為,註冊應限於「初始註冊」[17]。

對於此爭議,第四巡迴法院認為,對「註冊」一詞,應猜取一般通常之解釋。而一般通常解釋,註冊就包含「再註冊」[18]。第四巡迴法院也認為,要採取此種解釋,才真正能夠達到打擊域名搶註行為,而符合該條修法之目的[19]。


備註:

  1. Prudential Insurance Company of America v. Shenzhen Stone Network Information Ltd., 2023 WL 367217, at *1 (4th Cir., January 24, 2023).
  2. Id. at *1.
  3. Id. at *2.
  4. Id. at *2.
  5. Id. at *2.
  6. Id. at *2.
  7. Id. at *2.
  8. Id. at *3.
  9. Id. at *3.
  10. Id. at *4.
  11. Id. at *5.
  12. Id. at *5.
  13. 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A).
  14. Id. at *6.
  15. Schmidheiny v. Weber, 319 F.3d 581, 582 (3d Cir. 2003).
  16. Jysk Bed’N Linen v. Dutta-Roy, 810 F.3d 767, 777 (11th Cir. 2015).
  17. GoPets Ltd. v. Hise, 657 F.3d 1024, 1026 (9th Cir. 2011).
  18. Prudential Insurance Company of America, 2023 WL 367217, at *7.
  19. Id. at *8.


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