保德信PRU商標被搶註為網域名稱？2023年第四巡迴法院保德信集團pru.com案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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自家商標被他人註冊為網域名稱？在美國可根據商標法提起訴訟，請求移轉該域名給商標權人。全球金融公司保德信集團（Prudential）擁有PRU商標，而一家中國公司在美國搶註冊PRU.COM這個網域名稱。透過訴訟，2023年2月第四巡迴法院判決，該公司構成域名搶註冊行為，須將該域名移轉給保德信集團。

中國深圳某公司註冊pru.com網域名稱

Shenzhen Stone Network Information公司（簡稱SSN公司）是一家中國網路公司，主要業務是透過各種網路媒體通路提供金融經濟資訊給中國客戶，尤其是外匯市場資訊。張先生是SSN公司的CEO，且代表SSN公司註冊管理PRU.COM網域名稱[1]。

2017年10月13日，張花了10萬美元透過網域名稱交易公司Sedo.com ，購買了「PRU.COM」這個網域名稱，該網域名稱之前是由一家不知名的德州公司擁有。位於亞利桑那州的GoDaddy公司是「PRU.COM」這個網址的受理註冊商（registrar），而維吉尼亞州的VeriSign公司則是域名註冊管理機構（registry）。張向GoDaddy註冊該網域名稱時，簽署了「GoDaddy 網域名稱註冊協議」，包括約定將來若發生爭議，需至亞利桑那州進行爭端解決[2]。

保德信與PRU商標

保德信是美國的保險、金融服務公司，在全球營運。 2002年11月，保德信在美國註冊了「PRU」和其他「PRU」相關的商標。 但是在中國，保德信並沒有註冊「PRU」商標，因為英國的保誠人壽（Prudential plc）在中國使用「PRUDENTIAL」商標。根據美國的保德信與英國保誠人壽的協議，保德信不會在中國使用PRU或PRU相關的商標[3]。

2020年3月，保德信試圖取得PRU.COM這個網域名稱，但得知已經被人取得。記錄顯示，2020年3月18日前後，GoDaddy的網址經紀人通知SSN公司有匿名公司想要買下這個網域名稱。SSN公司回信給經紀人拒絕該出價，表示之前曾收到這個網址的六位數出價，並希望瞭解買家的業務與地點。但後來訴訟時，SSN卻表示，除了保德信的出價之外，並沒有收過其他人的出價[4]。

提起爭端解決程序與訴訟

2020年3月25日，保德信向世界智慧財產權組織（WIPO），根據其統一網域名稱爭端解決政策（Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy）提出爭端處理要求[5]。當時針對的對象是受理註冊商GoDaddy公司。透過該程序，保德信得知是張先生註冊了PRU.COM這個網址。2020年3月30日，WIPO鎖住了PRU.COM這個網址，在爭議解決期間不能編輯更新該網站內容。4月9日，保德信提出了5萬美元的新出價，但張拒絕該價格[6]。

SSN公司解釋，其打算發展PRU.COM 這個網域名稱變成一個包含外匯交易或財經新聞的網站或產品。但是，SSN公司從未上傳任何可閱讀的內容或素材到PRU.COM網站。且自從SSN取得該網域名稱後，任何上到這個網址的人，都會被導向GoDaddy的停放頁面，其上包括顯示Prudential標誌和其他美國保險公司標誌的超鏈結；以及一句話「你想購買這個域名嗎？」[7]

2020年4月22日，保德信在維吉尼亞州東區法院對張先生和該網址（對物之訴）提起訴訟，並撤回在WIPO的爭端解決程序。其主張張違反了聯邦商標法第1125條(d)的《反域名搶註消費者保護法》（Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act）[8]。 保德信並請求法院將該網址移轉給保德信。地區法院判決原告勝訴，SSN公司提起上訴[9]。

法院管轄權：對物之訴

聯邦商標法第1125條(d)規定了網域搶註的特殊規定。首先，在法院管轄權方面，其規定可對搶註者有屬人管轄權的法院起訴；若不確定法院對搶註冊者有屬人管轄權，則可對網域名稱提出對物之訴（in rem action），並可至受理註冊商或域名註冊管理機構所在地法院提起訴訟（15 U.S.C. §1125(d)(2)(A)）。

本案中，張是代替SSN公司註冊管理該網域名稱，故應該以SSN公司的屬人管轄權來決定法院[10]。而且，「GoDaddy網域名稱註冊協議」的管轄權約定，只是約定若涉及網域名稱爭端解決，但並沒有涉及違反聯邦商標法的管轄權[11]。由於SSN公司是中國公司，美國沒有一個法院對其有屬人管轄權，因此，保德信對該網域名稱註冊管理機構VeriSign公司所在的維吉尼亞州提出對物訴訟，是適當的作法[12]。

初始註冊以及事後再註冊

根據第1125條(d)(1)(A)，所謂的網域搶註者（cybersquatter），乃指一人註冊（registers）了一相同或混淆近似於一具識別性之商標或著名商標，具有從該網域中「獲利之惡意」（bad faith intent to profit），對商標權人負侵權之責[13]。但是，該法並沒有名確定義何謂「註冊」。

SSN公司主張， 若網域名稱「初始註冊」（initial registration）時是出於善意，就沒有該條的責任。其主張，該網域名稱最早是由一家不知名德州公司註冊，當時保德信還沒有註冊「PRU」商標，而SSN公司是在2017年才買下該網域名稱，故不會違反第1125條(d)之網域搶註[14]。

關於「註冊」的爭議，之前第三、第九、第十一巡迴法院，曾經採取不同解釋。第三巡迴法院認為，「註冊」並不限於初始註冊，也包括後來的「再註冊」[15]。 第十一巡迴法院也認為，「註冊」不限於於初始註冊[16]。但第九巡迴法院卻認為，註冊應限於「初始註冊」[17]。

對於此爭議，第四巡迴法院認為，對「註冊」一詞，應猜取一般通常之解釋。而一般通常解釋，註冊就包含「再註冊」[18]。第四巡迴法院也認為，要採取此種解釋，才真正能夠達到打擊域名搶註行為，而符合該條修法之目的[19]。

備註：

1. Prudential Insurance Company of America v. Shenzhen Stone Network Information Ltd., 2023 WL 367217, at *1 (4th Cir., January 24, 2023).
2. Id. at *1.
3. Id. at *2.
4. Id. at *2.
5. Id. at *2.
6. Id. at *2.
7. Id. at *2.
8. Id. at *3.
9. Id. at *3.
10. Id. at *4.
11. Id. at *5.
12. Id. at *5.
13. 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A).
14. Id. at *6.
15. Schmidheiny v. Weber, 319 F.3d 581, 582 (3d Cir. 2003).
16. Jysk Bed’N Linen v. Dutta-Roy, 810 F.3d 767, 777 (11th Cir. 2015).
17. GoPets Ltd. v. Hise, 657 F.3d 1024, 1026 (9th Cir. 2011).
18. Prudential Insurance Company of America, 2023 WL 367217, at *7.
19. Id. at *8.

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