吉普越野車的外觀商標保護：2022年第六巡迴法院Mahindra v. FCA US案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

吉普（Jeep）從1986年推出經典越野車Wrangler銷售至今，有明顯的外觀特徵，在美國受到未註冊商標的保護。來自印度的馬亨達（Mahindra）生產類似Jeep造型的越野車ROXOR，被美國國際貿易委員會認為侵害Jeep車外觀造型保護，命令禁止進口。2020年馬亨達重新設計了ROXOR，但吉普母公司FCA認為修改的幅度不夠，要求法院擴大禁令範圍，要達到「保持安全距離」的程度。

馬亨達模仿Jeep越野車的受保護商業外觀

美國飛雅特克萊斯勒集團（FCA）旗下擁有吉普這個品牌。Jeep從1986年推出經典越野車Wrangler銷售至今，就車前方的水箱罩的七個直立柵格和圓形車燈有註冊立體商標。但全車的其他外觀特徵，在美國受到未註冊商標的保護。

2018年8月，FCA向美國國際貿易委員會（USITC）提起第337條之侵權與禁止進口程序，認為馬亨達（Mahindra）所生產的2018-2019年式的ROXOR越野車，侵害了Jeep 經典越野車的商業外觀（受保護之未註冊商標）。

FCA主張Jeep越野車的商業外觀有六個重要特徵：

1. 四四方方的車身形狀，平坦的垂直側面，後部車身面板末端的高度，與前端引擎蓋高度大致相同；
2. 基本平坦的引擎蓋，帶有彎曲的側邊，在前方逐漸變窄；
3. 前輪梯形空間，前擋泥板或輪弧伸出水箱罩前方；
4. 一個扁平的水箱罩，帶有垂直的細長格柵槽和一個梯形輪廓，圍繞位於格柵上部的圓形前照燈；
5. 引擎蓋側方外露的閂鎖；
6. 側車身板底部上方的車門切口。

ITC在2019年8月判決，認為2018 -2019年式的ROXOR，確實侵害了Jeep的受保護商業外觀。並禁止進口2018 -2019年式的ROXOR，以及任何近似Jeep商業外觀而有混淆誤認之虞，或其他誤導其來源、產地、贊助關係者。

馬亨達重新設計後2020年式越野車

因為ITC的判決，所以馬亨達重新設計其越野車，將部分侵權的重要特徵都修改掉，提出「後2020年式」的新一代ROXOR越野者。馬亨達並向國際貿易委員會請求確認，其重新設計的「後2020年式ROXOR」，並沒有侵害Jeep受保護之商業外觀。

圖四為「後2020年式ROXOR」的設計，在上述6個重要特徵中，前五個幾乎都修改掉。以下用刪除線、藍色標示重新設計時改掉的地方。

1. 四四方方的車身形狀，平坦的垂直側面，後部車身面板末端的高度，與前端引擎蓋高度大致相同；
2. 基本平坦的引擎蓋，帶有彎曲的側邊，在前方逐漸變窄；
3. 前輪梯形空間，前擋泥板或輪弧伸出水箱罩前方；
4. 一個扁平的水箱罩，帶有垂直的細長格柵槽和一個梯形輪廓，圍繞位於格柵上部的圓形前照燈；
5. 引擎蓋側方外露的閂鎖；
6. 側車身板底部上方的車門切口。

安全距離規則？

FCA則主張「安全距離規則」（safe-distance rule）。亦即，如果之前已經構成侵權，後續的修改，不能僅是「沒有混淆誤認之虞」，應該要比「沒有混淆誤認之虞」保持更遠的安全距離。

但ITC認為，過去的案例從來沒有正式承認安全距離規則，其頂多是一個政策考量，且該原則只有在聯邦法院被引用。因此，其不接受這個主張，而僅就重新設計的「後2020年式ROXOR」有無與Jeep的商業外觀特徵進行混淆誤認之虞判斷。最後認為沒有混淆誤認之虞，故修正之前所下達的禁止進口命令，排除「後2020年式ROXOR」。

FCA對此ITC決定不服，上訴到聯邦巡迴上訴法院（FCAC），而FCAC在2022年3月確認ITC的判決並無問題。

FCA另外法院請求核發永久禁制令，並以安全距離規則為標準

FCA同時決定另外到密西根東區聯邦地區法院提起訴訟，請求法院命令永久禁止馬亨達製造銷售侵害其Jeep車商業外觀的產品，並堅持請法院以「諳全距離規則」為標準，而非單純以「沒有混淆誤認之虞」為標準。

地區法院認為，由於ITC並沒有判斷到底「後2020年式ROXOR是否與Jeep車商業外觀保持安全距離」，故ITC之前的決定對問題並無「請求權排除權」（類似台灣講的既判力）。但地區法院最後基於二點：(1)既然ITC認為沒有侵權，且(2)本案程序中被告尚未違反之前法院禁令，故在本案中不採用保持距離規則，亦即判決馬亨達勝訴。

第六巡迴法院判決推翻地區法院判決

本案上訴到第六巡迴法院，第六巡迴法院確認為應該適用安全距離規則。

其指出，此規則有二個目的：(1)該規則能夠避免之前已經侵權的侵權者，保留之前透過詐欺所獲取的商譽。(2)當之前的侵權人僅作了一點小更動，該規則讓法院不需要對每一個小更動都重新做整個混淆誤認判斷之審查。

第六巡迴法院同意，地區法院在適用安全距離規則時，有自己的裁量權。但是裁量權不能濫用，如果拒絕適用安全距離規則，需給予正當理由。

地區法院不願適用安全距離規則，有二個理由。第一個理由是ITC已經認為沒有混淆誤認之虞。但第六巡迴法院認為，有無混淆誤認之虞與是否保持安全距離，是兩個不同的問題，不因僅因為沒有混淆誤認之虞，就認為不適用安全距離原則。

第二個理由是，法院通常只有在被告違反之前的法院禁令，要下一個更重的禁令時，才會適用安全距離規則。但第六巡迴法院認為，過去也有案例，為了釐清第一次的禁令範圍，就適用安全距離規則，並非都等到被告違反第一次禁令之後才適用。

是否適用安全距離原則的考量

第六巡迴法院因而廢棄地區法院判決，並要求地區法院重新考量，是否要適用安全距離原則。考量的因素，除了原本地院強調的ITC認為不構成混淆誤認之認定外，還要考量，之前馬亨達2018-2019年式ROXOR 是否仍有殘留的混淆誤認印象，以及當初馬亨達的原始侵權是否為濫用或出於惡意。

在綜合判斷後，若地區法院認為要適用安全距離規則，則需進一步討論，到底後2020年式 ROXOR 之設計，是否與Jeep受保護商業外觀的獨特特徵，需保持安全距離。

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