延續美《專利法》第284條裁定之CAFC判例法 — 以實例探討「所失利益」範圍與限制

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陳秉訓／政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

依北美智權報第385期介紹[1]，美聯邦巡迴上訴法院（CAFC）根據美《專利法》第284條（35 U.S.C. § 284）延伸的判例法發展出至少兩類損害賠償：（1）所失利益（lost profits）與（2）合理權利金（reasonable royalty）。本文將探討上述損害賠償第一類「所失利益」中，雖准許專利權人得將「與專利物品搭售」的非專利物品納入損害賠償計算範圍，但其適用上仍有限制的部分。

基本原理

根據CAFC對Rite-Hite案判決[2]，35 U.S.C. § 284乃國會為實踐美聯邦憲法第1條第8項「所確保發明人能就其發現享有排他權」而制訂。

35 U.S.C. § 284要求當裁決有利於原告 / 專利權人時，法院應核發損害賠償給原告，以適當地補償其所受之侵害；但該損害賠償金額無論如何不能低於侵權人就使用發明而須支付之合理權利金，且應加上法院所核定之利息與費用。CAFC指出此規範奠定地方法院之「所失利益」計算之合法性基礎。

此外，CAFC表示無論針對合理權利金或所失利益部分，判例法已揭示採取「整體市場價值原則」，來檢視專利權人是否能就與專利裝置一起販售之非專利組件，主張該非專利組件應納入損害賠償計算。Paper案判決[3]則明確闡述，「整體市場價值原則」係採取客觀上合理的可能性，來檢視專利權人所原本可以達到的相關銷售量。

對Paper案判決之詮釋

在Paper案以前，針對使用於專利設備內之組成零件，判例法裁示如果該專利設備具有關鍵的重要性，以能實質上創造該組成零件之價值，專利權人即可依整體市場價值原則而請求該組成零件部分之損害賠償。CAFC表示Paper案判決明顯擴張整體市場價值原則之適用，即強調「非專利組件」於財務上與行銷上皆依賴「專利組件」。

但CAFC認為Paper案判決僅是因為個案中所有的組件一起被視為「單一總成」之零件，而才同意准許專利權人能復得該些非專利組件之利益。因此，所謂「財務上與行銷上皆依賴」與「合理的可能性」等是基於Paper案的事實情境而生之「引述用語」，並非是將整體市場價值原則與傳統約束脫勾。

在Paper案中，專利權人所欲復得之所失利益是針對「高速生產紙捲之整台機器」，包含數個實體上分開的組件[4]，而該些組件之一有內建該發明。

專利回捲機的輔助組件具有個別的功用，即該些組件個別執行整個回捲操作之一部分，但是該些組件乃一起構成一個「功能性單元」（其包括專利組件）以能生產紙捲。因此，CAFC認為該些輔助組件即從該專利回捲機獲取其市場價值，此係因為該些組件並無獨立於該專利回捲機之使用目的。

CAFC指出在Paper案後，有相似判決將整體市場價值原則限縮適用於的情況是，專利組件和非專利組件是類比於一個「單一運作單元」（single functioning unit）。據此，CAFC表示當所欲復原者是針對非專利組件之銷售量、且該非專利組件係與專利組件一同販售時，在過去案例中，相關所涉事實明顯意指損害賠償之限制，而要求該非專利組件必須與該專利組件一起以某種方式運作，以能產生所期待的終端產品或結果；亦即，所有該些組件一起必須能類比於一個單一總成之組件、或為一台完整機器的零件、或其必須構成一個「功能性單元」。

因此，CAFC認為針對某物件乃實質上與專利發明間並無「功能性關係」（functional relationship）、且僅因方便性或經營上有好處（convenience or business advantage）之緣故才曾與侵權物品一同銷售，其判例法並未將損害賠償責任延伸到該類物件；而若就該類物件的損害給予補償，是會超過對侵權行為的適度補償。

限制案例：Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc.案判決[5]

在CAFC審理Am. Seating案中，系爭專利為美國專利第5,888,038號（038號專利），其涉及合於法規的、用於大眾運輸工具的輪椅固定系統（wheelchair restraint system）。

於地方法院審理時，陪審團原本將原告銷售乘客座椅產品的所失利益納入原告的所失利益型損害賠償的核予，但後經被告之聲請，地方法院裁定該附隨銷售量（convoyed sales）部分（指乘客座椅）應從所失利益的損害賠償計算中移除。

此外，被告僅有型號VPRo I產品侵權成立，但卻以非侵權的型號VPRo II產品交付給客戶，以履行採購型號VPRo I產品的契約；而就此部分所致原告之所失利益，陪審團核給原告所失利益型損害賠償，而地方法院亦維持該核定。

於上訴審時，CAFC同意地方法院對此案關於「所失利益」損害賠償見解。特別關於乘客座椅產品之所失利益，CAFC指出原告未能舉證乘客座椅與該專利固定系統間具「功能性關係」。

界定「附隨銷售」

CAFC首先界定「附隨銷售」（convoyed sale）指專利物品的銷售與功能上相關連的非專利物件之間的關係。另外，CAFC認為專利權人能就與專利物件搭售的非專利元件（即附隨銷售）而獲得之所失利益補償，其情況是專利產品與非專利產品等皆視為單一總成的元件、或完整機器的零件，或專利產品與非專利產品等共同作為「功能性單元」。

CAFC指出，對於某物品乃與專利發明間實質上不存有「功能性關係」、且該物品曾與侵權物品一同銷售僅是因為方便性或經營上有好處，其判例法並未將損害賠償責任延伸到該類物品；因為若就該類物品的損害給予補償，是會超過對侵權行為的適度補償。

又，CAFC表示，如專利物品與非專利物品間是各自獨立運作，且「消費者需求」是該二者以整套方式銷售之唯一原因，則「功能性關係」即不存在。據此，CAFC指出即使消費者偏好從單一供應商取得乘客座椅與束縛式輪椅固定系統，以能輕鬆處理圖採購、維修、和統一設計與外觀等事務，但此卻無法立下定論而認為座椅和束縛式系統乃類比為單一總成之元件、或完整機器的零件，因而地方法院的裁定應維持。

再者，地方法院從對原告最有利的角度檢視相關證據，卻認為其不足以使陪審團認定該專利束縛式系統與非專利的乘客座椅等為「單一功能性單元」的零件。

案件證據分析

CAFC歸納Am. Seating案相關證據所顯示的三個問題包括：（1）038號專利的請求項並不涵蓋「向上反轉式」或「固定式」的乘客座椅；（2）束縛式系統的運作乃獨立於乘客座椅；（3）公車採購者不要求從同一家公司購買乘客座椅及束縛式系統。

具體而言，CAFC點出公車製造廠通常從「同一家公司」採購束縛式系統及乘客座椅，但此並非一直是如此，而該搭售現象是出於便利性與「一站式採買」的理由，卻不是基於該二個物件必須一起作用之要求。

此外，系爭專利說明書的最佳實施例陳述本發明之束縛式系統係設置於「鄰近座椅」，而該座椅乃折疊倚靠在公車的側邊，但CAFC表示系爭請求項卻未引述乘客座椅，並且「鄰近座椅」用語並未意涵該座椅與輪椅束縛式系統間有任何的「功能性關係」。CAFC又指出公車在使用原告的束縛式固定系統、且又以被告乘客座椅來裝備之情況下，其功能上會相同於裝設原告產品的公車。

Am. Seating案結論

因此，CAFC認為相關證據顯示乘客座椅值得具有市場價值、且富有不同於該專利產品之實用性目的；因而，既然在乘客用公車上之乘客座椅與束縛式固定系統之間明顯是無固有的內部交錯關係、或功能性關係，則地方法院認為陪審團無理由讓原告就附帶的乘客座椅銷售主張所失利益，即屬正確。

「所失利益」運用的實務意涵

於使用「所失利益」計算專利侵害的損害賠償時，關鍵是如何將專利權人的非專利物品納入賠償計算範圍。判斷重點是非專利物品是否專利物品間有「功能性關係」。

除了二類物品間有為達成某種目的而共同運作的事實外，請求項於撰寫時可以功能性或目的性之陳述，來描述與非專利物品間之互動或運作方式，如此應能強化「功能性關係」之認定。

如Am. Seating案中，系爭專利請求項1要件中，「用於束縛輪椅之物」雖連結「具設有輪椅區車輛」，但「車輛」本身卻無「一般座椅」之組件。為產生功能性關係，建議請求項1應可修飾為「具設有輪椅區與一般座椅區車輛」。另可強調輪椅區和一般座椅區的相對關係，例如裝設或解除束縛裝置時，是否會改變一般座椅區相關組件配製 — 可減少請求組件中，輪椅區與一般座位於一起銷售時之營業損失。

備註：

1. [1] 陳秉訓，以美《專利法》第284條判例法為基礎，從Paper案判決反觀台灣專利侵權在損害賠償上的計算，北美智權報，385期，2025年8月1日。
2. [2] Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).
3. [3] Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).
4. [4] 高速生產紙捲機器具體構成請參考北美智權報385期文章介紹。
5. [5] Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc., 514 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2008).

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 經歷： 台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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