2025年歐盟設計新穎性優惠期的範圍和適用定調 － 4：歐盟普通法院也駁回Case- T 6624無效申請案與落實優惠期真正意義

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葉雪美╱北美智權報　專欄作家

根據CDR第263條規定，無效申請人Lidl請求歐盟普通法院（下稱EU法院）撤銷EUIPO第三上訴EU委員會（EC）於2023年11月27日做出的裁決（案號R2336/2022-3）。Lidl對系爭設計提出質疑，主張其缺乏新穎性和獨特性。Lidl提出了三項主要論點，每項論點都針對CDR第7(2)條規定的優惠期適用的不同方面而提出。核心問題是，優惠期內對設計所做的修改是否會影響該條款所提供的保護？

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EU法院對Lidl提出三大主要論點進行分析

舉證責任

Lidl辯稱，證明優惠期例外適用的舉證責任應在於援引該例外的一方。然而，EU法院澄清說，雖然最初的舉證責任確實在於主張優惠期保護的一方，不過，無效申請人可以提出意見，但不承擔反駁CDR第7(2)條條件的舉證責任。

因此，EU法院認定EC的做法正確：（1）首先審查設計權人是否已製定適用優惠期的條件；（2）然後考慮了申請人的反駁，並（3）在整個訴訟過程中保持舉證責任的適當分配。

證據評估

Lidl對EC的證據評估提出質疑，指出不同版本的燈泡設計之間存在不一致。EU法院強調，證據評估應著重於揭露的內容，而不是設計統一性。因此，EU法院認為，設計之間的細微差別並不損害證據的有效性，特別是當這些差別不影響設計的整體印象時。

CDR第7條(2)款的解釋

最重要的方面，是涉及優惠期條款本身的解釋。EU法院提供了詳細的文本分析，指出CDR第7(2)條故意沒有使用「相同」（identical）或「相同設計」（same design）等詞語。這與CDR第41(1)條等立法者明確要求同一性（identity）的規定不同。這種刻意的語言選擇支持更靈活的（flexible）解釋。EU法院指出並強調了拒絕嚴格同一性（strict identity）要件的幾個主要原因：

1. 法規的目標是促進創新。
2. 市場測試的實際需求。
3. 根據市場回饋進行設計優化的必要性。

承認要求絕對身份會破壞優惠期設立的目的。



法律框架與未來影響

EU法院的解釋與新修訂的歐盟設計規則2024/2822（European Union Design Regulation, EUDR）完全一致，該條例明確規定了「整體印象相同或沒有差異」在先設計的自我揭露。這種協調創建了一個連貫的法律框架，該框架在新法規下將繼續具有相關性。

甚至，此決定還為評估公開設計和註冊設計之間的關係提供了實用指導。此保護範圍並非要求嚴格的同一性，而是擴展到產生與最初揭露的版本相同整體印象的設計，承認迭代產品開發的現實。

Case- T 6624案無效申請同樣被EU法院駁回

最終，EU法院駁回了Lidl的無效請求，解釋稱，CDR第7(2)條規定的「優惠期」例外並不要求D1與爭議設計完全相同。相反，只要D1與爭議設計創造了相同的整體印象就足夠了。

EU法院表示，Lidl提出的解釋意味著「透過註冊與市場上測試設計不完全相同的設計，設計師或其權利繼承人將面臨風險，即在優惠期內，他或她自己揭露的先前設計可能會在無效程序中被依據對其提起訴訟」。

此外，EU法院繼續指出，「這樣的解釋違背了CDR第7(2)條的目的，更廣泛地說，違背了共同設計保護制度的目的，即讓設計師能夠在市場上測試自己的設計，並鼓勵產品的創新和開發」。

結論

EU法院的全面分析標示著EU在設計法的重大發展。透過系統性地解決舉證責任、證據評估和優惠期條款的文本解釋，EU法院創建了一個清晰、實用的框架，既符合法律確定性，也符合商業現實。

此評判方法體現了對現代產品開發挑戰的深刻理解。透過拒絕「絕對統一性」的要件，同時保持「整體印象相同」的標準，EU法院在保護性和靈活性之間取得了謹慎的平衡。

Case- T 6624案判決符合CDR第7(2)條規定「優惠期」的初衷。設立優惠期是為了在產品開發的早期階段為設計師提供靈活性，使他們能夠在承擔設計註冊費用之前評估產品的商業潛力。這確保設計師不必擔心早期揭露（12個月內）的專利訊息而喪失設計新穎性。因為這些訊息雖然不完全相同，但整體效果相同，從而危及其外觀設計註冊的有效性。EU法院的解釋反映了設計開發的實際情況，產品通常需要根據測試和回饋進行多次迭代，才能最終定型。

Case- T 6624案判決的關鍵重點在於，

（1）優惠期允許在12個月內修改設計。

（2）無須確認已揭露設計與已註冊設計之間完全相同（to be identical）統一性。

（3）可根據市場測試優化設計，同時保持保護設計新穎性。

（4）只要能產生相同的整體印象，就可以進行更改。

（5）市場測試和後續修改被明確認定為合法作法。

上述判決的決定開創了一個重要的先例，將程序要求與實際業務需求相協調，使外觀設計保護制度在保持其基本保護功能的同時，更能響應現實市場產品開發流程。

我們相信這就是優惠期條款正確的實施方式，但這項決定為希望在EUIPO保護其設計的設計師提供了重要的確認。然而，判斷早期設計是否與後期設計產生相同的整體印象可能是一個主觀問題。因此，設計師在依賴「優惠期」例外時仍應謹慎行事。

有趣的是，在Case- T 6624案件審理期間，EU立法機關修改了第7條(2)款的引言，明確規定「如果所揭露的外觀設計與根據註冊的歐盟設計請求保護的設計相同或在整體印象上沒有差異，並且已經向公眾開放，則在適用第5條和第6條時，不應考慮該揭露」。

這種務實的作法確保了設計保護制度能夠實現其預期目的，即促進創新，同時保護合法商業利益。讓設計所有者現在可以更自信地利用「優惠期」作為其產品開發策略的一部分，因為只要他們保留適當的文件並尊重整體印象要求，合理的修改就不會損害設計發明的權利。

系列文章：

1. 2025年歐盟設計新穎性優惠期範圍與適用定調 － 1：新穎性優惠期與介紹Case- T 66/24案判決裁定
2. 2025年歐盟設計新穎性優惠期範圍與適用定調 － 2：EUIPO無效部門駁回Case- T 6624案無效申請案的決定
3. 2025年歐盟設計新穎性優惠期範圍與適用定調 － 3：Case- T 6624無效申請案先前設計與《歐盟設計規則》條文的適用

備註：

1. [1] 圖片來源：DECISION of the Third Board of Appeal of 27 November 2023,27/11/2023, R 2336/2022-3, LED light bulbs Page :8of 19。

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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