日本智財權審判制度運作與實務透析：2024年《審判及上訴實務研究會》綜合報告

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李淑蓮╱北美智權報　編輯部

日本專利局（JPO）審判暨上訴部自2006年起，每年均召集企業智慧財產權實務操作者、專利律師、律師及專利局行政法官等多方代表，組成「審判暨上訴實務研究會」(Trial and Appeal Practitioner Study Group) (下稱《研究會》)。此《研究會》旨在透過對具代表性之審判及法院裁判案件進行多角度分析，進而形塑審查與審判判斷的準則及將其細緻化，以提升日本智慧財產制度的透明度與預測性。

2024年度的《研究會》報告 (下稱《報告》)共涵蓋六大領域（機械、化學一、化學二、電機、設計與商標），每領域各討論一項共通主題與一件具體個案，成員包括42名委員與5位法院觀察員，討論重點集中於進一步明確「進步性判斷」、「補充實驗資料可採性」、「設計相似性」及「近似複合商標的判定」等實務焦點。

專利領域分析

(1) 機械專利：於公開實施發明判斷進步性的挑戰

《報告》指出，相較於文獻發明，證明「公開實施發明」的進步性較為困難，尤其是在產品僅外觀可視、內部構造難以拆解分析時 (像是只供展示的產品)，需仰賴間接證據（如模具圖、證人證詞等）組合構成「合理邏輯鏈」，以佐證其技術內容。

在使用間接（輔助）證據來證明一項公開實施的發明時，證據可以為基於各種不同形式的證據，例如不同的產品、模具圖、目錄和證人證詞。然而，這些證據的「同一性」(identity of evidence) 是有疑問的。一般來說，證據的同一性很難被嚴格證明，但如果能夠在法庭上提出合理的同一性證據，在許多情況下證據的同一性便有可能得到確立。那麼，即使每項單一證據均不足以證明公開實施發明的事實，但透過使用多項證據並提供合理解釋，該事實也很有可能被承認。

(2) 化學專利一 (一般化學)：參數與數值限定發明，三大審查觀點交錯判斷創造性

在處理以參數或數值範圍構成要件的發明時，審查上須同時考慮三個環節：(1)是否容易想到（easily conceived）、(2) 所欲解決課題之新穎性與技術意義、(3) 技術效果是否具不可預測性與顯著性。《研究會》成員指出，在該技術領域中，「參數或數值限定的技術意涵」往往與被引用發明間的關聯性密切，而是否構成創造性，關鍵在於其是否超越可合理預期之範圍。

此外，若主引證發明與申請案所屬技術領域或解決問題不一致，則更需仔細考量該「不一致性」是否削弱推導創造性的基礎。這也顯示，傳統以「是否可由引證文獻導出」的線性思考已不足，必須導入「全貌性技術判斷」模式，對比引用文獻、申請案與公知技術三方技術關係。

(3) 化學專利二 (製藥和生物技術)：用量設計型藥品發明，補充數據採納的界線愈加清晰

在涉及「劑量設計」的醫療用途發明中，申請人常在提交後再補充藥效實驗數據。然而，《研究會》成員指出，除非原始說明書已明確揭示該用量配置的技術思想，否則這類補充資料通常不被納入創造性判斷。尤其當補充數據試圖證明某用法具「意想不到效果」時，法院將嚴格要求其與原始揭示內容具有一致性。

法院並進一步強調，在此類補充資料的判斷上，應優先以「申請日當時技術內容所能導出之效果」為基準，而非後見的結果。此一立場與日本最高法院2019年判決精神一致，確認「以被引用發明與既有技術狀態為對比對象」之必要性，避免事後推論扭曲專利創造性門檻（詳見《附錄一》)。

(4) 電機專利：人為安排與心智活動之發明，專利適格性的技術化描述策略

今年的《報告》也針對是否涉及人類心理活動或非技術性安排之發明，具備「可專利性」進行深入探討。針對涉及心智活動或人為安排的發明（如預約系統、資訊顯示界面等），討論重點轉向「專利適格性」的判斷依據。《研究會》結論指出，僅宣稱使用電腦並不足以滿足專利適格條件；須具體記載訊號處理方式、資料流動架構與解決問題之技術手段，並說明該技術手段如何對應並解決特定問題。

實務上，申請人應從兩方面進行抗辯：一為主張本案不屬單純心理活動或任意安排，二為主張即便目的偏向心理層面，仍透過具體技術構成實現效果，具備技術貢獻。例如「點餐系統」雖表面涉及商業流程，但若能證明其包含獨特裝置互聯與資料流程處理，即可主張技術性與創造性。

設計與商標領域分析

(1) 設計：「判斷主體」對相似性認定的影響

在設計相似性的判斷中，研究指出「消費者」定義依產品屬性而異，例如建材類產品如屋瓦，其選擇主體為屋主，而非建造者。一般消費者著重整體印象與易見部位；專業者則偏重機能性構造與細部差異。故不同的判斷主體將影響整體與局部的觀察視角與相似性評價（詳見《附錄二》)。

(2) 商標：複合商標主要部分之抽取與判斷準則

對於結合既註冊商標與新增元素所構成的複合商標，討論重點為「主要部分」是否能抽出。成員觀察指出，若組成部分皆具辨識力，原則上均可單獨觀察；但亦需視實際交易使用方式、商標整體外觀與語音、意義整合性加以判斷。倘若新增元素僅為弱辨識性描述詞，則原註冊部分仍可能構成主要識別元素。

個案探討與司法判例總結

報告亦收錄6件實際個案之審判與法院判決，從「傳熱系統」、「鋰電池」、「止痛劑」、「預約支援系統」、「手提袋設計」、「池上製麵所商標」等，深入探討相關條文（如日本專利法第29條、第36條、第126條、設計法第3條、商標法第3條與第4條）的適用。這些判例對於補充資料的採納、設計變更與進步性關聯性、以及新舊商標組合的混淆可能性，提供審判實務具體參考指標。

JPO指出，除了日文版之外，《報告》之英文版摘要亦同步發布，以利全球用戶理解日本審判制度邏輯與趨勢。審判實務研究會的年度運作，不僅對JPO內部審查人員與審判官提供重要指引，亦強化制度用戶對日本智財保護機制的信心與預測性。2024年度《報告》所展示的多方視角、實例驗證與技術細節，已成為觀察日本智慧財產法制動向的重要風向球。

《附錄一》：藥品用途發明的補證標準─ 後補資料採納界線與司法實務趨勢

(1) 審查核心：是否與原始說明書之「技術思想」相連貫？

針對藥品用途發明（尤其為「劑量設計發明」），補充藥效試驗數據是否能在進步性判斷中被採納，一直是審查與訴訟攻防的關鍵爭點。根據2024年《研究會》分析，當申請人試圖藉由後補實驗資料證明某特定用量具「意想不到的技術效果」時，專利有效性的關鍵在於：原始說明書是否已揭示此劑量構思之技術主張。

報告明確指出，若原始揭示僅停留在「任一常規用法」，例如「此成分已知可用於疾病X治療」，則事後補充「特定劑量下效果更佳」之數據，極可能因與原始技術思想無實質連結，而被排除於進步性審查之外。

(2) 法院裁判趨勢：技術效果之「預期可能性」成為排除依據

東京高等法院與知財高等法院於近年多件藥品用途發明訴訟中強調，補充數據如要具有效力，需證明其技術效果「在引用文獻中無法預期」，且其「不可預測性」非屬事後構造。

例如，若補充資料顯示劑量5mg可比20mg顯著減少副作用，僅在說明書中記載「本藥具低副作用傾向」者，即被法院認為無法與5mg具體數據建立正當技術連貫性。

(3) 日本與歐、美實務的差異

歐洲與美國雖也對補充資料設有限制，但相較日本略為寬容。例如美國允許申請人在後期提交補充資料來證明「預期效果」或回應審查意見，只要資料所佐證者可在整體說明書中合理推導即可能被接受。

而日本實務更偏重「申請當時即可預測」的邏輯連貫性，特許廳與法院一致傾向將後補資料作為「補強證據」，而非「修補理論」，以防申請人於事後重新構建創造性理由。

(4) 建議：日後藥品專利申請之實務應對

• 初期說明書中應明確揭示劑量區間與預期效果關聯
• 若為劑量範圍主張，宜於初始階段即納入對照實驗與副作用數據
• 補充資料應強調與原揭示內容之一致性與技術邏輯串接，避免斷裂式論證

《附錄二》：設計相似性中的「消費者定義」演變　─判斷主體的轉變與審查基準深化

(1) 問題背景：誰來判斷設計是否近似？

設計法中的「設計相似性」判斷傳統上依「一般消費者之眼睛」為標準，但何謂「一般消費者」，實際上深受產品性質與使用脈絡影響。2024年度《研究會》特別強調，產品類型的不同，決定了觀察者的視角與敏感度，進而影響設計相似性評估。

例如，若產品為「屋瓦」，則最終決策者通常為房屋所有人而非工匠；若為「精密工具」，則使用者即可能為專業技術者，其觀察重點與審美基準與一般消費者迥異。

(2) 實務演變：從「不特定大眾」走向「脈絡化消費者」

《報告》指出，近年法院與JPO審查部門均傾向採取更細緻的「脈絡消費者」視角。例如在建材、工具、醫療器材等案件中，將使用者分為「購買者（decision-maker）」、「安裝者（installer）」與「終端用戶（end-user）」三層級，並選定其中「具實質選擇權限者」為設計類似性的觀察主體。

此一視角轉變，有助於避免對專業用途產品之誤判，使評價標準更貼近真實市場機制。

(3) 第一印象法則與專業者觀察的張力

在大多數案件中，設計相似性仍遵循「整體印象評價」與「視覺顯著部位優先原則」。但若觀察主體為專業者，則會更重視結構性差異與機能對應，導致部分外觀相近但機能不同之設計被判定為「不相似」。

舉例而言，若兩款醫療導管僅差別在連接部卡榫位置，對一般患者毫無差異，但對醫療人員卻構成操作習慣差異，此時法院將傾向認為該差異具「顯著識別效果」。

(4) 影響與建議

• 設計申請策略上，需針對「預期購買者」進行設計差異佈局
• 對於同類產品族群設計，宜考慮系列外觀差異化，避免形成整體印象混淆
• 當對手設計發生類似爭議，須蒐集實際使用者（如醫師、建築師等）使用行為與判斷基準作為訴訟佐證

參考資料：Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

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