談「定暫時狀態處分」在智慧財產訴訟中之負面案例

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陳秉訓／政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

《智慧財產案件審理法》第52條規定「定暫時狀態處分」，即就所爭執之法律關係，以防止發生重大之損害、或避免急迫之危險或有其他相類之情形等為理由，當事人一方向法院聲請以命令對造為一定行為。權利人通常可藉此於訴訟中要求侵權人停止侵權行為。但本文以智慧財產法院（智財法院）102年度民著訴字第6號民事判決（WII案）為例，介紹此機制可能不利於損害賠償之求償。

當事人背景

WII案原告為英屬蓋曼群島商WII國際[1]，其國際代理人為ChenZW。次代WII之事業項目包括電影片、DVD、數位影片發行等，係於初代WII處陸續承接而得。

WII案共有3位被告，第一被告ChangSW在2006年擔任初代WII的總經理，後於2010年接下次代WII的總經理職務。並於2012年6月7日經WII國際以「嚴重損害公司利益」為由而遭解除總經理職務[2]，並於當月離職[3]；第二被告HsuTI亦於2012年6月間離開WII國際；第三被告為MDI公司，係在ChangSW在WII國際任職時之2011年3月1日所設立，並由其擔任董事長，但該職務於2012年8月23日由TsengRW接任。HsuTI從WII國際離職後，即在MDI擔任業務經理。

系爭電影

WII案緣起於WII國際與SSG公司間9部電影的專屬授權糾紛 — （1）編號1至3等三部電影，WII國際於2010年11月23日與SSG簽訂授權契約、（2）編號4至9等電影則無。但WII國際主張編號4至9等六部電影乃基於其與SSG間的獨家合作關係而獲有專屬授權。SSG在2012年8月24日與9月3日通知次代WII解除所有電影的授權契約。並在同年9月的14日與25日，SSG分別將編號1至3等電影與編號4至9等電影轉授權給MDI或替MDI經銷。不過，次代WII於同年8月31日在美國聯邦地方法院加州中區西分院對SSG提起確認之訴，而後經該美國法院於2013年10月15日裁定確認SSG為次代WII之隱名代理人以能與其他電影發行商簽署授權契約。

於2012年10月間，WII國際指控ChangSW等就原本由SSG取得的系爭9部電影之專屬授權契約，指示SSG於解除授權後另專屬授權給MDI。雖該專屬授權的改變已因WII國際與SSG間在美國的民事訴訟而復原，故WII國際才具有系爭電影的專屬授權，卻因MDI仍行使系爭電影之權利，且造成WII國際無法從SSG取得系爭電影的放映用素材。因此，WII國際主張其受有相關專屬授權契約無法履行之損害。

在WII案訴訟過程中，編號1至3等電影因為WII國際聲請「定暫時狀態假處分」，經智財法院於101年度民暫字第6號裁定中，命WII國際供擔保600萬元後而禁止該三部電影於台灣上映。該裁定經另外2部裁定[4]所維持。因此，該三部電影至今未曾上映[5]。但編號4至9等六部電影則於2012年11月9日至2013年1月4日間仍由MDI安排而如期上映，其中五部更有台北市影片商業同業公會的票房紀錄[6]。

損害賠償計算之見解

智財法院處理損害賠償計算時所依據之當時著作權法規定亦同於現行法，即依據《著作權法》第88條 — 第2項及第3項提供五種損害賠償計算方法：（1）具體損害法、（2）差額法、（3）所得利益法、（4）總銷售額法與（5）法院酌定賠償額法。

WII國際在損害賠償計算的主張重點在「具體損害法」之所失利益部分[7]，但備位請求「法院酌定損害賠償」[8]之數額。關於所失利益之計算，WII國際的計算依據有二者：（1）其取得系爭影片之授權金支出金額；（2）其因公開上映系爭9部電影所應可獲得之票房收入。

然而，針對WII國際對電影授權金的主張，智財法院並不同意，其理由有三點：（1）「WII國際取得系爭影片專屬授權之費用支出，係WII國際取得系爭電影專屬授權之依據，並非其損害；（2）「此費用之支出亦非MDI等行為所造成，尚難憑此計算WII國際所受損害」；（3）「WII國際仍可在專屬被授權期間使用系爭電影著作，尤其附表編號1至3之影片，均尚未公開上映，WII國際仍可為首輪上映」。

針對電影票房預測的主張，智財法院不認可WII國際就系爭9部電影所估計的「全國院線票房收入共計新台幣1.14億元」。雖WII案判決內文不見WII國際之票房預估之完整說明，但智財法院批評該預估的問題有三點：（1）「WII國際所依據之美國票房表現，姑不論WII國際僅列出數據，並無提出實際票房資料佐證」；（2）「美國觀眾人數、地區、國情、上映期間亦均與我國不同，尚難憑此估算系爭9部影片於我國境內之票房收入」；（3）「編號1至3之電影尚未於我國公開上映，故無實際票房紀錄可資參酌」，且「就附表編號4至9之電影WII國際所預估之票房收入，亦與實際經本院發函向台北市影片商業同業公會查詢之總票房金額相距甚遠」，此「顯見就WII國際所預估之票房收入部分並非實際造成WII國際損害之金額」。

另除了批評「WII國際所預估之我國票房收入，僅為單方片面之詞，難謂客觀」而「不能證明其損害金額」，智財法院指出差額法亦不適用，即「原告無法以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，證明其所受損害額」，其理由是該些票房收入預估「不能證明其得以公開上映系爭影片時依通常情形可得預期之利益及被侵害後行使系爭電影之專屬權利所得利益」。

最後，智財法院採取「法院酌定賠償額法」來核定WII國際之賠償金，理由為「原告雖無從證明其實際損害之數額，然其已證明其專屬著作權遭侵害而受有損害，則其請求本院依《著作權法》第88條第3項規定酌定損害賠償額，自屬有據」。具體而言，智財法院核定每部電影應以新台幣$1,000,000元為賠償金額，才「有遏阻侵權之作用」。所考量之因素包括：（1）MDI就系爭9部電影之授權金支出；（2）WII國際為公開上映編號4至6等電影之實際宣傳花費支出；（3）編號4至6等電影之實際票房收入；（4）編號1至3等電影因「尚未為首輪上映，觀眾仍有購票觀賞之欲望，WII國際仍有公開上映之巿場利益」、「WII國際就系爭電影於專屬授權期間仍可為使用、收益」、及「MDI等侵害系爭電影著作，使用系爭電影著作無合法權源」等。

申請「定暫時狀態假處分」後之衍伸問題與深入探討建議

衍伸問題

在WII案訴訟過程中，MDI無法取得編號1至3等三部電影之公開映演許可，其主因是WII國際針對編號1至3等三部電影聲請「定暫時狀態假處分」，遭法院禁止於電影院上映。

值得注意的是，在WII案事件後，我國文化部有修訂《申請電影片及電影片之廣告片分級審議注意事項》，而就該事項之「三、申請審議應附文件資料」之（四），關於「因分級證明所載申請人變更，申請換發者」部分，規定：「文化部原核發之分級證明及文化部核發之減免營業稅及娛樂稅證明書，以供廢止。其無法取得，但經法院判決確定申請人有在台、澎、金、馬公開映演該電影片之權利者，得免附」。另《申請影展電影片分級審議注意事項》部分亦有相似的規定。

事實上，WII案的「定暫時狀態假處分」尚有討論空間，看似WII國際成功阻止MDI非法利用系爭三部電影，但同時也導致WII國際亦無法以「所得利益法」或「總銷售額法」（即依據電影票房而計算MDI的收入）主張損害賠償及透過系爭電影著作獲利。若MDI能如期上映該些電影，此應非屬競爭行為、且不易造成「重大損害」或「急迫危險」，更甚者，WII國際或許還能以損害賠償或不當得利為由，來請求MDI賠償或返還票房收益，即預估上看約新台幣1.14億元的票房且觀眾才能有機會在電影院觀賞系爭電影的內容，除了此公益因素外，也更符合電影著作專屬授權的目的。

建議

值得探究的是，究竟在什麼情況下，申請「定暫時狀態假處分」才屬適當？本文建議是WII國際針對系爭三部電影所可請求者為：（1）MDI就票房的相關資訊應揭露給WII國際，包括與各電影院間的分帳機制等；（2）MDI於首輪上映期間結束後應將總票房的資訊向WII國際揭露；（3）MDI應該將所獲得的票房分帳總金額提存。如此，系爭電影著作既能如期上映，產生其應有的票房價值。在電影著作的專屬授權糾紛中，當事人雙方與觀眾間的三方利益亦得以均衡。

備註：

[1] WII國際總公司於2006年創立（文中稱之為初代WII）、並於2011年因應不同業務設立分公司（文中稱之為次代WII）。

[2] 智慧財產法院106年度民著上更（一）字第3號民事判決。

[3] 臺灣高等法院104年度上訴字第2373號刑事判決。

[4] 智財法院101年民暫抗字第8號裁定、最高法院102年台抗字第963號民事裁定。

[5] 3部電影版權惹火，CatchPlay三巨頭砲轟前總經理‧2012/10/22‧數位時代。

[6] 5部電影譯名 / 票房金額：（1）舞棍俱樂部 / 新台幣$3,333,505元；（2）好孕大作戰 / 新台幣$1,157,591元；（3）凶兆 / 新台幣$2,467,735元；（4）厄夜車諾比 / 新台幣$378,757元；（5）末日倒數怎麼伴？ / 新台幣$434,515元。

[7] 「具體損害法」即依《民法》第216條之規定請求，其「以填補債權人所受損害及所失利益為限」；「所失利益」指「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益」。

[8] 「法院酌定賠償額法」乃若原告不易證明其實際損害額時，得請求承審法院按照該案件之侵害情節，「在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額」。另如果被告的損害行為屬故意且落入情節重大之請況，法院得將賠償金額增至五百萬元。

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：	陳秉訓
現任：	政治大學科技管理與智慧財產研究所教授
經歷：	台北科技大學智慧財產權研究所助理教授華邦電子公司製程工程師聯華電子公司製程整合研發工程師台灣茂矽電子公司專利工程師禹騰國際智權公司專利工程師威盛電子公司專利工程師亞太國際專利商標事務所專案副理
學歷：	美國聖路易華盛頓大學法律博士美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士政治大學法律科際整合研究所法學碩士台灣大學化工所碩士台灣大學化工系