在貸款服務先使用不等於在典當服務先使用商標：美國聯邦巡迴上訴法院2025年DFG v. Brittex案

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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

在美國，在某一產品服務上先使用一商標者，有註冊此一商標的優先權。DOLLAR FINANCIAL GROUP（DFG）在「貸款服務」上先使用MONEY MART（金錢超市）名稱，故在美國申請將上述名稱註冊商標於「貸款服務」類別。DFG其後擴大將「MONEY MART」註冊於「典當服務」中，然而，BRITTEX FINANCIAL（BRITTEX）認為其才是在「典當服務」先使用MONEY MART名稱的公司，故請求撤銷DFG此商標在「典當服務」的註冊。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）認為，「貸款服務」雖然與「典當服務」有關，但DFG因為沒有在「典當服務」先使用MONEY MART名稱，故應撤銷其在「典當服務」類別的商標註冊。

商標權人DFG原本是貸款融資與支票兌現業者

DFG是一家貸款融資與支票兌現業者，自1980年代起即使用「Money Mart」商標。然而，DFG於2012年擴展業務時，才開始在典當經營（pawn brokerage）與當舖服務（pawn shop services）領域中使用該商標，並於2014年完成針對這些新增服務的「Money Mart」商標註冊[1]。

Brittex先將「Money Mart」使用於當鋪業

然而，Brittex自1990年代起即以「Money Mart Pawn」與「Money Mart Pawn & Jewelry」名義經營當舖，並主張其對「Money Mart」商標在典當服務領域具有優先的普通法權利（common law rights）[2]。因此，當Brittex發現DFG在2014年註冊Money Mart商標於典當經營與當鋪服務時，決定提出撤銷註冊請求。其理由包括該註冊違反《蘭姆法》（Lanham Act）而不應被核准。該法禁止註冊與他人在美國已使用且未廢棄之商標或商號過於相似的標誌，若其在申請人商品或服務上使用時，可能導致混淆、誤認或欺騙（15 U.S.C. § 1052(d)）[3]。

商標審理救濟委員會認為Brittex在當鋪業先使用該商標

2022年商標審理救濟委員會（TTAB）做出決定，認定由於Brittex較早在典當服務領域使用該商標，因此對於該類服務應享有優先權。因此決定撤銷DFG在典當經營（pawn brokerage）與當舖服務（pawn shop services）領域的註冊[4]。TTAB也認為，DFG不能依賴「自然擴展範圍理論」（zone of natural expansion doctrine）來主張優先權，因為該理論純屬防禦性質，並不賦予主動註冊商標以擴及新商品或服務的權利[5]。此外，TTAB還認定雙方商標極為相似，且雙方所提供之服務具有重疊性，因此存在混淆可能性[6]。

自然擴展範圍理論

然而，DFG不服TTAB的決定，故上訴到CAFC。CAFC同意Brittex已建立其優先權，理由是其最早將「MONEY MART」商標用於典當服務領域。因此，CAFC也駁回了DFG關於「自然擴展範圍」的主張，重申該理論僅屬防禦性質，不得作為積極主張優先權之依據。

CAFC引述TTAB在2015年的Orange Bang v. Ole Mexican Foods案所說明的自然擴展理論（doctrine of natural expansion）：

「在特定商品或服務上最早使用某一商標者，對於其他後來使用相同或近似商標於購買者可合理預期其可能在商標下進行業務正常擴展的商品或服務上，享有優先權。」[7]

但法院指出，該理論不賦予資深商標使用人積極或主動使用該理論的權利。在1973年的Jackes-Evans Manufacturing Co. v. Jaybee Manufacturing Corp.案[8]中，法院曾指出：「『業務擴展理論』（expansion of business doctrine）純屬防禦性理論。」倘若消費者已熟悉某一使用者（先使用人）在特定商品類別上所建立的商標，而該消費者看到後使用人在邏輯相關的商品類別上使用的相似商標，那麼該消費者可能會自然地將後使用人的商品誤認為來自先使用人，因為該邏輯相關的商品類別對消費者而言，似乎屬於先使用人商品的自然擴展範圍（zone of expansion）[9]。

因此，該理論的防禦性使用允許先使用人阻止後使用人就邏輯相關商品註冊相似商標。但該理論並不賦予先使用人積極使用的權利，亦即不賦予先使用人「在擴展的商品類別上註冊商標的權利」，尤其該註冊將導致商標混淆。因此，「自然擴展範圍理論」僅使先使用人得以防止後使用人在其自然擴展範圍內的商品上註冊相似商標，但並不賦予先使用人主動註冊該等商標的權利[10]。

在美國申請商標，需要就每一項個別商品服務，個別判斷是否具有優先權（priority）。在本案中，雖然DFG較早將「MONEY MART」使用在借款服務，但是在典當服務上，DFG並非先使用權人。因此，法院認為，DFG也無法援引自然擴展範圍理論，主張自己可將「MONEY MART」註冊到不具有先使用權的產品領域[11]。

商標延用理論

此外，DFG另主張「tacking理論」（商標延用理論）。該理論允許商標權人對其原有商標進行輕微修改，但仍可保留原始商標的優先使用地位。然而，Tacking通常被允許，是為了讓商標權人能因應消費者偏好、美學風格與行銷方式的變遷，對商標作出細微調整[12]。

DFG主張，TTAB在分析其優先使用主張時，應該考慮商標延用理論。DFG辯稱，其在審理簡報中聲稱「當舖服務與貸款融資服務『實質相同』（substantially identical）」，此說法可視為其默示主張了tacking的抗辯。但CAFC認為，DFG並未在TTAB撤銷程序中提出任何關於tacking的主張，而是在上訴時才首次提出該論點[13]。因此，CAFC拒絕在上訴審中審理該項主張[14]。

備註：

1. [1] Dollar Fin. Grp., Inc. v. Brittex Fin., Inc., No. 2023-1375, 2025 WL 850653, at *1 (Fed. Cir. Mar. 19, 2025).
2. [2] Id. at *1.
3. [3] Id. at *1.
4. [4] Brittex Fin., Inc., No. CANCELLATION 9206088, 2022 WL 17357843 (Nov. 4, 2022).
5. [5] Id. at *6-8.
6. [6] Id. at *8-16.
7. [7] Orange Bang, Inc. v. Ole Mexican Foods, Inc., 116 U.S.P.Q.2d 1102, 2015 WL 5675641, at *19 (T.T.A.B. Sept. 10, 2015).
8. [8] Jackes-Evans Manufacturing Co. v. Jaybee Manufacturing Corp., 481 F.2d 1342, 1345 (C.C.P.A. 1973).
9. [9] Dollar Fin. Grp., Inc. v. Brittex Fin., Inc., No. 2023-1375, 2025 WL 850653, at *3 (Fed. Cir. Mar. 19, 2025).
10. [10] Id. at *3.
11. [11] Id. at *3-4.
12. [12] Id. at *4.
13. [13] Id. at *4.
14. [14] Id. at *4.

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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