當組成物成為101核駁的下個獵物 CAFC試圖撥亂反正？2025年USS v. ITC案

袁如陵╱台灣專利師

在2014年ALICE一案判決出爐之後，使MAYO一案的專利適格性問題延伸到了軟體領域，使許多電腦軟體及商業方法專利因為涉及抽象概念，而難以通過審查。美國專利法101條的擴張，導致了更多不確定性，而在2025年2月USS V. ITC案中，甚至連組成物材料的專利也受到了101的挑戰，引發各界關注。

案件背景

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於2月13日公布了US Synthetic Corp.（USS）訴美國國際貿易委員會（ITC）的結果：USS在專利訴訟中取得重大勝利，CAFC推翻了ITC先前的一項裁決，該裁決曾認定US Synthetic的專利主張不符合美國專利法第35編第101條（35 U.S.C. § 101.）的規定。

此案涉及美國專利號10508502（’502專利），該專利與用於旋轉鑽頭的多晶鑽石複合材料（PDC）相關，該材料展現出卓越的鑽石間鍵合性能。ITC最初裁定該專利的請求項涉及抽象概念，認為專利中披露的磁性特性僅是製造過程的副作用，而非指向組合物的結構。然而，CAFC對此表示異議，認定該專利描述了一種具體的物質組成，而非抽象概念，並強調磁性特性為PDC的物理結構提供了有意義的界定。

技術細節

系爭專利的PDC是由鑽石層（diamond table）鍵合至基板所構成。鑽石層由多晶鑽石合成，而基板則由硬金屬複合材料（如鈷黏結的碳化鎢）製成。PDC 因其強大的研磨特性，被廣泛應用於各種機械中，包括鑽探工具和機械設備，特別是旋轉鑽頭所使用的超研磨切割元件。系爭專利的技術重點是在高壓下製造 PDC，以提高產品的熱穩定性和耐磨性。

傳統的PDC是將基板及鑽石顆粒相鄰放置在容器中，在金屬催化劑以及高壓高溫條件下製造。催化劑使鑽石顆粒相互鍵合，形成由鍵合鑽石晶粒組成的基質。然而金屬催化劑之後必須以酸浴「浸出」等方法移除，但這有可能降低鑽石的機械強度。’502專利解決了此問題：利用至少7.8 GPa的壓力和約 1400°C 的高溫，來減少金屬催化劑的使用量。請求項定義的主要不是製造方法，而是PDC 的成分，例如鑽石層的結構特性（如鑽石晶粒尺寸）、性能指標（如熱穩定性和耐磨性）以及其他參數（如導電率或矯頑力）。為了描述此組成物，專利權人測量了許多參數，其中最重要的是鑽石層的磁性（例如矯頑力、比磁飽和度、比磁導率）。

ITC：材料特性只是「性能指標」和「副作用」

令人驚訝的是，ITC在2022年的裁決中，認為此專利根據美國專利法第101條無效。ITC將某些限制描述為「性能指標」(performance measures)，例如耐磨性、熱穩定性，以及「副作用」(side effects)，例如磁性/電氣特性。ITC 認為這些限制只是目標或結果，針對的是抽象概念(abstract idea)，而不是具體的實施。換句話說，ITC認為系爭專利的這些關鍵限制屬於功能性限制，實質上涵蓋了所有具有增強鍵合的 PDC。此外，被告在產品上使用了與專利中不同的製程和金屬含量來實現這些特性，這似乎代表這些特性實際上並未指向特定的微結構。

專利權人向CAFC提出上訴，認為自己的專利針對的是具體的物理成分，而不是抽象概念。專利權人認為，特性的限制不是抽象的「結果」，而是反映PDC物理微觀結構的客觀測量。美國藥品研究與製造商協會（PhRMA）也作為法庭之友表達了對專利權人的支持，認為若此類專利也被視為抽象概念，將造成嚴重後果。

CAFC：材料特性與結構不需要有完美的對應

CAFC首先重申專利法第101條的規定，也就是任何有用的方法、機器、製品或物質組成都可以獲得專利。另一方面，抽象概念等標的則不具適格性。CAFC接著使用Alice的兩步分析架構來確認系爭請求項是否具有適格性。在第一步中，CAFC認為請求項針對的是一種特定的、非抽象的物質組成(PDC)，此物質由其組成要素（即鑽石、鈷催化劑、基板）、特定的尺寸資訊（即晶粒尺寸、鑽石層的尺寸）以及量化的材料特性（即矯頑力、比磁導率和比磁飽和度）定義，其中材料特性與鑽石層的結構相關。

最具爭議的是磁性特性及其與PDC之間的關係。CAFC指出說明書解釋了磁性特性如何與PDC 的結構相關，例如說明書揭露了相鄰鑽石晶粒之間的平均自由程 (mean free path) 可與測量的矯頑力相關聯，而由於平均自由程代表「相鄰鑽石晶粒之間的平均距離」，因此平均自由程「可以代表鑽石鍵合的程度」。因此先前ITC的裁定認為磁性特性與 PDC 結構之間的關係「如此鬆散和概括，以至於所請求的限制似乎僅僅是副作用」是錯誤的。CAFC明確指出，ITC要求材料特性與組成物結構細節之間的明確對應，以第 101 條的目的而言過於嚴苛。如同Am. Axle & Mfg., Inc. v. Neapco Holdings LLC一案的教示，產品請求項只要以「在某種具體程度上指定的結構」來敘述就可以，所以材料特性與PDC結構不需要有完美的對應 (no perfect proxy is required between the recited material properties and the structure of the PDC)。

CAFC也另外提到，ITC因為說明書中使用了「可能 (may)」一詞，認為所揭露的結構和磁性之間的相關性太過薄弱和含糊不清。然而爭議字詞必須在整個專利的上下文中進行解讀。例如，儘管說明書中說金屬催化劑的量與測得的比磁飽和度「可能相關 (may be correlated)」，但說明書也立即闡明，相對較大的比磁飽和度「表示 (indicates)」相對較多的金屬催化劑。簡言之，這些性質定義了結構特徵，而不僅僅代表推測性的目標（例如更堅固的PDC）。

ITC的裁決引用了幾個聯邦巡迴法院案例，但這些案例主要是與利用通用電腦組件執行功能的抽象概念有關，且沒有任何案例與物質的物理組成有關。換句話說，本案的PDC不是通用電腦功能的抽象結果，而是一種物理物質組成，由其組成元素、尺寸資訊和固有的材料特性所定義。所請求保護的磁性與PDC的結構密不可分，不能說只是結果導向的、功能性的或製造過程的副作用。

CAFC也指出，測量的材料性質（如磁飽和度或矯頑力）不是「功能性的 (functional)」，而是定義性的 (definitional)；它定義了材料的本質。這些要素使本領域技術人員了解PDC的結構和物理特性，因此這些請求項並非僅僅指向抽象的組成。至此CAFC表示，系爭專利的請求項未指向Alice第一步中的抽象概念，因此也無需進行Alice第二步的判斷。

小結：說明書中應強化特性與結構間的對應說明

本案所提出的問題是，組成物的請求項是否可能因為包含功能限制或通過其性質而非製造步驟來定義，而被認為是抽象概念？在口頭辯論中，法官強調必須認真看待此案，因為如果維持原判，這個案件將開拓新的疆域，使得組成物專利也開始被專利適格性所影響，就像在電腦軟體和診斷方法的專利中所發生的一樣。

本案的最終結果是，材料性質與結構之間的相關性，不需要是完美的，但必須足以「使熟練的技術人員了解 PDC 的結構和物理特性」。CAFC沒有具體說明這種相關性必須有多強，也就是說雖然CAFC不認為組成物請求項需要包含製程的限制，但某些組成物仍然有可能被認定是抽象概念。對於申請人來說，只能盡量在說明書中加入材料特性與結構之間相關性的說明，以主動防範未來可能面臨的潛在101核駁。

參考資料：

1. ITC Commission Opinion。
2. CAFC判決書。

責任編輯：李淑蓮

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 袁如陵 （Juling Yuan） 經歷： 雃博股份有限公司 法務智權部經理 英國 Visiongain 產業分析師 鴻海精密 專利工程師 學歷： 台灣大學 植物病理暨微生物學碩士 英國倫敦大學皇后瑪麗學院 智慧財產權管理碩士 專長： 專利佈局、企業品牌、商業情資調查、企業內訓 資格： 台灣專利師 無形資產評價管理師初級 英國專利／商標代理人初試通過 中國專利代理人考試通過

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