回顧2024年美國的設計專利法案-1：LKQ案裁決背景及CAFC給予改變「顯而易見性」的判斷方式

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葉雪美╱北美智權報　專欄作家

2024年5月，CAFC在LKQ CORP. V. GM GLOBAL TECH案中全院聯席做出了具有里程碑意義的裁決，推翻了已有40年歷史的設計專利非顯而易見性檢測和判例法。LKQ案動搖了設計專利法的核心，並對已頒發設計專利的有效性以及獲得新專利的能力提出了質疑。由於許多問題懸而未決，而且新的顯而易見性檢測的應用還需要解釋，因此LKQ案造成的全面影響尚不清楚，或許將在未來幾年內才會逐漸顯現。

故北美智權報將分2期回顧此一影響重大的美國設計專利法案件，並於本期（372）優先介紹2024年度的LKQ案裁決，以及CAFC給予該案改變「顯而易見性」的判斷方式，並將於下一期（373）接續介紹美國加州南區聯邦地方法院（S.D. CAL.）如何開始適用因應2024年美國LKQ案而生的新標準內容，以及說明USPTO針對LKQ案發布確立顯而易見性的審查指南和以DECKER案為例來論述PTAB如何採用LKQ案和GRAHAM因素，並由在設計專利領域具豐富實務經驗的筆者提供最後總結。

Rosen-Durling檢測與其背景

在In re Rosen案件[1]中，Pace Collection公司於1978年2月7日提出一個俗稱「咖啡桌」（low table）的設計專利申請案（圖1左側），說明書中敘明圓形桌面是透明（transparent）且三支桌腳是呈V或L字形彎折狀，並在桌腳上段設置一可嵌合桌面之狹縫（slot）。然而，USPTO的審查人員提出四項先前技藝予以核駁。

首先，USPTO的審查人員先以圖1右側上方顯示的2項先前技藝說明「圓形透明桌面」是習知的（well-known），並以圖1下方左側Des.240,185設計專利的位置說明「V或L字形彎折狀的桌腳」是習知的，再以圖1下方右側Des.183,617設計專利的位置說明「桌腳上設置可嵌合桌面之狹縫」也是該領域所習知的。所以，USPTO審查人員認為Rosen的設計是將習知家具的構成元素重新組合而成，不具備可專利性；因此，專利申訴和抵觸委員會（BPAI）維持USPTO審查人員的核駁意見。CCPA確定顯而易見性分析中的主要引證（primary reference）之前技藝引證必須具有與請求保護設計「基本相同」的設計特徵，清楚地指明「設計特徵」係指「整體視覺外觀」，而這主要引證也稱為「Rosen reference」。

在Durling v. Spectrum Furniture Co.案[3]中，法院認為，對顯而易見性的判定要求實際存在、並與請求保護的設計具有基本相同設計特徵的主要參考設計，然後設定標準來判定是否存在透過相關的次要設計來改變主引用對於本領域技術人員來說是顯而易見的。在此基礎上，由於圖２右側顯示被引用設計與圖2左側顯示之要求保護的設計相比具有不同的視覺印象，因此被引用之設計也被認為不足以作為主要引證，被認為是要求保護的設計結論是不明顯的。

Rosen-Durling檢測需要透過兩步驟流程來確定設計專利的顯而易見性。首先，必須確定單一主要參考的設計特徵與所要求保護的設計「基本相同」；其次，根據Durling案的規則[5]，可以使用其他參考文獻來補充主要參考文獻，前提是它們與主要參考文獻「非常相關」，以至於某些裝飾特徵從一參考文獻應用到另一參考文獻將是顯而易見的。這種嚴格的框架通常使得設計專利無效變得困難，因為挑戰者必須找到與專利設計幾乎相同的主要參考。

CAFC在LKQ案全院聯席裁決中依據Graham因素提出改變「顯而易見性」的判斷方式

CAFC以最高法院先例的「靈活方法」和Graham因素取代了幾十年評估設計專利非顯而易見性的Rosen-Durling檢測。CAFC在LKQ案舉行全院聯席會議，推翻了評估設計專利非顯而易見性「嚴格」的Rosen-Durling檢測[6]，取而代之的是，裁定採用符合最高法院先例的「更靈活的方法」，包括KSR Int’l Co. v. Teleflex案[7]和Graham v. John Deere Co. of Kansas City案中的教導（Graham因素）[8]。用於評估設計專利顯而易見性的Rosen-Durling檢測要求：（1）確定與受質疑的設計權利請求「基本相同」的「主要參考」；（2）任何次要參考文獻必須與主要參考文獻「非常相關」，並會建議將次要參考文獻中的特徵應用到主要參考文獻中[9]。

在35 USC第103條規定和最高法院先例的背景下分析Rosen-Durling檢測，CAFC推翻了「過於嚴格」的Rosen-Durling檢測。CAFC認為，最高法院的先例確立了評估非顯而易見性的「靈活方法」。它發現Rosen-Durling檢測的第(i)項的「基本相同」請求強加了「嚴格」請求，同樣，CAFC發現Rosen-Durling檢測第(ii)條中「非常相關」的要求是「不靈活的」，並且演變成一項「僵化的規則」，否認事實認定者運用「常識」的能力。CAFC的結論是，這些請求不符合35 USC第103條規定的法律架構和最高法院判例（包括KSR案和Graham因素）案中規定的「顯而易見的廣泛標準」。

CAFC推翻了Rosen-Durling檢測，隨後制定了評估設計專利權利請求顯而易見性的框架。法院認為，設計專利顯而易見性分析應基於Graham因素來確定，而該因素目前僅適用於確定發明專利的顯而易見性。並需要以下事實調查員來進行確定：

（1）類似先前技藝的範圍和內容上，CAFC重申必須確定主要參考資料：主要參考不再需要與所請求保護的設計「基本相同」，如在被否決的Rosen-Durling檢測中那樣，但它將是與所請求保護的設計最接近的先前技藝，亦即，最接近的先前技藝設計視覺上與所主張的設計相似[11]。然而，它並沒有「描繪出設計專利檢測的完整和精確的輪廓。」

（2）請求保護的設計與先前技藝設計之間的差異：CAFC重申，所請求保護的設計視覺外觀必須從所請求保護設計領域（製品）普通設計師的角度與先前技藝設計的視覺外觀進行比較。

（3）普通設計者在請求保護的設計所屬領域的技術水準：CAFC指出，這項完善的Graham因素從設計類似所請求設計的物品或產品的普通設計師的角度評估技能水準。

（4）請求保護的設計的顯而易見性或非顯而易見性：普通設計者是否有動機修改先前技藝設計以創建與請求保護的設計相同的整體視覺外觀，同時也考慮任何輔助參考。CAFC確認，主要和次要參考文獻不再需要「如此相關」，以至於表明參考文獻間的特徵應用（正如之前被否決的Rosen-Durling檢測所請求的那樣）。然而，雖然合併的動機不一定直接來自參考文獻，但記錄仍然必須支持為什麼有動機合併參考文獻的原因，並且沒有事後諸葛亮的好處。通常考慮的共同因素包括普通設計師的經驗、市場的需求、行業習俗以及什麼是常見的裝飾性等。

CAFC也認為，對顯而易見性或非顯而易見性的次要考慮同樣適用於設計專利，應予考慮。因此LKQ案的裁決仍然給從業者、法院和USPTO留下了許多懸而未決的問題和巨大的不確定性。儘管CAFC根據Graham因素建立了新的顯而易見性框架，但並未將這些因素應用於案件事實，並鑑於新的顯而易見性框架將案件發回BPAI進一步審議。如果沒有進一步的指導，LKQ案的靈活方法預計將導致增加在起訴過程中因顯而易見性而被拒絕的情況，這將導致評估獲得設計專利的可能性變得困難。此外，LKQ案對現有設計專利的有效性提出了質疑，這些專利現在可以更容易地在USPTO授權後以及在侵權訴訟中受到質疑。

備註：

1. 參見In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (C.C.P.A. 1982)。
2. 圖片來源：In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350（CCPA1982）。
3. 參見Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996)。
4. 圖片來源：Durling v. Spectrum Furniture (101F.3d 100 (Fed. Cir. 1996))。Under Durling, these secondary references only qualify for consideration if they are sufficiently related to the patented design so that “an ordinary designer would have modified the primary reference to create a design with the same overall visual appearance as the claimed design.” Id. at 103。
5. 參見Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996)。
6. 參見In re Rosen, C.C.P.A. Appeal No. 81-602 (March 11, 1982)，及Durling v. Spectrum Furniture Company, Inc., Fed. Cir. Case No. No. 96-1119 (November 18, 1996)。
7. 參見KSR Int’l Co. v. Teleflex, 550 US 398 (2007)。
8. 參見383 US 1, 86 S. Ct. 684, 15 L. Ed 2d 545 (1966)。
9. 參見LKQ，102 F.4th at 1293。
10. 圖片來源：LKQ CORPORATION v. GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC , No. 21-2348 (Fed. Cir. 2024) P.6。
11. 參見LKQ，102 F.4th at 1298。

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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