政府標案承包商專利侵權責任誰扛？美國2023年Ariton v. AeroVironment案

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楊智傑／雲林科技大學科技法律研究所教授

在美國，廠商承包政府標案幫助政府製造產品或提供服務，當發生專利或著作權侵權爭議時，聯邦法律賦予廠商豁免權。權利人只能控告政府，且只能請求金錢賠償，以避免政府施政受挫，也避免廠商不敢接政府標案。美國加州地區法院2023年的ARITON V. AEROVIRONMENT案，即涉及是否適用此種豁免權的爭議。

政府承包商的專利侵權責任豁免

當廠商承包政府標案，在交付標案結果時發生侵權，不論是侵害專利權或著作權，若允許權利人主張侵權請求法院命令銷毀，則將造成政府的施政受到影響。而且，倘若政府約定發生侵權都要廠商負責，廠商也可能卻步不前，不願接政府標案。

為避免此問題，美國聯邦法律規定，若屬於政府標案的結果，就算構成專利或著作侵權：一，不能控告承包廠商，而只能控告政府，其對承包商是一個侵權的豁免規定；二，控告政府也只能請求金錢賠償，不能請求法院下禁制令銷毀或禁止使用該標案結果。

對專利侵權豁免的條文規定在美國聯邦法典28 U.S.C. § 1498 (a)：「(a) 當某項描述於美國專利並受其保護的發明，未經專利權人的授權或有合法權利為使用或製造，被美國政府或為美國政府所使用或製造時，專利權人的救濟方式應是向美國聯邦索賠法院提起訴訟，以追回其合理且完整的補償。….

在本條中，若承包商、分包商或任何為政府服務的個人、公司或法人經政府授權或同意，使用或製造某項描述於美國專利並受其保護的發明，則應視為是為美國使用或製造該發明。」（以下簡稱第1498條）

被告要引用這一條的豁免，須證明以下兩點：（1）涉嫌侵權的使用是「為了政府」（for the Government）；以及（2）涉嫌侵權的使用是「經政府授權與同意」（with the authorization and consent of the Government）[1]。

Ariton v. AeroVironment, Inc.案事實

本案涉及的是美國政府委託承包商製造、用於火星探測的無人直升機「機智號」（Ingenuity）所造成的專利侵權疑慮。2020年8月，原告Paul E. Arlton和David J. Arlton（Arlton兄弟）向法院起訴，指控被告AeroVironment公司，製造、使用、提供銷售及銷售「機智號」時，侵犯了其擁有的美國專利第8,042,763號（簡稱「’763專利」），該專利名稱為「旋翼飛行器」[2]。

被告則提出抗辯，主張根據第1498條，「政府承包商有專利侵害的豁免權」。當時法院裁定，第1498條確實可做為被告與「機智號」產品相關的活動提供專利侵權豁免，而以即決判決駁回原告之訴[3]。

約兩個月後，Arlton兄弟發現，被告推出了「Terry」 — 「機智號」的地面版本，由飛行員使用手動控制裝置進行操作。故Arlton兄弟請求撤銷原即決判決。法院因而撤銷原即決判決，下令重新開啟案件，以便原告針對「Terry」的相關新證據進行處理[4]。

是否有實質性商業使用？

如果原告能夠「證明被告對這些無人直升機進行了商業銷售、要約銷售，或以其他方式進行了實質性的商業使用（used them commercially in a substantial way）」，被告就不能主張第1498條的豁免[5]。

原告聲稱，AeroVironment明顯意圖且確實利用Terry在商業上引起市場對其技術實力的關注，將自己定位於航空業巨頭之列，且利用專利技術「建立品牌知名度」並獲得備受矚目的航空航天行業獎項。原告主張，這些行為均非「微不足道」（de minimis）。因此，原告認為，鑑於被告對該技術的「全面而廣泛的市場營銷」，被告不能主張豁免[6]。

被告則回應，原告未能證明被控技術的任何實質性商業使用。被告認為，原告所依賴的Terry相關活動不能構成侵權使用，因為被告僅將Terry作為「機智號」的替代品使用，即為了討論或展示這些無人直升機，而不是實際使用該直升機，因為這些無人直升機遠在數百萬英里外的火星上。另外，被告主張，其所獲得的行業認可是基於其在「機智號」上的工作，該工作受到第1498條的豁免保護[7]。

最後，被告主張，這些行為也受到微不足道使用（de minimis use）例外的保護。這類行為包括與其他公司討論合作意向。此外，被告指出，一份內部文件中雖然提到未來五年計劃，但其僅屬於推測性，並不代表已採取的任何行動[8]。

地區法院判決

首先雙方都同意，被告的確從未向其他公司提供銷售（offer to sell）或實際銷售被控技術。爭議在於，被告的非銷售活動（展示或宣傳）是否構成實質性商業使用[9]。

其一，法院認為，原告所指出的大部分使用都與被告針對「機智號」的工作相關，而該工作是為了政府所做，或者經政府授權所做，而可受到第1498條的豁免保護。這包括被告在AUVSI的演講，以及教育和公共服務活動中展示Terry作為「機智號」的替代品。此外，這也包括被告因「機智號」工作獲得的行業獎項[10]。

原告主張這些活動超出第1498條的範疇，即認為政府承包商不得討論與政府相關的工作。但法院認為這一觀點並無法律依據。事實上，施加此限制將違背第1498條的立法目的，即允許政府可以購買商品或服務以執行政府職能，而無庸擔心專利侵權疑慮。如果第1498條的保護附帶禁止承包商討論其成就，將會減少承包商與政府合作的動力。故法院拒絕施加這樣的限制[11]。

其二，原告指出的其餘活動要就不構成侵權，不然就適用第1498條下的微不足道例外（de minimis exception）。在此背景下，「如果被告的非政府性活動極為有限，法院可以基於『微不足道的事情法律不予理會』原則，駁回整個訴訟。」例如，被告向UP. Partners的展示會表示並無意圖銷售Terry，且未產生任何投資或交易；被告工程師向個人朋友展示Terry的行為也屬於微不足道的行為[12]。

其他活動，例如未曾進行的會議、未有結果的商業討論以及內部關於未來五年商業計劃的推測，均不構成專利侵權意義上的「使用」，亦不構成第1498條下的侵權行為[13]。總之，原告未能證明任何系爭技術的提供銷售或商業銷售行為。原告依據的活動要就涉及第1498條保護的行為，不然就屬於微不足道的行為，或是在任何情況下均不可訴。此外，原告對於有關AeroVironment可能未來將「機智號」和Terry用於商業用途的證據，僅屬推測，無法證明當前被控技術的實質性商業使用[14]。

最終，本案被告因是屬於承包政府標案所開發的產品造成專利侵權，因此確實可以獲得第1498條的豁免保護，Arlton兄弟若要控告，只能控告政府，且僅能請求損害賠償金。

備註：

Ariton v. AeroVironment, Inc., 687 F. Supp. 3d 899, 902 (C.D. Cal. 2023).

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責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：	楊智傑
現任：	雲林科技大學科技法律所教授
經歷：	真理大學法律系助理教授真理大學法律系副教授
學歷：	台灣大學法律系中央大學產業經濟所碩士台灣大學法學博士
專長：	智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法