2023年美國地方法院值得注意的設計專利案件 - 1：設計專利圖式之間一致性及準確性和專利侵權比對中相關先前技藝

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葉雪美╱北美智權報　專欄作家

2023年是美國地方法院裁決繁忙的一年！作者挑選出三個最值得注意有關設計專利的判決案件為大家介紹。其中包括美國設計專利圖式的不一致導致專利無效，一方面也回顧這些年在設計專利侵害訴訟中相關先前技藝在一般觀察者中應用的趨勢。

本次探討內容將會分為2期刊出，本期將優先介紹設計專利圖式之間的一致性與準確性和專利侵權比對中相關先前技藝重要性共2個案例內容。

設計專利圖式之間的一致性及的準確性：Torvent LLC v. Techtronic Industries Co., Ltd.案件

Torvent LLC於2014年11月20日首先提出序號14/548392「直通式植被修剪裝置」的發明專利申請（核准專利編號9,516,807，簡稱807專利），並於2016年12月12日提出807專利的連續申請序號15/376474的發明專利申請（核准專利編號9,924,631，簡稱631專利，如圖1所示）、2018年1月26日提出631專利的連續，序號15/881252的發明專利申請，2021年9月24日提出序號29/809096「線修剪器組件」的設計專利申請，2022年11月22日核准編號USD970,321設計專利（如圖2所示）。Torvent LLC在2022年12月21日對包括多個Techtronic實體、家得寶（Home Depot）和沃爾瑪（Walmart）在內的幾名被告提起地方法院訴訟，指控其侵害多項設計和發明專利，其中包括美國專利號D970,321（D321專利），該專利針對線修剪器組件的裝飾設計。另外，因為D321專利是發明專利的延續案，因此Torvent主張，被告用於切割植被的強力割草機發頭侵害其專利（割草機也稱為除草機）—家得寶和沃爾瑪銷售創科的實體產品。

在專利權範圍解釋過程中，Torvent主張D321專利不需要解釋。被告辯稱，該權利範圍是不確定的，因為其數字包含4個不可調和的不一致之處（如圖3所示）：（1）圖3第一列左側圖示顯示了沿著線軸錐形底部的四個切口，而圖3第三列右側的圖示則顯示了六個切口；（2）圖3第一列左側圖示顯示了這些切口如「均勻延伸至下部圓柱形部分邊緣的三角形切口」，而圖3第二列右側圖示和第三列左側圖示顯示「具有彎曲頂部且在延伸至下部圓柱形部分邊緣時向外成角度的『鼠門』形狀」；（3）圖3第一列左側圖示所示的凹部與圖3第二列右側圖示和第三列左側圖示凹部的尺寸和寬度不同，並且圖3第一列左側圖示顯示了與同列右圖和第二列右側圖示所呈現之幾何形狀不同的修剪線通道開口。

然而，受理此案的美國地方法院站在被告這邊，裁定D321專利無限期無效。法院認為，該領域技術人員若以一般觀察者的方式觀察外觀設計，無法合理確定地理解外觀設計的範圍。因此法院表示，該專利提出了兩種不同的切口和凹陷樣式：圖3第一列左側圖示顯示了具有四個V形切口和狹窄凹陷的樣式，圖3第二列的2張圖及圖3第三列的2張圖均顯示了具有六個圓形切口和較寬凹陷的版本。

法院最後判定不可能確定實際主張的是哪種類型的剪裁和裁切。特別是，無法確定所主張的設計是否有四個或六個切口，這些切口是三角形還是圓形，切口的底部是光滑還是包含角度，以及裁切應該是窄幅或寬幅。因此，法院認為圖3中顯示切口和凹陷的不一致妨礙了對所請求保護的設計範圍的整體理解，因此導致D321專利的權利範圍不確定。

專利侵權比對中相關先前技藝的重要性：North Star Technology v. Latham Pool Products, Inc.案件

North Star Technology國際有限公司和North Star Technology有限公司在田納西州東區向地方法院提起訴訟，主張Latham Pool Products公司侵害了North Star的USD791,966（D966專利），該專利針對的是游泳池的裝飾性設計。North Star Technology國際有限公司在2016年1月28日向美國專利商標局（USPTO）提出序號29/553,2的設計專利申請案，2017年7月11日，核准公告USD791,966（如圖4左側圖示）。這2個 North Star實體是Leisure Pools實體家族的智慧財產權控股公司。因此Latham Pool提出不侵權即決判決的動議。下面複製所主張的設計（如圖4左側圖示）和被指控產品（如圖4右側圖示）的並排比較。

Latham Pool辯稱，被告產品的外觀與D966專利明顯不同，特別是考慮到先前技藝，並且被訴產品的設計與專利之間存在的任何相似之處都源於使用了在取得專利之前，常用於泳池設計的設計元素，例如：2007年由BrainVan Bower設計（如圖5所示）的長方形游泳池就與D966專利很相像。

還有，被告Latham Pool公司提出許多游泳池作為相關的先前技藝（圖6～圖8）。特別是圖9所呈示的是被告Corinthian 16泳池與先前技藝中池邊長凳類似的設計特徵之比對。

North Star對此回應，Latham Pool的非侵權論點不允許集中於單獨地看待設計特徵，而應根據一般觀察者檢測時考慮這些設計在整體上是否具有欺騙性的相似性。雙方一致認為「一般觀察者」是「正在考慮在家中購買和安裝游泳池的房主」。然而，地方法院認為正確的比較需要並排查看專利設計和被指控產品的圖紙，「如果要求保護的設計和被指控的設計『足夠不同』且『明顯不相似』，則專利權人沒有履行其證明侵權的責任」。再者，因為對於一般觀察者來說，被控訴產品的整體裝飾外觀與D966專利有足夠的區別，並且明顯不同。特別是這2種設計都由一個大致呈現矩形的水池、日光浴壁架、全寬樓梯和深長凳組成，但這些「高度相似」不足以證明侵權。專利設計是有角度的矩形，而被告設計是彎曲的圓形形狀（如圖10所示）。以下為法院明白指出的具體差異：

（1）該專利具有一個矩形全寬入口台階，而被訴產品在水池角落設有兩個獨立的弧形入口台階（如圖11所示）。

（2）D966專利中從曬黑台通往水池主體的台階有兩種不同的長度，但被訴侵權產品中的台階長度相等（如圖12所示）。

（3）該專利中深端的長凳是長方形的，頂部有較小的長方形台階，而被訴侵權產品中的長凳是弧形的，沒有台階（如圖13所示）。

（4）在該專利中，安全壁架從主泳池入口台階的頂部圍繞泳池週邊延伸，但被訴產品中的安全壁架位於泳池更深的位置，從主泳池入口台階的底部開始（如圖14所示）。

此外，地方法院還發現，2種設計之間具有高度相似性（事實上，這2種設計都係由一個大致矩形的水池、曬黑壁架、全寬樓梯和深端長凳所組成），不足以證明侵權。因此，法院認定，此案的專利設計與被訴侵權設計「明顯不同」，一般觀察者不會將D966專利的棱角設計與被訴侵權產品的弧形設計混淆。法院最終給予Latham Pool不侵權的簡易判決。

備註：

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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