虛假聲稱產品獲得專利也會被告?2024年聯邦巡迴上訴法院Crocs, Inc. v. Effervescent, Inc.案
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楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授
廠商若在廣告文宣中宣稱自家產品特徵具有專利,但實際上是不實宣稱,競爭對手是否可以提告請求賠償?美國聯邦巡迴上訴法院於2024年10月3日在Crocs, Inc. v. Effervescent, Inc.案判決指出,Crocs公司稱自家鞋款材質具有專利,乃虛假宣稱,競爭對手可以《蘭姆法》第43條(a)(1)(B)的「性質、特徵或品質」之不實宣稱請求賠償。
《蘭姆法》第43條(a)禁止不實廣告
美國聯邦商標法又稱為《蘭姆法》(Lanham Act),其有部分條文管的是不實廣告問題,接近我國《公平交易法》第21條規定。
《蘭姆法》第43條(a)實際條文位置為15 U.S.C. 1125條(a),又可分成二款。
(1) 第1125條(a)(1)(A)規定,任何人不得對商品服務之來源、贊助關係或是否經同意(the origin, sponsorship, or approval)有不實宣稱或表示。
(2) 第1125條(a)(1)(B)規定,任何人不得在商品、服務或商業活動之性質、特徵、品質或地理來源(the nature, characteristics, qualities, or geographic origin)為不實宣稱或表示。
Crocs描述其鞋款所用材料Croslite獲得專利
本案事實為,2006年Crocs公司起訴Dawgs及其他幾家競爭對手的鞋類分銷商,指控其侵犯專利。2016年5月,Dawgs公司對Crocs公司提出反訴,指控其違反《蘭姆法》第43條(a),進行虛假廣告[1]。
Dawgs公司主張,Crocs在其公司網站上,描述了其鞋子所用的材料「Croslite」為「專利的」(patented)、「專有的」(proprietary)和「專屬的」(exclusive)。在台灣的Crocs網站則說明,「Croslite」是「封閉式細胞合成樹脂」,其成分屬於企業機密。
Dawgs聲稱,Crocs透過宣傳Croslite為「專利的」,誤導了現有和潛在的顧客,使他們相信「Crocs的模壓鞋類是由與其他鞋類不同的材料製成的」。這也讓人誤以為Crocs競爭對手的產品「是用比Crocs模壓鞋類更劣質的材料製成的」[2]。
反訴被告Crocs向地區法院辯稱,由於美國最高法院在2003年Dastar案以及聯邦巡迴上訴法院在2009年Baden案中的判決對《蘭姆法》第43條(a)的適用作出限制,因此本案不能用《蘭姆法》第43條(a)提起訴訟[3]。
地區法院判決認為不能用《蘭姆法》第43條(a)提告
本案地區法院首先認為,「專利的」、「專有的」和「專屬的」這些術語是對「發明權」的聲稱。地區法院接受反訴被告Crocs的說法,同意之前最高法院Dastar案和上訴法院Baden案的見解,認為本案的爭議涉及發明權利創作者身分的聲明,而不是對Crocs產品的性質、特徵或品質的陳述,故不可以用蘭姆法對產品的不實陳述規定提告[4]。
最高法院2003年Dastar案
在Dastar案[5]中,美國最高法院考慮了依據《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)有關商品或服務「來源、贊助或批准」的虛假陳述。該案涉及一部二戰電視劇,首次播出於1949年。雖然該電視劇的著作權在1970年代屆期,但原告於1980年代末獲得發行該影劇的專有權利。1995年,被告Dastar購買1949年原始系列的錄影帶,對其進行複製並作了些許編輯,然後將這些影片套裝作為其自有產品銷售,沒有提及原始系列。原告依據《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)對Dastar提起訴訟,指控其虛假標示來源[6]。
最高法院判決,《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)中的「來源」是指「待售有形商品的製造者,而不是體現在這些商品中的任何想法、概念或交流的作者。」也就是說,若宣稱自己是智財權的權利人這種虛假陳述,不屬於第43條(a)(1)(A)中的產品來源問題。最高法院判決認為,由於Dastar是其所售產品的製造者,故並不構成第43(a)(1)(A)條中對產品來源的虛假陳述[7]。
聯邦巡迴上訴法院2009年Baden案
在Baden案[8]中,聯邦巡迴上訴法院審理了Dastar案對第43條(a)(1)(B)訴訟的影響。該案是兩家競爭的籃球製造商之間的訴訟,Baden指控其競爭對手Molten的廣告違反《蘭姆法》。Molten在廣告中推銷其籃球具有「雙重緩衝技術」,並聲稱這是一種「創新」。Baden則主張,Molten宣稱其籃球是「創新」的,使消費者相信Molten是「雙重緩衝技術」的創始者,這是虛假陳述。陪審團原本作出對Baden有利裁決,但聯邦巡迴上訴法院推翻了一審判決[9]。
法院認為,基於虛假作者標示的主張不能依據《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)或第43條(a)(1)(B)提出訴訟。Baden主張Molten的廣告虛假,是因為Molten並非該技術的創始者,也就是說,並非「作者」。法院認為,「作者身份,像授權狀態一樣,並不是第43條(a)(1)(B)中所稱的『性質、特徵或品質』」。因此Baden無法依據第43條(a)(1)(B)提出訴訟[10]。
上訴法院認為宣稱產品有專利屬於對產品性質之描述
回到本案,聯邦巡迴上訴法院同意Dawgs的觀點,認為地區法院沒有注意到本案與Dastar案和Baden案的不同之處。
上訴法院指出,Dastar案「警示說,僅僅聲稱作者的聲明是虛假的產品來源,並不足以依據《蘭姆法》第43(a)(1)(A)或(B)條提起訴訟」。然而,在本案中,「產品的虛假專利聲稱並非單獨存在」[11]。法院指出,「Dawgs提出的指控和證據顯示,Crocs的促銷聲明中的不實之處根植於其產品的性質、特徵或品質。」[12]
此外,上訴法院針對Baden案也進一步解釋說,「聲稱一種產品由『專利』材料製成,並不僅僅是創新和作者身份的表達」。在本案中,Dawgs提交了Crocs的網頁複印本,顯示Crocs宣稱Croslite受專利保護的促銷聲明。這些促銷資料還包括聲明,Croslite具有眾多具體的好處,並且這些好處體現在Crocs的所有鞋類產品中。因此,本案與Baden案有區別[13]。
因此,上訴法院認為,Crocs廣告陳述針對的是Crocs鞋子的性質、特徵或品質。當一方虛假聲稱其擁有產品特徵的專利,並以此方式進行廣告,使消費者對其產品的性質、特徵或品質產生誤解時,可以《蘭姆法》第43條(a)(1)(B)提起訴訟[14]。最終,上訴法院推翻地區法院判決,將案件發回重新審理。
責任編輯:盧頎
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