USPTO近月專利通知新訊

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黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

USPTO近月多次發布專利通知（Patent Alert），包括但不限於：IPR等程序的修正動議（motion to amend，簡稱MTA）規則、PTAB決定局長複審（Director Review）辦法拍版；受該局系統問題影響，一小部分美國專利的專利權期間調整（patent term adjustment，簡稱PTA）天數計算可能出錯；AFCP 2.0辦法試行多年，終於要在12月中旬下架退場；約3100件美國專利申請案，因冒名借牌行為被下令中止程序。

PTAB授權公告後審理（trial）程序相關的兩項修法公告

USPTO先於2024年9月17日發布新聞稿，公告MTA規則最終修法版本，確認IPR等程序中：專利所有權人若提MTA，有權選擇請PTAB就其MTA製發初步指引（preliminary guidance），並依據前述指引提交修訂後MTA（revised MTA）；且PTAB依職權提出新的不具可專利性事由時，可考慮案卷記錄全部證據（PTAB為考慮專利所有權人專利範圍修正，如主動請審查官協助，因此取得的審查官回應應包含在內）；假設PTAB提出新的不具可專利性事由，同樣應採優勢證據（preponderance of evidence）標準。

而後同月30日，USPTO再發新聞稿，宣布PTAB決定局長複審最終辦法：一如先前臨時辦法運作模式，包括PTAB有關一案的成案（institution）決定、終局決定、前述兩項決定准予Rehearing決定、其他程序終局決定，程序任一方當事人皆可請求加做局長複審，USPTO局長也可依職權自行啟動（sua sponte）局長複審，並可指定交PTAB首席法官代行局長複審職務；假若有當事人請求或USPTO局長主動加做局長複審，向美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱Fed. Cir.或CAFC）上訴的官期，將等局長複審程序告一段落後才到期，但PTAB既有程序各項官期不會因此擱置或展延。

部分美國專利PTA計算結果或因官方系統問題出錯

USPTO在2024年9月28日坦承，因該局系統更新的程式編碼錯誤，2024年3月19日至2024年7月30日間授權公告的部分美國專利，因PTA A延誤（A Delays）天數及PTA重疊（Overlapping Days）天數數據問題，導致自動加總的PTA天數出錯，估計數量約占期間授權專利的1%。

若專利所有權人發現其專利PTA天數有問題，USPTO提醒，可於授權公告日起2個月（可依37 CFR 1.136(a)繳費最多請求延長5個月）內，繳費按37 CFR 1.705(b)請官方重新計算。若純是更正前述PTA A延誤及重疊天數問題，USPTO不收重新計算請求及延期規費，但要是USPTO人工驗算後發現其他問題，即無法適用本項免費辦法，保險起見，建議所提請求直接授權USPTO自Deposit Account扣除必要額外規費。

AFCP 2.0辦法將於2024年12月15日廢止

AFCP 2.0是美國專利申請人收到終局核駁時的常用辦法，毋須繳納額外規費。然而，根據USPTO說法，AFCP 2.0的行政管理成本非常高，為支應相關花費，USPTO 2024年4月3日發布2025年度專利規費調整提案時，提議新增AFCP 2.0申請規費。但分析公眾回饋意見後發現，公眾對AFCP 2.0及收費提案頗有疑慮，付費參與AFCP 2.0的意願不高，USPTO 2024年9月30日宣布決定自12月15日起停辦AFCP 2.0。換言之，可請求適用AFCP 2.0辦法的最後一天落於2024年12月14日。

AFCP 2.0停辦後，申請人收到終局核駁，仍可依37 CFR 1.116提交修正答辯，且可請求加做審查官面詢，若要走訴願程序，亦可於Notice of Appeal送件時併提Pre-Appeal Brief Request，目前Pre-Appeal Brief Request for Review辦法仍在試行期間，尚無停辦或辦法變更訊息。

冒名借牌重大違規案例

USPTO於2024年10月2日針對一起冒名借牌事件作成終局命令，中止約3100件美國專利申請案相關程序，且封鎖前述案件在USPTO行政程序的一切救濟管道。除重申美國專利代理人須恪遵職業倫理規則，也提醒申請人，USPTO官網有該局註冊代理人及懲戒名單等公開資料[1]可供查詢。

遭冒名借牌的Jie Yang（Yang），2018年12月4日註冊成為USPTO執業代理人（Reg. No. 77,665），冒用其電子簽名的是Dr. Yu Mark Wang（Wang）及其事務所Wayne and King, LLC（又稱W&K IP或W&K），甚至包括複數美國境外實體。USPTO風紀單位（Office of Enrollment and Discipline，OED）先是發現，多件有Yang電子簽名（S-signature）的微實體聲明書明顯違反適用要件（37 CFR 1.29(a)(2)五案上限要件），2022年10月發函要求Yang說明（Request for Information，簡稱RFI），才使整起事件曝光。

依37 CFR 1.4(d)(2)(i)規定，代理人使用電子簽名方式署名時，須親自將電子簽名安插進文件檔案才算合規親簽，但2020-2022年間，W&K至少提交約4000份他人代為植入Yang電子簽名的文件給USPTO，Yang表示在收到OED RFI之前，對前述文件一無所知。因這一作業模式持續數年、牽涉數千案各類文件，USPTO認定係蓄意公然藐視其規定，除違反37 C.F.R. 1.56誠實義務（duty of candor and good faith）之外，向USPTO提交帶有不當目的文件，也違反37 CFR 11.18(b)(2)(i)規定，惡行重大（egregious），故USPTO決定依37 CFR 11.18(c)作出懲處。

自這道終局命令寄發日起，相關申請案的申請程序終止，不得提交Petition to Revive或Petition to Withdraw a Holding of Abandonment，並禁止主張其美國國內優先權的ADS或其他文件提交，且刪除案卷記錄上全部載有Yang簽名的檔案（相關文件實際上不會從案卷資料移除，但其作用相當於視為未提交，可能會導致申請案廢案）。而Yang坦承其行為及疏忽違反USPTO職業行為規則37 CFR 11.804(d)，USPTO先前已另行發布終局命令[2]，予以公開申斥，並自該項命令寄發日起開始12個月的Probation，但只要之後該位代理人沒有被另外公告停權、除名，這段期間仍可正常執業。

備註：