淺談兩岸專利優先權主張復權、新增與修正

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邱英武╱北美智權　智權法規研究組資深副理

2023年12月21日公布施行的《中華人民共和國專利法實施細則》於第36條以及第37條新增優先權主張恢復、增加與改正的權利。台灣也有優先權復權制度，二者的規範初看有類似，但實際操作上仍有不同。

對岸法令

於2023年12月21日公布施行的《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱「中國專利法實施細則」)第36條以及第37條，分別規定優先權主張的恢復、增加以及改正。二條文分別如下:

第36條　申請人超出專利法第29條[1]規定的期限，向國務院專利行政部門就相同主題提出發明或者實用新型專利申請，有正當理由的，可以在期限屆滿之日起2個月內請求恢復優先權。

第37條　發明或者實用新型專利申請人要求了優先權的，可以自優先權日起16個月內或者自申請日起4個月內，請求在請求書中增加或者改正優先權要求。

第36條係優先權主張的恢復，第37條則是增加與改正。對於第36條，還要再注意同法第128條[2]，因該條係針對國際專利申請案 (簡稱PCT申請案) 的優先權主張恢復的適用規範。惟因台灣非PCT成員國，無法向台灣智慧局直接提出PCT申請，於此便不贅述。

我國規定

台灣專利法第29條第4項則規定

第29條第4項　　申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或違反第一項第一款、第二款規定視為未主張者，得於最早之優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張，並繳納申請費與補行第一項規定之行為。

兩岸條文看似相似，但其實在操作上仍有不同，茲分述如下。

兩岸異同

● 優先權恢復

■ 適用的優先權種類

　中國專利法實施細則第36條係規定逾越專利法第29條規定的期限，回看專利法第29條的規定，第1項係國際優先權主張，第2項則是國內優先權主張。因此，中國專利法實施細則第36條的恢復規定適用於國際與國內優先權，而中國專利法實施細則第37條的增加與改正，雖無如中國專利法實施細則第36條中的［專利法第29條］的敘述文字，但前提就是於申請時已經主張一件以上的優先權基礎案，自是可以直接適用國際與國內優先權主張的增加或改正。

而台灣專利法第29條第4項所的［主張優先權］僅係指同法第28條之國際優先權，不包括同法第30條的國內優先權。

■ 適用的狀況

　中國規範是如果超過專利法第29條規定之期限，只要提交申請書並說明理由。而台灣則是除前述的期限外，尚須是非故意為前提。

另台灣對於［視為未主張優先權］之［違反台灣專利法第29條第1項第1款、第2款］情況，在中國法規中並未見到，惟應可適用。因為［台灣專利法第29條第1項第1款、第2款］的［視為未主張優先權］的狀況，在中國適用上，只要超過12個月的優先權主張期限，都屬於專利法實施細則第36條的［超出專利法第29條規定的期限］。

● 優先權增加

　中國規範在中國專利法實施細則第37條，前提是申請案必須已經主張一件以上的優先權基礎案後，要再增加新的優先權基礎案時方適用。而台灣對於此增加狀況，則是直接掛在優先權恢復的適用範圍中。

● 優先權更正

　［更正］一詞，在中國稱作［改正］，中國係同樣規範在專利法實施細則第37條中。也是必須在申請案中已經主張一件以上的優先權基礎案後，發現提供的基礎案資料，第一次申請日、申請國家或申請號記載錯誤時，均可以提出改正申請。但在台灣則是無法條直接載明［優先權更正］，而是在審查基準第一篇第七章1.6主張國際優先權聲明事項之更正中，列出二種可提出更正的狀況如下：

■ 聲明事項記載之第1次申請日、受理國家或WTO會員、基礎案號與優先權證明文件記載不一致，更正聲明事項與優先權證明文件一致。但第1次申請日及受理國家或WTO會員兩者均記載錯誤時，不得請求更正，應依國際優先權之復權辦理。

■ 因外國或WTO會員專利專責機關，誤發優先權證明文件，致聲明事項記載有誤，嗣經該專利專責機關，重新核發更正後之優先權證明文件。

關注重點

中國專利法施行細則修正後，新增的優先權主張恢復、增加與修改規範，是因應潮流的修正。但仍有部分國家，對於此種恢復的規範是不予以承認其效力。例如德國、印度、韓國、印度、菲律賓以及捷克…等國家。因此，在優先權主張期限的管控上，仍是以遵循12個月為要。

另有個重點必須注意，就是［前申請案與本次申請案的時間間隔］以及［主張優先權期限］是不同概念。前者的12個月時間間隔，並無可增加或改正的機會。而後者的12個月期限，係未於該期限內主張者，可以在規定的補救期間內處理，增加或改正合乎［前申請案與本次申請案的時間間隔為12個月內］的優先權基礎案。

備註：

第29條
申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協定或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。
申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在中國第一次提出專利申請之日起六個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。

第128條
國際申請的申請日在優先權期限屆滿之後2個月內，在國際階段受理局已經批准恢復優先權的，視為已經依照本細則第36條的規定提出了恢復優先權請求；在國際階段申請人未請求恢復優先權，或者提出了恢復優先權請求但受理局未批准，申請人有正當理由的，可以自進入日起2個月內向國務院專利行政部門請求恢復優先權。