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手錶製造商的商標混淆誤認爭議:2021年聯邦第二巡迴上訴法院Hamilton v. Vortic案

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王思原/世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授

位於美國科羅拉多州的Vortic公司,將Hamilton公司於19世紀末至20世紀前期生產的古董懷錶升級改造(upcycling),變身為一款名為The Lancaster的手錶。The Lancaster保留並展示了懷錶上原有的Hamilton商標字樣。Hamilton認為Vortic的商業模式侵害其商標權,向美國紐約南區聯邦地區法院提起訴訟。地區法院審理後以Vortic的作法並無致相關消費者混淆誤認之虞為由,判決Hamilton敗訴。Hamilton不服,向美國聯邦第二巡迴上訴法院提出上訴,尋求翻案……

升級改造與商標侵權

升級改造,或稱為創意再利用(creative reuse),是指將既有產品回收利用,改造成吸引消費者的新商品。升級改造可以延長既有產品使用壽命,促進永續性和循環經濟,在環境意識高漲的今日,正在形成新的消費風潮。升級改造通常形式有二,第一種是拆解原產品,利用其組成部件創造新產品。例如,用舊的名牌服裝或名牌包碎片,製成耳環或吊墜。第二種是在原產品上添加新元素,將之轉變為新產品。例如,以添加流蘇、珠寶或其他配件來改造或客製化名牌包[1]。依美國商標法之規定,於自己商品上使用他人商標的行為,有致消費者對商品來源、授權或加盟關係等產生混淆誤認之虞者,即構成對該他人商標權之侵害。因此,就升級改造業者(upcycler)而言,如何避免商標侵權糾紛,實為重要課題。

本案事實背景

Hamilton(包括Hamilton International LTD及其前身Hamilton Watch Company)自1909年起即享有Hamilton之商標權。1969年之前,Hamilton在其位於賓州Lancaster市的工廠生產懷錶。Custer於2013年創立Vortic公司,標榜保存美國歷史,致力於生產100%美國製手錶。由於美國本土已不再生產手錶機芯,Custer決定將19至20世紀間美國製的古董懷錶升級改造成新手錶。其後,Vortic以Hamilton總部最初所在地賓州Lancaster市為名,推出的一款名為The Lancaster的手錶。The Lancaster使用Hamilton於1894年至1950年間生產的懷錶的機芯和錶盤,其餘部分,則由Vortic製造或來自其他美國廠商。The Lancaster的正面保留並展示了懷錶上原有的Hamilton商標字樣,背面則裝有玻璃蓋,可以看到刻有Hamilton Watch Lancster字樣的機芯。背蓋周圍有一個金屬環,上面刻有VORTIC WATCH CO、THE LANCASTER字樣,以及該手錶的Vortic序號[2]

圖1:The Lancaster手錶的正面及背面 /圖片來源:Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC, No. 20-3369 (2d Cir. 2021) at *6.
圖1:The Lancaster手錶的正面及背面 /圖片來源:Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC, No. 20-3369 (2d Cir. 2021) at *6.

2014年至2018年間,Vortic製造並銷售了58支The Lancaster手錶。買家會收到一個木盒,裡面有一本小冊子,顯示Vortic的標誌,並描述Vortic的生產、組裝和修復過程。盒子裡還有一張製造證書及Vortic公司認證卡,記載該手錶的Vortic序號及機芯序號,並由將其改造為手錶的Vortic製錶師簽名。The Lancaster系列手錶的廣告同樣強調了手錶零件的古董和真品性質[3]

紐約南區聯邦地區法院作成有利被告之判決

2017年7月21日,Hamilton以The Lancaster侵害其商標權為由,於美國紐約南區聯邦地區法院起訴Vortic及Custer。地區法院於2020年2月19日進行為期一天的法官審判(bench trial),並於9月11日作成Hamilton敗訴,Vortic及Custer勝訴之判決[4]。判決中指出,商標侵權訴訟之原告須以優勢證據證明被告(1)未經同意;(2)於商業上使用;(3)原告註冊商標之複製或仿冒物,作為商品或服務銷售之部分;及(4)該使用有致混淆誤認之虞。本案唯一爭點為該使用是否有致混淆誤認之虞。依第二巡迴上訴法院於1961年Polaroid Elecs. Corp.案建立的先例,判斷混淆誤認時應審酌下列因素:(1)原告商標的強度;(2)兩商標的近似程度;(3)產品的類似程度;(4)在先商標權人跨足被告市場的可能性;(5)實際混淆;(6)被告是否善意採用該商標;(7)被告產品的品質;及(8)購買者精明程度。但Polaroid因素之適用並非一成不變,不排除視個案情節,納入其他因素之可能性。依最高法院之見解,在此類涉及正品整修(modified genuine products)的案件中,被告是否充分揭露產品的來源應為決定性因素。最高法院於1947年Champion Spark Plug Co. v. Sanders案指出,只要修復後的火星塞上清楚打上「經修復」或「使用過」等字樣,且於包裝上表明由被告進行修復,這種對於產品來源的充分揭露即已給予原告應有的保護[5]

根據上述法律標準,地區法院認為,就廣告行銷材料及手錶本身而言,Vortic已經滿足Champion案所要求的充份揭露標準[6]。地區法院接著審酌Polaroid因素。雖然地區法院就所有因素進行討論,但同時指出,就本案而言,真正重要的只有實際混淆誤認、被告善意與否以及購買者的精明程度等三項。首先,地區法院認為並無證據顯示實際混淆誤認的發生。其次,地區法院採信Custer的證詞,認為其行為屬升級改造(upcycling),而其回收修復古董懷錶機芯的本意在於保存美國歷史,而非混淆消費者。最後且最重要的,地區法院指出,像The Lancaster這種昂貴的手錶,涉及的是極為精明的潛在消費族群。在作出消費決定之前,他們會特別注意已揭露的資訊、搜尋容易取得的資訊[7]。在權衡Champion案的完整揭露原則及Polaroid因素之後,地區法院認為並無混淆誤認之虞,因此,作成有利於被告Vortic及Custer之判決[8]

聯邦第二巡迴上訴法院維持原判決的理由

Hamilton接著提起上訴,上訴法院於2021年9月4日作出維持地區法院原判之判決。判決理由中將Hamilton之主張歸納為三點,並逐一加以反駁。首先,Hamilton主張,地區法院自始就不應該適用Champion案,理由在於The Lancaster整修或修理的幅度過大,已超出正品整修之範圍。依Hamilton之見,The Lancaster手錶並非整修過的Hamilton正品,而是包含Hamilton零件的新手錶。上訴法院則認為,依地區法院於審判中認定的事實,適用Champion案並無錯誤[9]

其次,Hamilton針對地區法院適用Champion和Polaroid的順序提出質疑。Hamilton認為,在援引Champion案進行充分揭露分析之前,應先依Polaroid因素判斷混淆誤認之虞。其理由在於,被告就充分揭露標準的滿足與否負舉證責任,而該舉證責任的權重應視混淆誤認程度而定[10]。對於Hamilton的質疑,上訴法院提出三點加以反駁:首先,Vortic確實已依Champion案之要求,證明其揭露之有效性[11]。更重要的是,在商標侵權案件中,原告對於被告使用該商標會導致消費者混淆的可能性應負舉證責任。對此,地區法院正確地參酌Champion案件及Vortic的揭露,以確認Hamilton是否履行了該項舉證責任[12] 。此外,判決先例確認法院無須以任何順序審酌混淆誤認之虞相關因素。法院可以靈活運用Polaroid因素。Polaroid測試的適用並非機械性的,其終極關注在於,從整體上看產品,消費者是否可能產生混淆誤認之虞。在涉及翻新商品轉售的商標侵權案件中,Champion案在消費者混淆誤認分析中扮演重要角色。 Polaroid和Champion的目的都是為了辨別被告使用原告的商標是否會誤導消費者,法院進行該分析時沒有必須遵循的順序[13]。綜言之,上訴法院認為,地區法院正確地將商標侵權的舉證責任歸於Hamilton,並正確分析了Polaroid與Champion案中的相關考量因素[14]

最後,Hamilton對地區法院基於Champion和Polaroid作出的事實認定提出質疑。上訴法院則認為在地區法院在事實認定上並無明顯的或其他的錯誤[15]。首先,在進行Champion分析時,地區法院認為Vortic充分揭露了The Lancaster包含翻新原件零件的事實,並且釐清了與Hamilton的關係[16]。這些事實認定都在記錄中有堅實的基礎,完全支持地區法院的結論。而地區法院在其消費者混淆分析中,給予了Vortic這種充分揭露很大的權重[17]。其次,地區法院對Polaroid因素的事實認定並沒有出現明顯的錯誤。根據向來奉行的「明顯錯誤審查」(clear error review)標準,上訴法院應尊重地區法院的事實認定[18]

結論

在環境意識高漲的今日,升級改造已蔚為新的消費風潮。然而由於升級改造往往涉及使用他人商標的行為,以致引起商標侵權疑慮。透過本案判決,美國法院指出,就升級改造業者而言,若要避免商標侵權糾紛,首要措施在於產品修整改造相關資訊的充分揭露。

 

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 

作者:王思原
現任:世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授
經歷:開南大學法律學系助理教授

世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授

學歷:台灣大學法律系

英國格拉斯哥大學法學碩士

英國新堡大學法學博士

專長:智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

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