歐盟未註冊設計保護和首次揭露之相關問題（一）

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葉雪美╱北美智權報　專欄作家

歐盟共同設計體系（Community Design， 簡稱歐盟設計）採用兩種不同的設計保護制度，一種是「註冊」設計（Registered Community Design）保護；另一種是「未註冊」（Unregistered Community Design）的設計保護，一般簡稱為「UCD」，自2002年3月6日開始實施，UCD制度就是一項設計於歐盟境內公開後，無須提交任何申請文件或費用，即自動擁有自公開日起算3年之設計保護期間。這種非正式權利的創建是為了滿足行業和創意人員對外觀設計保護權的需求，為短期產品提供廣泛的領土保護和安全，而無需複雜且昂貴的註冊程序，因此，UCD看起來是保護你的產品設計的好工具。

不過，關於UCD首次揭露的一些問題一直存在疑問，其中較具爭議性的有兩個議題，其一是，設計師是否必需單獨公佈尋求未註冊共同設計保護的產品的每一部分或特徵。其二是，外觀設計是否必須在歐盟地理領土上首先發布，才能使其作為未註冊共同設計獲得保護。2021 年 10 月 28 日，歐盟法院 （CJEU） 的裁定確定了「整個產品的揭露足以對該產品的部件或特徵提供未註冊設計保護」的原則，另一問題由英國智慧財產權與企業法院（IPEC）提起的案件促使歐盟法院就這一問題尋求澄清，以期獲得指導。本文將介紹這兩件訴訟案件，提供給國內設計師及產業界做為參考。

※「歐盟未註冊設計保護和首次揭露之相關問題」將分為四期刊出，本期為第一部分。

未註冊設計保護的相關法律規定

設計在歐盟範圍內作為註冊或未註冊的共同設計受到保護。「歐盟共同設計規則」 （簡稱CDR）第7條(1)項是有關設計公開揭露的規定，其內容為：「如果一個設計在第5(1)(a)與第6(1)(a)或是在第5(1)(b)與第6(1)(b)所規定的日期之前，以下列的形式公開，例如：出版、展示、商業上使用或以一般正常的商業程序、或以其他的方式在特定相關的商業領域執行，只要是在歐盟領土內有前述的行徑，即被視為已為公眾可得知的（made available to the public）。如果該設計在特定相關的商業領域中不是經由一般正常的商業程序合理地被公開，則該設計不應被視為公眾可得知。除此之外，如果設計是被明示或暗示應該保守機密的第三人所公開時，該設計則視為未曾公開」。

第11條規定是關於UCD的開始和保護期限。 （1）符合第 1 條要件的設計應受到未註冊共同設計的保護，保護期為自外觀設計首次在歐盟體內向公眾提供之日起三年；

（2）就第 1 款而言，如果一項外觀設計已經出版、展示、在貿易中使用或以其他方式揭露，且在正常過程中，該外觀設計應被視為已向歐盟內的公眾公開。

商業上，這些事件理應被歐盟內運作的相關部門的專業人士所知曉。易言之，UCD僅通過公開外觀設計即可成立，並自公開之日起三年內受到保護。這項非正式權利的創建是為了滿足行業和創意人員對外觀設計保護權的需求，為短期產品提供廣泛的領土保護和安全，而無需複雜且昂貴的註冊程序。

CDR第5條第1項規定：如果沒有相同或同一的設計已公開在先，該設計被認為具有新穎性（Novelty）；第2 項規定：如果兩個設計只有在不重要的細部（in immaterial details）上略有差異時，則兩個設計被視為「同一設計」（deemed to be identical）。第6條第1 項規定：如果一個設計能讓具有相當瞭解的使用者（the informed user）產生一種整體印象（the overall impression），且不同於其他已公開在先的設計的整體印象，則該註冊設計被認為具有特異性（Individual Character）；第6條第2項規定：在評估該設計是否具有特異性，應將設計師在設計時可發展的自由程度（空間）納入考量。這兩項保護要件的評估是以設計註冊的申請日（或是優先權日）為判斷基準日，其中以為判斷依據的先前技藝，就是在申請日之前已經公開揭露（disclose）或可為公眾可得知的設計。

然而，根據CDR第5條和第6條，為了享受未註冊的共同設計保護，該外觀設計在要求保護之日必須具有新穎性並具有獨特性，即該外觀設計不得與任何其他外觀設計相同（該其他設計必須在相關日期之前已向公眾提供），並且該設計還必須給相當認知的使用者帶來與在相關日期之前向公眾提供的其他設計不同的整體印象。CDR第5條至第7條規定，判定註冊設計的有效性的相關日期為設計註冊的申請日（或是優先權日），而未註冊設計有效性的相關日期則為第11條相應條件下該外觀設計首次公開的日期。此外，CDR第11（2）條規向公眾提供整個產品的影像是否也適用於公開整個產品的部件的設計，這樣部件就成為可用的，可單獨受未註冊設計保護，還有，根據CDR 第4（2）（b） 條和第 6（1） 條評估獨特性並確定複合式產品中組成部分的整體印象時，應適用哪個法律標準。

首次揭露的內容與保護範圍

UCD設計制度是保護歐盟 （EU） 產品的一種有用形式。當產品首次在歐盟公開時，它們就會自動存在，並保護產品的外觀免遭複製，自首次揭露起，它們的有效期為三年。在侵權訴訟中，CDR 規定了未註冊設計的有效性推定（CDR 第 85（2） 條），首先是權利人提供證據證明第 11 條規定的條件已得到滿足。其次，未註冊共同設計所有人是否不必完全提供相關未註冊設計獨特性特徵存在的證據，UCD保護就可及於該設計中一個或多個產生獨特性特徵的元素。

Ferrari SpA v Mansory Design & Holding GmbH， WH ， 案件[1]

2014 年 12 月 2 日，義大利跑車製造商法拉利（Ferrari ）發布新聞稿，首次向公眾推出其頂級車型 Ferrari FXX K，該車型的生產數量非常有限，並且僅在賽道上使用。該新聞稿包含以下 FKK X 整體外觀圖片（如圖1 所示）。Mansory Design 是一家專門從事高端汽車個性化（通稱為「改裝」）的公司，隨後生產了「改裝套件」，其中包含可用於改變 Ferrari 488 GTB 外觀的組件，使其看起來像 Ferrari FXX K（如圖2 所示）。 Ferrari 試圖在德國法院主張 FXX K 部分未註冊的權利，尋求禁制令，阻止Mansory在整個歐盟銷售這些套件。據稱Ferrari 對相關零部件的未註冊權利，源於整車照片的公佈。

圖 1：判決書中轉載的Ferrari 公開汽之車照片

圖2：被告販售的改裝引擎蓋板與Ferrari 488 GTB原引擎蓋板之比對

法拉利在德國一審和上訴中均敗訴，兩次法院均裁定未註冊的共同設計權不存在。就法拉利FXX K的截面而言，這是因為所主張的設計缺乏一定的自主性和形式一致性的最低要求，並且涉及任意定義的截面。就法拉利FXX K的整體外觀而言，由於可以假定所主張的設計存在，因此不會受到Mansory設計的侵權，這給相當認知的使用者帶來了不同的整體印象。

法拉利通過就法律問題向德國聯邦法院提起上訴的方式提出了自己的主張。德國聯邦法院認為，上訴的結果取決於對CDR第 1 號條例的解釋。從初步裁決請求的解讀來看，德國聯邦法院似乎傾向於同意下級法院的意見，因此中止了訴訟程序，並向歐洲法院提出了以下兩個問題：

（1） 產品各個部分的未註冊共同體外觀設計是否因產品整體形象的公開而產生；如果答案是肯定的；（2）是否應採用附加標準，例如一定的自主性和形式的一致性，以評估零部件的個性化特徵，例如，對於車輛車身的一部分，應採用整合到一個複合式的產品中。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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