《新南向專題》前進新南向市場不可忽視智慧財產權布局

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

未來五年，東南亞將成為台灣企業首要考慮的海外投資目的地，但要前進新南向市場，需先考量落地時能否確保智慧財產權的安全，以免最後賠了夫人又折兵。普華商務法律事所外國法事務合夥律師張家健指出，當進入一個新市場之前，必須先留意當地是否有潛在侵權的事實存在，並且盡快提出維權的主張。若要獲得智財權的保護，除了申請專利及註冊商標，還有主張Know-how。假設能得到當地的專利和商標權保護，記得一定要提早申請，就不用擔心第三人未經許可使用公司的智財權。針對無法獲得專利權保護的技術，則要落實Know-how的控管，最好能從台灣外派員工過去，盡量不要讓當地的員工知道Know-how，但有些時候在不得已情況下，公司還是會選擇公開Know-how以獲取龐大的市場利益。

美國產權聯盟（Property Rights Alliance）每年針對該國家對法治的尊重、對資產所有權的約束、以及智財權被侵權之後的法院救濟等項目進行智財權評比，根據《2022國際智財權指數》（international property rights index 2022）總排名來看，2022年台灣排名21、馬來西亞29、泰國67、印尼69，而越南以排名85[1]落後並不意外，因為設立智財法院代表一個國家打擊專利侵權、商標仿冒的決心，越南至今仍無專屬的智財法院，智財權保護有待加強。

進入新南向市場，合資或策略聯盟？

張家健指出，考量以合資或策略聯盟方式進入新南向市場時，要思考當地的合作夥伴可以帶來什麼助益？合作夥伴是否有不可取代的資源？舉例來說，馬來西亞的媒體業和金融業，都必須跟當地合作才能進入投資；製造業則是可以100%由外資持有，就降低了合資的誘因。

合資的好處是可以充分利用當地優勢，獲得在地關係、資源、市場、土地使用，以及對於外資投資限制的豁免，雙方透過合資協議約束，不僅需投入的資源較少，也可以共享資源。若要以獨資的方式進入東南亞投資，雖然可以掌控管理權、避免糾紛，但可能會面臨特定產業對外商控股的法規限制，像是越南公司規定至少一位當地法定代表人、泰國私營公司的股東人數至少兩人、印尼有外國有限责任公司之股東至少兩人等規定。

若要將智財權落地到東南亞，常用的方式有現金出資、技術出資或是短期的策略聯盟。現金或技術出資適合中長期及全範圍合作，直接採用現金出資較單純，因為不涉及技術移轉的估價，若能和當地合作夥伴透過股權連結、共同承擔風險及享受收益，雙方投入的意願相對會更高。但若希望公司的自有品牌、商標投入當地公司，投資人需以自有技術作價增資，就必須思考公司擁有的IP、Know-how要如何合理估價。張家健建議，若還在試水溫階段，最低風險的做法就是在當地找策略聯盟的夥伴，利用專利、商標授權合約的方式合作，彼此培養互信與默契。

張家健強調，在投入IP到合資公司前，首先應思考合資公司設立目的，只是要試水溫還是要全部投入？合資方願意給我方多少承諾？最常遇到雙方並未約定競業禁止的義務，最後合資方另起爐灶變成競爭對手，除了要注意競業禁止的範圍和對象，也要將東南亞國家的民俗風情列入考量。

合資公司要注意IP議題

通常企業在併購交易之前會進行盡責調查（due diligence），其實在IP投入合資公司前，同樣也必須透過盡責調查，包括IP所有權核實、商標權或專利權註冊區域及時效；IP是否存在任何質押權、授權協議或實施限制，或是請專利事務所進行專利侵權風險調查，以便掌控IP的有效性及合法性。

即使做了IP的盡責調查，但像台灣沒有訴訟查詢制度，若公司有進行中的侵權訴訟，不主動告知是查詢不到的，最好能要求合資夥伴以契約方式聲明擔保事項，聲明合資方為IP所有權人或已取得充分授權、IP有效存續及無任何質押權或實施限制，以及合資公司實施IP未侵害第三方權利或違反授權協議，並要求合資公司若違反IP聲明擔保，必須賠償衍生的損失及相關費用。

在授權契約方面，IP授權主要是期待獲得權利金，但授權人通常無法掌握授權後實際銷售的狀況，可能發生權利金短少或計算錯誤，因此簽約時要確保財務資訊查核權，以便針對銷售狀況進行核實。另外就是當合作關係終止時，授權契約也要能同步終止，在建立任何合資關係前，一定要先想好退場機制，以及最壞狀況的停損點。當合資期限屆滿或終止時，要能收購或出售合資公司的股權、收購或出售合資公司IP資產，或將合資公司清算或出售給第三方，不過在東南亞國家要清算公司很困難，要有曠日費時的心理準備。

專利發明歸屬與競業禁止條款

一般來說，越南、印尼、泰國、馬來西亞均規定，受僱人於職務上的專利發明均歸屬於受僱人，泰國甚至規定「公司不得通過契約要求員工放棄取得補償金之權利，且補償金應額外給付」，馬來西亞則規定「員工應有權獲得公平的報酬，且不得以任何契約限制員工的權利，在雙方無共識之情形下，該報酬可由法院判定」。越南雖有規定「員工可獲得公司因發明或設計所賺利潤的10%，以及公司因發明或設計所收到授權金的15%」，但員工可以透過簽署契約放棄補償金，對於企業來說彈性較大。

至於競業禁止方面，越南、泰國及印尼法令並未禁止雇主與員工約定競業禁止義務；只有馬來西亞契約法（ContractsAct1950）禁止雇主與員工約定競業禁止。

營業秘密缺乏法律保障？

依據泰國最高法院2010年的判決，公司與員工間簽署的保密及競業禁止協議，並非保護營業秘密的合適措施。泰國最高法院因原告無法舉證客戶名單及產品出處，有經過合適的措施保護防止任何與該營業秘密無關聯的員工得以接觸該營業秘密，最後撤銷原告訴訟。張家健指出，營業秘密所有權人應針對維護營業秘密之秘密性採取合適的保護措施，不能僅仰賴書面協議，必須建立內部控管程序如讀取或取得權限、門禁及保管箱等補助機制，其實泰國營業秘密的概念和台灣相似，都必須具備 「秘密性」、「經濟性」和「合理保護措施」之三個要件。

張家健曾協助許多台商到東南亞投資或併購，台灣公司最在意的就是製程參數、客戶名單、重要契約，是否簽署保密協議（NDA）後就可以提供給合作夥伴？張家健認為，最好的保護方法就是盡量不提供，要提供一定要經過篩選、去識別化，重要資訊最好等到簽約以後再給對方看，事前防範遠比事後救濟來得重要。

備註：

1. 資料來源：International Property Rights Index 2022。

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