TTAB推翻「100% THAT BITCH」不具商標功能之認定： TTAB 2023年 In re Lizzo LLC案

【王思原／世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授】

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美國知名創作歌手Lizzo以其暢銷單曲《Truth Hurts》中的「100％ THAT BITCH」向美國專利商標局（USPTO）申請商標註冊。商標審查官認為申請人提出的標識其實只是一則慣用語，廣泛地被用來傳達一種通常、熟悉且眾所周知的情感，因此不具商標功能，應依15 U.S.C. §§ 1051-1052及1127予以核駁。申請人不服，遂向TTAB提起上訴……

不具功能原則

「不具功能原則」（failure-to-function doctrine）是美國商標審查手冊（TMEP）規定之拒絕註冊事由之一。TMEP 1202.17(c)指示USPTO不得註冊不具商標功能之申請標識。此原則核心概念在於，即令當事人意圖使用某一標識作為商標，但該標識亦未必能如其所願地發揮指示來源之功能。不具功能原則通常以拒絕註冊事由之身分出現於註冊審查程序。在涉及商標權的司法爭議中，法院則鮮少援引適用此一原則，美國商標法學界對於不具功能原則的定位與效益向來有不同見解。有學者認為，此原則與商標識別性及商標使用的界線模糊不清，質疑其獨立存在之價值[1]；也有學者認為，此原則有助於保護言論及商業競爭自由，應該強化其運用[2]。

本案背景

《Truth Hurts》是美國知名創作歌手Lizzo於2017年發行的歌曲，其中有句歌詞寫道「I just took a DNA test, turns out I am 10% that bitch」。2019年6月，Lizzo的公司Lizzo LLC.申請於商標主要註冊簿註冊標準字體之「100% THAT BITCH」，用於國際分類第25類之：服裝，包括襯衫、夾克、運動衫、針織帽、棒球帽、帽子、短褲、背心、運動衫、長袖襯衫、連帽運動衫、帶頭巾的襯衫、服裝的手腕帶、頭帶、鞋子和睡衣；以及包括T恤在內之服裝。商標審查官認為申請人提出的標識只是一則慣用片語，廣泛地被用來傳達一種通常、熟悉且眾所周知的情感，因此不具商標功能，應依15 U.S.C. §§ 1051-1052及1127予以核駁。申請人不服，遂向TTAB提起上訴[3]。

商標審查官認為「100％ THAT BITCH」不具商標功能

商標審查官認為「100％ THAT BITCH」不具商標功能，其主要理由有二：

首先，就本案事證推斷，在消費者的認知中，「100％ THAT BITCH」並非指示申請人商品來源之標識，而是傳達自信及女性力量等訊息的詞彙。商標審查官特別指出，證據顯示，他人於其生產銷售的服飾商品上，使用「100％ THAT BITCH」為資訊傳媒及裝飾品的作法，相當常見。因此，消費者看到的應該是有意義的文字，而不是商品來源的標識[4]。

商標審查官的另一項論據是，雖然Lizzo對於「100％ THAT BITCH」一詞的盛行功不可沒，但並非其原創者。根據Lizzo自己的說法，「I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch」這句話出自於一則網路迷因。Lizzo對於這句話深感認同，因此將之收錄於新單曲《Truth Hurts》之中。審查官強調，消費者當然可能會把這句歌詞跟Lizzo或其歌曲聯想在一起，但並不因此賦予這位創作歌手獨占專屬此用語的權利[5]。

TTAB推翻審查官之認定

TTAB推翻審查官之見解，認定「100％ THAT BITCH」具有指示來源之功能，其主要理由如下：

TTAB首先討論裝飾性使用與商標功能間之關係。本案證據顯示，「100％ THAT BITCH」被裝飾性使用於眾多商品服務上，包括服裝、鑰匙扣、馬克杯、貼紙、牆上藝術品、貼片、玻璃杯和氣球，以及娛樂及零售服務等。一般而言，裝飾性使用容易被認定為不具商標功能。但值得注意的是，由於本案多項證據都提到了Lizzo、她的音樂以及其單曲《Truth Hurts》的歌詞。其餘的證據則顯示，「100％ THAT BITCH」出現於討論Lizzo、她的歌曲《Truth Hurts》以及歌詞的起源的網路文章中。TTAB認為，在判斷「100％ THAT BITCH」是否具商標功能時，這些證據可以減低裝飾性使用的比重[6]。

TTAB進一步指出，在判斷消費者認知時，他人之裝飾性使用只不過是相關證據之一。同樣重要的是，標識本身所傳遞的訊息的性質。一般而言，傳遞社會、政治、愛國、宗教及稱頌等概念的日常用語或標語，比較不容易認定為來源表徵。「ONCE A MARINE, ALWAYS A MARINE」及「DRIVE SAFELY」均屬適例。但相較於先前案例，本案有其特殊性。「100% THAT BITCH」既非日常用語，亦未傳遞常見的社會、政治、愛國或宗教等訊息。申請人與審查官一致認為，系爭標識傳達女性的堅強、力量及獨立性等感受。但更重要的是，在審酌整體事證後，TTAB認定，大多數消費者在看到商品上的「100% THAT BITCH」時，產生的聯想並不是一則日常慣用語，而是Lizzo這位創作歌手[7]。

TTAB接著探究廣泛使用對於商標功能之影響。TTAB同意，不管名稱或片語本身傳遞的訊息為何，一旦被廣泛使用，就可能導致不具商標功能的結果。隨處可見的用語不可能被認知為來源表徵。例如，TTAB曾認定「I ♥ DC」不具商標功能，因為市場上長期充斥著各式各樣上有「I ♥ DC」的商品。在另一案中，經Google搜尋出現300萬筆「ONCE A MARINE ALWAYS A MARINE」標語。而「DRIVE SAFELY」則是一般人在親友開車離去時，往往不經思索即脫口而出的日常用語。TTAB認為，本案情況不同。2017年音樂藝術家Lizzo對於推特謎因「I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch」產生共鳴，將之納入2017年新歌《Truth Hurts》的歌詞中。後來《Truth Hurts》成為告示牌排行榜冠軍單曲。雖然Lizzo不是這則迷因的出處，但是社會大眾往往將歌詞歸功於演唱的歌手。另外，證據顯示，「100% THAT BITCH」之所以從冷僻的片語，成為變成家喻戶曉的金句，原因就在於Lizzo及其暢銷歌曲[8]。

最後，TTAB回應了前述審查官所說，不能因為消費者把歌詞和歌手相聯結，就賦予歌手系爭詞彙的獨占權的論述。TTAB認為，本案整體事證無法支持「100% THAT BITCH」是廣為各方使用的慣用語，因此消費者不致認其為商品來源表徵之結論。具體而言，證據顯示，在消費者的認知中，「100％THAT BITCH」不只是Lizzo的暢銷歌曲中的一句歌詞。相反地，當消費者看到服飾商品上的「100％ THAT BITCH」時，會聯結到Lizzo及其音樂。TTAB承認，在某種程度上，消費者及潛在消費者對於「100％ THAT BITCH」的裝飾性、非來源表彰性使用並不陌生。然而，TTAB認為，由於大多數使用都會提到Lizzo及/或她的音樂，因此前述情況造成的影響不大[9]。

結論

本案整體事證無法支持「100％ THAT BITCH」為廣泛使用的日常用語，從而不具商標功能之認定。原核駁審定應予廢棄[10]。

備註：

1. Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition in a Nutshell, 3rd ed. (West Academic Publishing, 2021) at 54-5.
2. See, for example, Lisa P. Ramsey, Using Failure to Function Doctrine to Protect Free Speech and Competition in Trademark Law, 104 Iowa Law Review Online, 70 (2020).
3. In re Lizzo LLC, 23 USPQ2d 139 *1-2 (TTAB 2023) [Precedential] (Opinion by Judge Peter W. Cataldo).
4. Id. at 7.
5. Id. at 8-11.
6. Id. at 34-5.
7. Id. at 36.
8. Id. at 37-8.
9. Id. at 38-9.
10. Id. at 40.

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