探索USPTO商標查核(Audit)制度

【李翊群／北美智權 商標服務團隊】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

美國專利商標局 (USPTO) 主管在美國從事商業活動的商標權人註冊商標之審核及授與權利。商標權人在美國取得商標註冊，除了獲得權利之外，也因此負擔持續使用商標的義務。USPTO身為主管機關，監督商標權人有沒有確實使用商標在所有指定的商品及服務上，自然也是其權責的一部分。鑒於近年來陸續發現有部分商標權人，為擴大商標保護範圍，而浮濫指定擬保護之商品、服務項目，實際上卻只使用在少數商品、服務之情形。USPTO實施了商標查核(Audit)制度，以督促取得商標註冊的商標權人在其指定商品、服務的範圍內，有確實持續使用其商標。在本文中，我們將介紹商標查核(Audit)制度、說明未通過查核(Audit)的後果，並提供對應此制度的建議。

什麼是商標查核(Audit)制度？

如前所述，為了督促商標權人確實、積極使用其商標，並防止商標權人將商標指定在他們實際並無生產或提供的商品、服務內容上。USPTO會在審查使用宣誓時，隨機挑選註冊商標，並就每類商品或服務指定2個項目，要求商標權人提出該些被指定項目的使用證據即樣本(specimen)，以證明有確實使用其商標。

何時會執行查核(Audit)？

考量到市場上有無數變動因素，商標權人不可能「永不止息」地使用商標在「所有」商品或服務項目上，USPTO設了一個最低限度的標準，亦即「不得連續三年未使用商標在指定的商品或服務上」。在執行面上，USPTO會在商標權人提出「註冊後第5至6年」及「註冊後每10年一次」的使用宣誓時，隨機執行查核(Audit)。

查核(Audit)結果失敗的後果？

一般來說，在美國提出使用宣誓，只需要針對每一類申請，各提出一項商品或服務的使用證據即可。然而，一旦被官方隨機選擇而進入查核(Audit)程序，則審查員會隨機指定每類額外2項商品或服務，要求商標權人提出使用證據。此時，如果商標權人無法就任一被抽查的商品或服務提出使用證據，將會面臨以下情況：

(1) 如果無法提出被抽查項目的使用證據而刪除被抽查的商品/服務項目，官方就會進一步要求針對所有未提出使用證據的項目提出使用證據。也就是說，整件商標指定的所有商品及服務都會被拿出來檢視，對於提不出證據或是提出證據無法通過審核的項目，都會被要求刪除。而且因為無法通過查核(Audit)而刪除商品、服務時，每類都要繳交刪除規費USD250/每次。

(2) 如果商標權人未回應審查員的任何一次查核(Audit)官函，整件商標會被撤銷(cancel)。

(3) 如果商標權人不願意依官方要求，刪除提不出使用證據的商品或服務，整件商標會被撤銷(cancel)。

(4) 如果商標權人不繳清因未通過查核(Audit)而產生的刪除規費USD250，整件商標也會被撤銷(cancel)。

換言之，一旦進入查核(Audit)程序，商標權人就必須完全配合USPTO的要求，提不出使用證據的商品、服務就得乖乖刪除，並繳清規費。只要任何一個程序不願意配合官方，都會導致商標被撤銷。這將對商標權人的業務產生重大影響，包括失去商標保護和執行商標權的能力。此外，也會損害該商標權人的商譽，並在USPTO留下不良的記錄。

維護商標權利的建議：

(1)商標權人平日使用商標在指定的商品、服務，就要養成保留使用證據的好習慣。最好能針對所有指定的商品、服務項目一一列管，如此也好確實掌握自己有將商標使用在哪些項目上，哪些又是目前用不到的，或甚至將來也不會再用到的商品或服務。

(2)而當每次要提出註冊後的使用宣誓時，商標權人應審慎檢視其商品、服務列表，主動在該次宣誓書先將未使用的項目刪除(才不會產生規費)。相信如果平時有做到上面第(1)點提到的逐項列管使用證據，不僅可以清楚自己該主動先刪除哪些商品、服務；真的面臨查核(Audit)時，也可從容應對。

結論：

USPTO商標查核(Audit)制度是現今美國官方監督商標權人落實商標使用的一個重要措施。通過落實該制度，官方得以確保商標權人積極使用其商標，同時促進市場公平競爭。遵守查核(Audit)制度相關規則對於企業維持其商標註冊和相關保護非常重要。通過落實本文提供的建議，商標權人可以為潛在的商標查核(Audit)做好準備，並確保能夠永續經營其商標。

【詳細內容請見《北美智權報》329期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】