談美國專利訴訟之第一戰：「特定性管轄權」爭議

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

本文在介紹美國民事訴訟之「對人管轄權」（personal jurisdiction），特別是「特定性管轄權」（specific jurisdiction）與台灣廠商案例以供參考。

美國專利訴訟中之管轄權爭議是應注意的議題。一旦承審的地方法院無管轄權，即可移轉案件到其他法院，而對原告產生訴訟成本，例如尋找新的在地律師、重新評估訴訟策略等。若被告有機會換到「非專利權人友善」的地方法院，專利侵權不成立的機會將增加。

美國聯邦法院之管轄權

美國司法體系分為聯邦層級和州層級。州法院有「一般性管轄權」（general jurisdiction）。除美國聯邦憲法或法律有規定外，州法院可管轄所有的事件。聯邦法院則有「限制性管轄權」（limited jurisdiction）或「限制性的對事管轄權」（limited subject-matter jurisdiction）。

聯邦法院的系統基本上是三層級：最高法院、上訴法院、和地方法院。美國憲法規定美國聯邦最高法院的管轄權，第3條指出聯邦政府的司法權屬於最高法院和其他由國會所立法設立的法院。

憲法第3條另限制聯邦法院的「對事管轄權」（subject matter jurisdiction），而僅有下列案件是聯邦法院可管轄的：（1）根據聯邦法律或緣起於聯邦法律的案件；（2）會影響大使和其他外交官員的案件；（3）海事案件；（4）聯邦政府為當事人的案件；（5）州與州之間的訴訟案件；（6）爭議屬不同州的公民間、本州政府與他州公民間、或本國公民與外國人間等情況之案件。如果該案件會影響大使、公務主管或外交官員，或該案件的一方是州時，最高法院有初審管轄權。而對其他案件，最高法院有上訴審管轄權，但國會可規範該上訴審管轄權的範圍。

關於聯邦法院的「對事管轄權」，其權力的行使是根據爭訟事件的性質。該爭訟所涉及之糾紛必須源自於聯邦法律（28 U.S.C. § 1331），或是當事人雙方是屬於不同州的州民（28 U.S.C. § 1332）。

聯邦地方法院對專利法事件的管轄權係依據28 U.S.C. § 1338，屬於初審管轄權（original jurisdiction），並且是專屬管轄權（exclusive jurisdiction）。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）則根據28 U.S.C. § 1295(a)(1)對於聯邦地方法院涉及專利法的「上訴」有專屬管轄權。

雖然聯邦地方法院對專利侵權訴訟事件有專屬性的「對事管轄權」，但其能否對被告行使管轄權還要視「對人管轄權」要件能否滿足。

對人管轄權

「對人管轄權」分為「一般性管轄權」、「特定性管轄權」和「根據Rule 4(k)(2)的對人管轄權」。「一般性管轄權」所涉之被告行為與專利侵權行為之間無必然關係。另「特定性管轄權」與「根據Rule 4(k)(2)的對人管轄權」等所針對之被告行為即是系爭專利侵權行為。

「一般性管轄權」和「特定性管轄權」等二類管轄權有相同的要件：（1）該州的長臂條款（long-arm statute）准許法院行使管轄權；（2）該權力行使未違反聯邦正當程序（federal due process）。一般而言，「長臂條款」的主要問題是「正當程序」。

「正當程序」的議題主要在處理被告和該州有無「最小接觸」（minimum contacts）。根據Avocent Huntsville Corp. v. Aten International Co.案[1]，法院將檢視被告的行為與法院所在州之關係是否足夠到讓系爭訴訟能繼續、且不違反「公平的遊戲和基本的正義」的原則。法院在意的是被告是否有意地讓其能享有在該州從事活動的特權，以能受到該州法律的利益和保護。如此，被告不會僅因「隨機的、偶爾的或不起眼的接觸」，或他人或第三人的單方行為，而讓其受到該州法院的管轄。法院著重被告的行為，而非其他人的、與被告有關之單方行為。

特定性管轄權

根據Nuance Communications, Inc. v. Abbyy Software House案[2]，聯邦地方法院得行使「特定性管轄權」的要件有三：（1）被告有意地從事針對該州居民之活動；（2）原告之訴狀聲明是源自於該些活動、或與該些活動有關；（3）管轄權的行使是合理的且公平的。要件一和二的舉證責任在原告，而要件三則由被告舉證。

在要件一和二等皆滿足的情況下，關於要件三之舉證，被告必須提出強而有力的證據，以主張管轄權的行使不合理。根據Inamed Corp. v. Kuzmak案[3]，相關考量因素包括：（1）被告所承受的負擔；（2）該州的利益；（3）原告能取得救濟的利益；（4）跨州際的利益，以能得到最有效率的糾紛解決；（5）不同州之間所共享的利益，以推廣基本的、實質的社會政策。

另有所謂「商業通路」（stream of commerce）理論，用以判斷地方法院是否對外國被告有「對人管轄權」。美國聯邦最高法院於World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson案[4]就「商業通路」理論提供二個觀點：（1）若被告努力地將其產品提供到該州，則「對人管轄權」的行使是合理的；（2）若被告僅將其產品置於商業通路中，雖其可預期該州的消費者會購買其產品，但該州的地方法院並無法行使「對人管轄權」；亦即，被告須積極地讓其產品進入該州。

案例一：有特定性管轄權

在DRAM Technologies LLC v. America II Group, Inc.案[5]中，被告之一ESMT公司其以無對人管轄權為由向本案地院聲請駁回起訴（a motion to dismiss）。承審的美國聯邦地方法院德州東區分院宣告其有對人管轄權，並駁回ESMT的聲請。另原告有進行「管轄權的事實調查程序」，故其負「優勢舉證」（a preponderance of the evidence）的舉證責任；而本案地院認為原告已盡舉證義務。

本案之爭議只有「特定性管轄權」。本案地院在判決中引用最高法院J. McIntyre Machinery, Ltd.案進行論證，不過其認為無論是根據任一派的法則，對該被告都有管轄權。

本案地院對ESMT與德州之「最小接觸」事實發現約分為二類。第一類係關於ESMT的客戶，包括：

1. ESMT生產記憶體晶片，並銷售給位於美國境外的公司，例如Sony、LG、Western Digital、Seagate Technology、Spansion及Samsung；而這些境外公司會將ESMT的晶片置入其產品（例如遊戲機、MP3播放機、DVD播放機、和硬碟機）中，並銷售至美國。
2. 在消費性電子產業中，ESMT是大型且知名的公司；因此，該法院推定ESMT知道美國是消費性電子產品的大型市場之一。
3. ESMT知道其晶片產品是如何使用在產品中。
4. ESMT知道他的客戶在美國的生意。

第二類則有關ESMT於德州的商業活動，包括：

1. 在2005至2010年間，ESMT總共將1百萬個封裝好的晶片進口到美國。儘管ESMT表示這些晶片並非直接運往德州，但在本州的一些商店內有販售含有該些晶片的電子產品。
2. ESMT的網站曾經有將晶片運往本州的交易。
3. ESMT的員工會定期拜訪美國客戶。
4. 曾經有段時間，ESMT有位在美國的關係企業。

備註：

1. See Avocent Huntsville Corp. v. Aten Int’l Co., 552 F.3d 1324, 1329 (Fed. Cir. 2008).
2. Nuance Commc’ns, Inc. v. Abbyy Software House, 626 F.3d 1222 (Fed. Cir. 2010).
3. Inamed Corp. v. Kuzmak, 249 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2001).
4. World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980).
5. DRAM Techs. LLC v. Am. II Grp., Inc., No. 2:10-CV-45-TJW, 2011 WL 4591902 (E.D. Tex. Sept. 30, 2011).

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