SoniStream商標有致SONY商標模糊淡化之虞：TTAB 2022年Sony Group Corporation v. Neil A. Campbell案

【王思原／世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授】

一名申請人向美國專利商標局（USPTO）申請註冊SoniStream商標，用於網路與廣播電台排程及播音之可下載電腦軟體。SONY公司認為，該商標有致其SONY商標模糊淡化之虞（likelihood of dilution by blurring），遂於本件註冊公告後提出異議。商標審理及上訴委員會（TTAB）就SONY公司是否有權提出異議及其商標淡化之主張是否有理由加以審酌……

美國聯邦商標註冊程序大致可為申請、審查、公告及註冊等四階段。申請案經USPTO審查，若認為無不得註冊事由，就會公告於其官方公報。此時，任何自認因該商標註冊而受有損害之人，得向USPTO提出異議。異議期間為公告後30日內，得依申請延展，最多至180日。異議制度之目的在於彌補審查程序之不足，由TTAB依兩造對審程序審理。商標法並未明列異議事由。理論上，審查過程中的任何法律瑕疵均得為提出之依據，實務上常見者為 15 U.S.C. §1052規定之拒絕註冊事由[1]。申請人之商標有淡化他人著名商標之虞者，雖屬拒絕註冊事由之一，但審查階段不對此審查，須待公告後再由利害關係人提出異議[2]。

本案背景

申請人Neil A. Campbell 於2018年4月18日以意圖使用為基礎，向USPTO申請註冊標準字體之SoniStream商標，用於國際分類第9類之「用於網路與廣播電台排程及播音之可下載電腦軟體」。異議人SONY公司認為，SoniStream商標有致其SONY及SONY系列商標模糊淡化之虞，於公告後提出異議[3]。案經TTAB審理，認定SONY公司具提出本件異議之資格，且其模糊淡化主張有理由，宣告異議成立[4]。

異議人具提出本件異議之資格

申請人Neil A. Campbell並未就異議人適格與否加以爭執。TTAB認為，SONY公司既為SONY註冊商標權人，異議結果對之自有直接商業利益。而且，SONY公司有合理基礎相信SoniStream商標之註冊將對其造成損害。因此，SONY公司具提出本件異議之資格[5]。

異議人之主張有理由

TTAB指出，異議人以優勢證據證明4項要件：（1）異議人之商標具識別性且著名；（2）申請人於商業上使用其商標；（3）申請人開始使用其商標時，異議人之商標已成為著名商（4）申請人之商標使用有致異議人之著名商標模糊淡化之虞[6]。

SONY為具識別性之著名商標

由於SONY為獨創性標識，且無須提出後天識別性之證據，即註冊於主要註冊簿（Principal Register），其識別性無庸置疑。

商標淡化所保護的著名商標必須「已廣泛為美國一般消費大眾認識為係該商標所有人之商品或服務來源之識別標示」。判斷著名程度的因素包括：(i) 商標之廣告與宣傳的期間、程度及所及之地理範圍；(ii) 以該商標表彰之商品或服務的銷售金額、數量，以及地域範圍；(iii) 該商標的實際辨識度；(iv) 該商標是否註冊於主要註冊簿。

1. SONY商標的廣告及宣傳
   半世紀多以來，異議人每年花費數千萬美元，透過各種媒體廣泛宣傳行銷SONY商標[7]。
2. SONY商標表彰之商品或服務的銷售情形
   異議人自1960年起使用SONY商標於美國行銷消費商品，自1989年起銷售娛樂相關之商品及服務。異議人估計，2013至2019年期間，SONY商標表彰或相關之商品或服務，在美國銷售金額即超過1000億美元[8]。
3. SONY商標之實際辨識度
   TTAB指出，實際辨識度是4項判斷因素中最重要的1項。從記錄上來看，SONY公司及其商標多年來不但廣受媒體報導，更躋身世界百大品牌之列。證據顯示SONY無疑為美國辨識度最高的品牌之一[9]。
4. 於主要註冊簿註冊之情形
   異議人自1964年起即陸續註冊SONY商標於多種商品及服務，註冊時無須提出後天識別性之證據。此項因素有利於著名程度之認定[10]。

綜合上述各項相關判斷因素，TTAB認為SONY商標著名程度極高，應可適用15 U.S.C. § 1125(c)之商標淡化規定[11]。

本件註冊申請是以意圖使用為基礎提出，申請人於書面證詞指出，SoniStream表彰之產品尚未上市。申請人及其合夥人試圖避免此商標提早曝光。TTAB認為，商標尚未實際使用之事實，不影響本要件之判斷。申請人基於意圖於商業上使用而申請，即已滿足商業上使用之要件[12]。

備註：

1. Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition in a Nutshell, 3rd ed. (West Academic Publishing, 2021) at 151. 異議人另主張混淆誤認之虞，但TTAB並未加以審酌。
2. 15 USC § 1052(f); 15 USC § 1063.
3. Sony Group Corporation v. Neil A. Campbell, Opposition No. 91245851, at *1-2 (October 28, 2022).
4. Id. at *56.
5. Id. at *21-22.
6. Id. at *23.
7. Id. at *25.
8. Id. at *26.
9. Id. at *27-8.
10. Id. at *28.
11. Id. at *28.
12. Id. at *29.

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