美國營業秘密訴訟之程序要件—營業秘密之特定與證據調查

【葉雲卿╱世新大學 智慧財產暨傳播科技法律研究所 教授】

營業秘密訴訟中如何識別營業秘密範圍，在營業秘密法並無規定，因此訴訟案件如何特定將因司法管轄區而異。在訴訟開始時，倘原告無法具體識別營業秘密之範圍，被告得請求駁回原告之訴。

營業秘密與專利最大的不同在於，營業秘密的價值，來自於秘密性，而其經濟價值，來自於相對於競爭對手而言具有經濟或競爭優勢的信息。然而，啟動美國營業秘密訴訟，原告必須識別營業秘密的範圍才得以進行。

營業秘密法之管轄權

美國營業秘密侵害案件原由各州法院管轄，各州依照《統一營業秘密法》（Uniform Trade Secrets Act， UTSA）制定各州法律。UTSA最初由統一法律委員會於1979年公佈，旨在使各州的營業秘密法標準化，迄今為止，除了紐約州未採納外，有49個州和哥倫比亞特區採用。各州雖然以UTSA訂定營業秘密州法，然而營業秘密案件重要性的提高，各界期待有一個統一營業秘密聯邦法。因此，美國國會在2016年通過了DTSA（Defend Trade Secrets Act）。由於DTSA並未排除州法律之管轄權，大多數營業秘密民事案件，可以根據州的營業秘密法和DTSA指控營業秘密侵害。然而不論是UTSA或是DTSA對於在證據調查程序中，原告應如何具體描述營業秘密，使被告可以提出案件相關的事證均無規定。因此，程序中原告提供營業秘密細節的標準與各州法律有關。

識別與特定營業秘密之必要性之考慮

對於原告是否應在證據調查程序前，提供識別與特定營業秘密之說明，各州基於不同政策考慮，有不同之見解。

否定被告在證據調查之前，有權要求識別原告的營業秘密，多數考慮：（1）根據美國《聯邦民事訴訟規則》，原告擁有廣泛的證據調查權。（2）原告在被告提供證據之前，可能無法確認哪些營業秘密被盜用；（3）如果原告被迫在不知道哪些營業秘密被盜用的情況下，確定其有爭議的營業秘密，那麼過早確定營業秘密的範圍，將無法掌握被告的侵害行為。

肯定被告在證據調查之前，有權要求識別原告的營業秘密，多數考慮：（1）如果允許可以大範圍調查被告的營業秘密而不加限制，營業秘密訴訟可能被原告濫用，藉由「釣魚式」的調查，以發現競爭者的營業秘密。（2）在原告以某種具體方式確定有爭議的營業秘密範圍之前，被告無法知道所原告所要求提出的信息是否相關；（3）在原告特定其營業秘密範圍之前，被告幾乎無法針對指控範圍進行辯護。（4）要求原告特定營業秘密，以確保原告利用證據調查程序，得以取得其他本案無關之訴訟資料。

符合營業秘密識別要件之案件

Cisco Sys., Inc. vs Chung案中，加州法院認為原告Cisco（思科）在起訴書中對其營業秘密進行了充分的詳細說明。Cisco公司聲稱其營業秘密包括：市場和策略數據、產品策略、財務數據、思科公司對新興技術的投資、銷售機會和客戶名單、產品管道、合作夥伴的利潤以及當前產品的未來計劃。法院指出，思科公司更在這些類別中區分特定的主題之資訊。例如，思科聲稱其營業秘密信息包括一份「經遮蔽(Redacted) 的文件，其中包含一系列非公開的財務信息和名為Project Liberator的銷售策略，一份包括思科產品策略和其他財務數據的討論指引，一個名為Project X的思科項目的細節，以及思科對特定合作產品的未來計劃。「法院認為思科的揭露是充分的，因為思科「將此類有爭議的信息範圍縮小到某些文件或通信中提到的特定主題...。」

Quintara Biosciences, Inc. vs RuifengBiztech Inc.一案中，法院認為原告Quintara已經充分識別營業秘密，因此可續行證據調查程序。其中Quintara對其客戶資料數據庫之特定，包括「一個相關的數據庫和許多計算機電子表格，這些表格從數據庫中匯出並存儲在當地伺服器。該數據庫包含每個客戶多年來的購買和支付歷史，其中包括購買的產品、購買日期、支付的價格以及客戶對購買的任何反饋意見。」Quintara Biosciences指出，供應商數據庫為營業秘密，並特定這些對Quintara的業務相關的第三方供應商的聯繫和業務訊息，以及Quintara與特定供應商的採購計劃、Quintara與這些供應商之間的財務安排。法院指出，鑑於本案營業秘密的技術性不強，原告的描述是最低限度要求，且足以允許雙方續行揭露。

欠缺營業秘密識別要件之案件

You Map, Inc. vs Snap Inc.一案中，Deleware聯邦地院駁回原告的DTSA之訴，由因為原告未能具體地指明其營業秘密。原告的訴狀列出一個App有關的各種技術，並聲稱這些技術被被告所盜用。原告所特定的營業秘密包括「在地圖上將故事可視化的『技術』」和「分析社會線索並將這些線索顯示為聚合的社會模式的『技術』」，但訴狀中卻沒有對該項技術定義。依照起訴狀內容，技術可能是指原始碼、演算法、App的架構、視覺設計或App用戶界面的功能，但訴狀沒有具體說明哪項技術，或者是否是所有技術被盜用。此外，法院指出，由於缺乏有關營業秘密身份的細節，法院「無法確定起訴內容是否合理地指控被告盜用了營業秘密」。因此，法院認為，模糊的營業秘密不足以「讓被告理解到他們被指控盜用了什麼，並讓法院確定是否發生了任何盜用行為」。

在A&P Tech., Inc. vs Lariviere一案中，Ohio法院認為原告申請秘密保持中，未能合理地具體確定其營業秘密。原告在答覆一項關於證據調查前識別營業秘密的請求時，特定其營業秘密為 「專有技術、工程、研究和開發程序和材料、來源碼、工藝、行業工具和營銷材料、加工技術、設計技術。定價模型、行業研究和客戶名單，以及A&P的獨特工藝的應用，該工藝將纖維放置在加固的形式中，為承載零件在航空航天、軍事、海洋、基礎設施、能源、運輸、假肢和矯形器……。」

法院指出，這份清單「不是一份實際的營業秘密清單，而是一份商業信息分類的清單，在大多數情況下，這份清單對原告來說並不獨特。」法院更指出通用術語的使用，諸如工程、研究開發程序和材料以及營銷材料等術語，幾乎可以適用於現有的任何公司，而且在任何情況下都無法讓被告就所謂的侵害營業秘密而適當地提出辯護。法院認為，只有在原告明確指出其被指稱盜用的營業秘密後，法院才會要求被告通過證據調查程序來揭示自己的營業秘密。

Vesta Corp. vs Amdocs Mgmt. Ltd.一案中，在證據調查程序中，法院認為原告為特定其營業秘密，而無法續行證據調查程序。在本案中，原告提供一份原告的主要方法、商業規則和最佳實踐的清單。該清單包括被認為是營業秘密的信息類別：「全渠道支付處理方法、用戶指紋識別、特定管道的憑證和認證管理策略、有效的通信協議、分叉的資金、邊緣案例管理策略、最佳實踐記分卡和建議、文本支付策略和專有管理工具。」法院認為原告揭露無法滿足合理的特定性標準。法院更指出原告必須解釋，將許多看似眾所周知的信息結合在一起，如何能構成營業秘密，以滿足合理特定條件。

結論

加州法律要求原告以「合理的特殊性（reasonable particularity）」來確定其營業秘密。換言之，原告必須確定其營業秘密，具有足夠的特殊性，以限制證據調查範圍，將營業秘密與商業中一般知識或那些......該領域技藝的特殊知識區分開來。另外，其他如佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州和特拉華州的案件中，法院也實施了類似的「合理的特定性」標準。多數法院並不要求營業秘密所有者必須說明其營業秘密的每個細節，僅要求合理可特定之程度，然而合理的詳細程度通常會因案件中存在爭議，以及所謂營業秘密的技術性高低而有所不同。高度專業化領域的營業秘密可能需要更嚴格的特殊性，以區別該領域的熟練人員已經知道的事項。

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