CAFC確認設計專利因功能性及顯而易見性而無效之決定（三）

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

長久以來，在設計專利侵權訴訟中，被告將功能性設計與非顯而易見性用來作為專利權無效的積極抗辯，在這前提概念下，一個不是裝飾性的設計不具可專利性，而設計是否具有裝飾性，應就個案的基礎事實個別處理，必須藉由發明專利或關於設計取決於功能性考量因素的分析加以證明。設計專利被推定有效，因此，尋求在簡易判決中使設計專利無效的請求方必須提交非常明確和令人信服的無效事實證據，否則，法院將無法做出無效的判斷。

※本期為「CAFC確認設計專利因功能性及顯而易見性而無效之決定（二）」之第三部分

地方法院對於D828專利的功能性審理

地方法院裁定D828專利無效，因為它的設計是由功能性決定的。TB UK回應稱地方法院誤用了Sport Dimension案件與功能相關的五因素檢測。TB UK辯稱，地方法院未能解決有爭議的因素，有利於他們，而非請求方，並在認定專利設計是「由功能性決定」而不是「完全由功能性決定」時應用了錯誤的法律標準。作為回應，GEM則主張，地方法院在認定專利受功能性支配時，正確應用了Sport Dimension檢測及法律標準。

CAFC指出將審查地方法院的裁決是否存在明顯錯誤，並概述了用於確定設計是否由功能性決定的五因素。法院考慮是否(1)最佳設計是受保護的設計，(2)替代設計會對指定物品的實用性產生不利影響，(3)是否有任何相對應的發明專利，(4)該設計將任何特定功能吹捧為具有特定功效，並且(5)設計中的任何元素或整體外觀顯然不是由功能決定的。原告的專家Fletcher測量了每一個包的尺寸，將它們與購物車的尺寸進行比較，他得出結論，「被告袋子的深度是功能性的，由功能性決定，因為它們的設計適合標準尺寸購物車的容量」。

最佳設計和替代設計

原告主張，與最佳和替代設計有關的第一個和第二個因素有利於認定被告的D828專利設計是由功能性決定的，因為「有專利的設計清楚地代表了任何提議替代設計的最佳可用設計，而這些替代設計對影響專利設計的功能。」被告回應說，有替代設計可以實現與D828專利的購物袋比例相同的功能目的，例如：選擇使用兩個購物袋而不是一個，這確立了「請求保護的設計不是由功能性決定的。原告回應說，「通過擴大袋子的設計來改變袋子的設計並不是一個真正的選擇，因為它會對指定物品的實用性產生不利影響。」

雙方都依賴Ethicon案作為支持替代設計因素對法院認定D828專利功能無效的原因的支持或反對。在Ethicon案中，CAFC院強調，僅僅因為外觀設計專利中請求保護的產品具有功能性目的，並不意味著整個外觀設計本身在功能上是無效的。Ethicon原告起訴被告涉嫌侵犯幾項發明和設計專利，這些專利與「使用高頻振動刀片產生的超聲波能量切割組織和血管的手術器械」有關。在上訴中，CAFC對該專利進行了解讀，並撤銷了地方法院基於功能性的無效認定。它認為「地方法院使用過高的抽象程度評估了主張的設計，重點關注底層物品的無人認領的實用性特徵，而不是主張的底層物品的裝飾性設計」。在驗證專利時，法院重申，被告「沒有通過明確和令人信服的證據表明沒有替代設計......允許底層超聲波剪切機發揮其預期功能。」

在評估主張的設計是否作為功能性無效時，CAFC審查了地方法院對替代設計的分析。專利權人「提供了替代裝飾設計的證據，這些設計可以提供與底層超聲波剪切機相同或相似的功能」，試圖證明該設計在功能性並非無效。然而，CAFC的結論是，首先，地方法院基於「替代設計沒有同樣好地工作，顯然描述了外科醫生對某些基本設計概念的偏好，沒有功能上的差異不同設計的超聲波剪切機。因此，該決定需要撤銷，因為在功能分析下，偏好是不適當的考慮因素。其次，要被視為替代方案，替代設計必須簡單地提供「相同或相似的功能能力」。這是因為「要獲得專利，不能只有一種可能的裝飾形式的物品可以發揮其功能。

在本案中，TB UK提出的替代設計的唯一證據是他們的袋子可以更小或更大這樣它們會或不會裝滿整個購物車。然而，它們仍具有相同的形狀，例如，矩形和結構。法院認為，與Ethicon不同，即使某些外科醫生更喜歡一種設計，也可以使用替代設計來實現相同的目的，在本案中，另一種設計——例如三角形或圓形的不同形狀的袋子，會直接影響袋子的功能，因為需要更多或更少的袋子，妨礙水平桿的易用性，或者使袋子更難攜帶。替代設計可能會影響拉桿包的實用性和成本。例如：如果袋子尺寸較小，它們將無法攜帶盡可能多的產品，這將直接影響它們的實用性。然而，較小的包也可能更輕、更容易攜帶並且價格更便宜。在In Inwood Labs案件，美國最高法院的O’Connor法官提出來的功能性特徵定義，「一般而言，產品的特徵是物品使用或達成該物品之目的所不可或缺的，或是會影響該物品的成本或品質，該特徴則為功能性特徴。或者，如果被告增加袋子的尺寸，一個推車中的袋子會減少，每一單獨的袋子會更重，袋子的成本可能會更高。被告提出的一種替代設計（例如，改變尺寸）似乎直接影響了D828專利的功能，這有利於發現功能性。

CAFC站在 GEM 一邊，認為地方法院在認定D828專利的設計具有功能性，並沒有犯明顯的錯誤。請求保護設計的水平桿用於將袋子直立在推車中。替代設計將對袋子系統的功能產生直接和不利的影響。這一發現有利於根據Sports Dimension檢測的第一、第二和第五個因素認定專利無效。關於第三個因素，地方法院認定，屬於TB UK 的Doyle在愛爾蘭不屬於發明專利，Brennan專利也不屬於TB UK。基於這些調查結果，法院認為這一因素不利於或反對無效。原告還主張，Doyle 專利將D828專利的每個材料元素都描述為功能性的，這意味著被告無法克服其專利中請求保護的材料元素的功能性證據。因此，Trolley Bags的產品的功能性似乎與在Best Lock中發現鑰匙片毛胚無效的功能性一樣。

相對應的發明專利

Doyle專利是Paul Doyle於2009年9月18日提交的愛爾蘭專利申請No. S2009/0718是針對「可重複使用的袋子系統」，2010年8月18日公告，Doyle 專利（如圖6）已在2018年9月過期，但當時所有者顯示為「Trolley Bags Ltd」，Doyle 專利是 Trolley Bags自己的專利。原告指出，被告「甚至沒有試圖爭辯說 Doyle 沒有明確請求保護各種設計元素」，而是辯稱Doyle專利不應僅僅因為發明人在起訴D828專利。原告還主張，Doyle專利將D828專利每個材料元素都描述為功能性的，這意味著被告無法克服其專利中請求保護的材料元素的功能性證據。

儘管法院在解釋D828專利時遵循了附圖，但法院將有爭議的權利請求項描述為一種可折疊的織物袋，底部有網眼，頂部有兩個提手，沒有口袋。原告GEM主張，「選擇袋子的尺寸是基於兩個考慮：一個是購物車，另一個也是實際用途，比如太大或太小。」原告指出，Trolley Bags 的專家「提出了替代設計，例如更大的袋子或尺寸更淺的袋子，但這樣的設計肯定不是最好的設計」，並且會「對專利設計的功能性產生不利影響」。如前所述，原告在簡報中提到的唯一替代設計是袋子或多或少，大小不一。更少的袋子會使袋子更重，更難攜帶。更多的袋子會使每個袋子更輕，但也會限制每個袋子可以容納的物品的大小和數量。因此，法院認為兩個袋子的尺寸 (1) 大致相等，並且 (2) 並沒有強烈支持它是最佳設計，除非原告提及的尺寸僅限於袋子的寬度（例如，因此它們適合放在購物車中）而不是深度。話雖如此，替代設計的因素似乎直接影響袋子系統的功能，這有利於認定專利無效。

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