車廠使用「藍芽」商標是否符合權利耗盡原則?2022年Bluetooth SIG Inc. v. FCA US LLC案

(圖片來源:Pixabay)
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【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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藍芽技術聯盟(Bluetooth SIG)註冊了相關藍芽商標,包括大家常看到的藍芽符號。要使用這些藍芽商標,必須加入該協會獲得授權,且產品經過認證並繳交費用。美國生產飛雅特、克萊斯勒、道奇汽車的FCA集團認為,其乃是購買自第三方供應商的產品,可以主張商標權利耗盡原則,故不需要加入藍芽技術聯盟繳費。2022年4月美國第九巡迴法院判決Bluetooth SIG Inc. v. FCA US LLC案,認為車商只要有充分說明,有機會主張權利耗盡。

藍芽技術聯盟(Bluetooth SIG)與商標

本案的原告是藍芽技術聯盟(Bluetooth Special Interest Group,縮寫為SIG)。SIG是一個非營利組織,管理短距無線科技之標準。SIG擁有「Bluetooth」此文字商標,和以下兩個圖文商標。

表一、SIG擁有之圖文商標 (資料來源:美國專利商標局)
表一、SIG擁有之圖文商標 (資料來源:美國專利商標局)

產品製造商想使用這幾個商標,必須加入SIG簽署授權協議,提交遵守相關規定的宣誓,並且支付費用。科技零件的製造商,必須遵守檢測要求,產品符合「藍芽合格程序」(Bluetooth Qualification Process,簡稱BQP)。檢測合格後,可以得到一個「合格設計ID序號」(Qualified Design ID number)以及一「宣布ID序號(Declaration ID number)。在此過程中,供應商需繳交行政費用。

FCA集團向第三方供應商購買藍芽產品

FCA集團全名為Fiat Chrysler Automobiles,就是製造飛雅特(Fiat)、克萊斯勒(Chrysler)汽車的公司,旗下還有道奇(Dodge)、吉普(Jeep)、Ram等品牌,是美國除了通用汽車、福特汽車以外的第三大汽車製造集團。

FCA集團的車都內裝了配備藍芽(Bluetooth-equipped)的主機。這些主機由第三方供應商製造,且都通過SIG的認證。但FCA集團沒有採取SIG要求的進一步步驟,以認證車輛的藍芽功能。FCA集團使用SIG的上述三個商標在其車內裝置上,以及產品說明出版物上。

SIG對FCA集團提起商標侵權訴訟

SIG對FCA集團提起商標侵權訴訟。SIG認為,要使用藍芽相關商標,必須加入SIG協會,且也必須認證和列出他們的終端商品。但FCA集團沒有加入SIG協會,也從沒有提出認證申請。因而認為FCA集團是對藍芽商標的價值搭便車。FCA則主張,第三方供應商的產品已經經過認證,且已經支付過行政費用。如果還要FCA集團在經過認證、再繳一次費用,則SIG是對同一個元件收了多次費用。

權利耗盡抗辯?

FCA集團提出幾項抗辯,其中包括權利耗盡原則抗辯,在美國商標法上稱為第一次銷售原則(first sale doctrine)。以下為忠於原文,使用第一次銷售原則,指稱台灣一般講的權利耗盡原則。

一審法院做出即決判決,對第一次銷售原則的爭議,判決SIG勝訴。地方法院認為,本案不適用權利耗盡原則,因為FCA集團的行為,超出了「儲存、展示和轉售生產商的產品」(stocking, displaying, and reselling a producer's product)的範圍。

但對於這一個爭點,FCA集團提出中間上訴(interlocutory appeal),FCA認為,「當一商標保護產品被整合進一新產品」,是否有第一次銷售原則之適用?第九巡迴法院的一個庭核准了這個中間上訴,並於2022年4月做出判決。

最高法院和第九巡迴法院曾判決,只要有充分說明就可以

地區法院之前採取的見解,乃是根據第九巡迴法院1995年Sebastian案的一段見解:「『第一次銷售』原則的本質是,購買者僅以生產者的商標儲存、展示和轉售生產者的產品,即不會違反《蘭姆法案》賦予生產者的任何權利。」

但第九巡迴法院認為,Sebastian案的這段話,並不是闡述第一次銷售原則的準確範圍,只是簡單描述下游買家未經授權轉售真品的行為,說明受第一次銷售原則保護。

最高法院的其他案件承認第一次銷售原則的範圍,就超過了Sebastian案所謂的本質範圍。 在最高法院1924年的Prestonettes案,被告是一化妝品製造商,向商標權人購買了真品的化妝粉,然後經過加壓、添加黏合劑,使其變成粉餅,放在粉餅鐵盒中銷售。最高法院認為,商標法沒有禁止被告「附帶」使用原告的商標,該使用並非指稱該產品,而是說明該商標產品是新產品的組成元素。只要一般公眾被充分告知,誰修改了該粉末,如果被告之製程降低了原告粉末品質,公眾有機會發現誰該負責,這就夠了。

在第九巡迴法院1998年的Enesco案,被告Price/Costco是一零售商,從商標權人那購買了瓷娃娃,並重新包裝;但在重新包裝時,不小心壓碎了瓷娃娃。法院認為,仍然有第一次銷售原則之適用,只要公眾可以被適當告知,被告Price/Costco有經過重新包裝,如此對於碎裂的原因是誰造成的,就不會產生混淆誤認。

將零組件整合一新產品是否可主張商標權利耗盡?

上述最高法院Prestonettes案和第九巡迴法院Enesco案,被告都是將一個組件成分整合進一新的終端產品中,且判決均認為有第一次銷售原則之適用。二判決都強調,銷售者在銷售時,有無揭露該商標產品如何被整合;只要有適當的揭露,被告就可以主張第一次銷售原則。

第九巡迴法院認為,在一審時,對於FCA集團是否有適當揭露,其與藍芽科技的關係,或者其產品乃使用符合藍芽科技之測試規格,地區法院並沒有詳細審理。因此,第九巡迴法院撤銷地區法院判決,將此爭點發回地區法院重新審理。


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