PCT案要進入美國 Bypass的好處是……?

【黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組】

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USPTO (美國專利商標局)資料顯示,連續案(CON或稱CA)近十年申請量明顯增加,中國申請人是重要推手,且其中有相當比例是Bypass類型的連續案。相對於傳統的PCT美國國家階段申請案,Bypass操作有什麼樣的好處?

2021年11月18日USPTO召開新一季專利公眾諮詢委員會(Patent Public Advisory Committee;PPAC)季度會議,會中簡報顯示,USPTO受理的連續案(Continuation Application;CON或稱CA)件數近十年呈上升趨勢,中國申請人是重要推手(請見圖1),且其中有相當比例是Bypass類型的連續案。或許有人好奇,相對於傳統的PCT美國國家階段申請案,利用Bypass操作進入美國有什麼樣的好處?

Bypass途徑的優點

Bypass類型的連續案,是以一指定美國的PCT案作母案,也就是PCT案進入美國時,不採傳統美國國家階段申請案途徑,而是另外依35 U.S.C. 111(a)申請一美國發明正式案,並主張PCT案美國國內優先權。不過除連續案型態的母子關係,實際上PCT案與美國Bypass案的母子關係也可以是分割案、部分連續案(CIP)型態。

相對美國國家階段申請案,Bypass案享有幾種優勢。例如,只要願意在日後加繳滯納金,基本申請費不一定非在進入美國當天一併繳納,發明人宣誓書更可延至申請案核准才後補;因不必然需是PCT案逐字譯本,不用另寫初步修正,即能直接以美國案習用格式撰稿;如果是CIP型態的母子關係,意謂Bypass案可新增PCT案未揭露的新技術內容。

此外,假使PCT案漏未主張外國優先權,等PCT案進入美國時,通常早超過申請日起算4個月、優先權日起算16個月的期限,借道Bypass,因形式上屬於新申請案,可取得新申請日,在美國毋須繳費提Petition,即可於Bypass案美國申請日起算4個月內補主張外國優先權。

同時,Track 1優先審查、加速審查辦法都要求申請日須併提參加請求,傳統的美國國家階段申請案申請日就是PCT案申請日,進入美國時早已失去可以適用的時機。反觀Bypass案,在美國既是獨立的新申請案,以Bypass形式進入美國取得新申請日,就有機會適用這兩種加急辦法。

Bypass途徑的缺點

然而,有利,就難免有弊。USPTO官員曾在WIPO PCT進階座談會上分享,Bypass途徑無法沿用PCT案國際階段已提交的多項文件資料:例如,Bypass案不會有WIPO國際局代為傳送申請文件,需申請人自行準備完整申請稿件向USPTO遞交;而若PCT案主張外國優先權,且已在國際階段按規定提交優先權證明文件,申請人既利用Bypass模式進美國,就仍需自行向USPTO提交權證。

而且在USPTO檢索審查上也有區別,比方傳統的美國國家階段申請案享有以下優惠:適用PCT架構下較寬泛的發明單一性概念,相對不容易被要求選組;持其他專利局製發的國際階段檢索初審結果,或國際階段以USPTO作國際檢索初審單位,進美國的檢索及審查費可適用減免規定;假使國際階段有USPTO認證PCT案符合專利三性,依MPEP 1893.03說明,進入美國後可優先排入實審。可是若PCT案申請人取道Bypass進入美國,上述優惠皆不適用。

還有一個相對少見但仍可能產生問題:PCT案主張美國先申請正式案優先權,但未以規定方式提示與該案在美國的母子關係(例:為其連續案、分割案、CIP案),因進入美國提Bypass案時,一般已超過申請日起算4個月、優先權日起算16個月的期限,此時將需額外繳費依37 CFR 1.78(d)提Petition補救,以確保Bypass案能滿足主張美國國內優先權的形式要件、從母案經PCT接Bypass案的優先權主張不致斷鏈。

至於尚未生效的非DOCX格式新案送件附加費,則是另一項日後可能需注意的規定:簡單說,依35 U.S.C. 111所提美國發明正式案(包括PCT案採Bypass途徑進入美國者,但不包括PCT直接進入美國的美國國家階段申請案),USPTO將要求改以規定的DOCX格式線上遞交說明書、請求項、摘要。而這項變更的影響是,申請人可能需額外花費資源確認新案送件的官方案卷內容,或選擇額外繳付一筆附加費以維持舊有送件方式。

第三途徑?

一般講到PCT案要進入美國,大致只提美國不同於其他國家,除傳統的國家階段申請案,另有Bypass途徑可選擇。不過有美國專利律師提醒,申請人常忽略一項基本原則:假使PCT案是第一案,PCT案本身也可作為後申請案(例:美國發明正式案)的外國優先權基礎案。

既是如此,也可以考慮把未主張優先權的PCT案視作外國申請案,走第三條路進入美國。也就是在PCT案申請日起算12個月內,即向USPTO提交美國一般發明正式案,並主張PCT案外國優先權。

採這種方式進入美國,缺點是不能拖到30個月才動作,不過相對於美國國家階段申請案、Bypass案,這種操作方式一旦取得美國專利,將以美國案本身的申請日(非PCT案申請日)計算20年專利權期間,對亟需最大化專利權存續期間的申請人而言,多出的這一年,應有一定價值。


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