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美國商標權人能否控告歐洲的侵權並求償?第十巡迴法院2021年Hetronic International v. Hetronic Germany GmbH案

(圖片來源:Pixabay)
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【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

商標法採取屬地主義,但美國法院很早就提出,美國海外之行為只要對美國商業造成影響,也可能適用美國商標法而需賠償。2021年8月底,美國第十巡迴法院判決Hetronic International v. Hetronic Germany GmbH案,一方面提出一個新的標準,二方面支持下級法院判決,判決歐洲的仿冒行為要在美國賠償1億美元以上的賠償金,可見美國商標法的域外效力非常嚴重。後續美國最高法院是否對商標法域外效力的標準統一見解,值得我們重視與持續關注。

美國Hetronic公司之產品與商標

本案的商標權人Hetronic International公司是一家美國公司,專門生產遠端控制重機械(例如起重機)的無線遙控器。Hetronic公司的產品特色主要是使用黑色和黃色的組合,以與其他競爭對手相區別。請見下圖一。

圖一、Hetronic公司的遙控器產品 (圖片來源:Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016 (2021))
圖一、Hetronic公司的遙控器產品 (圖片來源:Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016 (2021))

德國與奧地利公司開始製造仿製品並使用相同商標

2006年和2007年,美國Hetronic公司分別和奧地利的Hydronic Steuersysteme公司和德國的Hetronic Germany公司的前身(另一家公司),簽署經銷與授權契約。這兩家公司都是由Albert Fuchs先生擁有。2011年9月,Hetronic Germany公司員工偶然發現,美國Hetronic公司和Hetronic Germany公司之前身所簽署的一個研發契約。他們在法律諮詢後認為,根據該協議,德國的Hetronic Germany可以擁有在該協議下所有研發出來的科技與商標。

因此,Hetronic Germany公司和Hydronic公司開始對Hetronic之產品為逆向工程,並開發出模仿產品,稱為KH。此後,兩家公司尋找新的製造商製造KH產品,並開始在Hetronic品牌產品中,放入從未授權之第三方供應商所提供的KH零件。

2014年,美國Hetronic公司知道上述情況後,中止與兩家公司的經銷售權契約。但這兩家公司仍在中止後的幾個月間,繼續販售Hetronic品牌之商品。同時,Albert Fuchs先生透過自己持有的ABI德國持有公司,另外設立了兩間新公司,並分別收購了原本的兩家舊公司(Abitron德國公司收購Hetronic Germany公司,Abitron奧地利公司收購Hydronic公司)。此後,兩家新公司開始銷售與美國Hetronic公司的NOVA和ERGO 產品的相同產品,且使用一模一樣的產品外觀。請見下圖二。

圖二、Hetronic公司之商品與Abitron公司之模仿商品 (圖片來源:Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016 (2021))
圖二、Hetronic公司之商品與Abitron公司之模仿商品 (圖片來源:Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016 (2021))

奧克拉荷馬州西區法院一審判決

2014年6月,美國Hetronic公司在奧克拉荷馬州西區法院,向兩家公司與其繼受者、控股公司、持有者等,提出違反契約與侵害商標法等訴訟。

但被告提出答辯,認為此案的爭議行為發生在歐洲,美國法院欠缺屬人之管轄權以及商標法之事務管轄權。被告主張,本案法院就商標侵權爭議欠缺事務管轄權,因為系爭行為發生在歐洲。被告也提出,美國商標法(藍姆法)的域外效力,只限於被告之行為,對於美國境內之商業產生實質影響(has a substantial effect on U.S. commerce),但本案的行為並沒有對美國境內商業產生影響。但地區法院裁定本案美國法院擁有管轄權。

本案一審法院召開陪審團。陪審團最後做出裁決,同意Hetronic公司所有主張,認為被告等人乃蓄意侵害Hetronic公司之商標,並應賠償1億1千5百萬美元,其中9600萬美元是因為侵害商標所需支付的賠償。

陪審團裁決後,原告Hetronic進一步請求法院下令被告永遠不得在全球使用系爭商標。被告再次主張,法院在美國商標法下,無法對被告在外國的活動下達禁制令。但地區法院仍下達永久禁制令,禁止被告在全球為侵害系爭商標之行為。

被告上訴到美國第十巡迴上訴法院。其中最主要的問題,就是到底美國商標權人可否對發生在歐洲之侵害行為主張賠償及請求禁制令?


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