書名在美國註冊商標的可能性:Shannon DeVivo v Celeste Ortiz

【許慈真/北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

根據美國商標審查手冊(TMEP),單一創意作品名稱不得註冊為商標,其理由與商標法及著作權法的保護期間不同有關;相對地,若是系列作品,則不受此限制。儘管如此,美國商標審判暨上訴委員會(TTAB)在本案卻從「指示來源功能」著眼,例外允許單一書籍名稱得受商標法保護。

本案商標申請人Celeste Ortiz於2017年11月18日註冊標識「ENGIRLNEER」(後稱系爭標識)並指定使用於第21(茶杯、咖啡杯、馬克杯)、22(徽章及鑰匙使用的頸部掛繩)及25(套頭衫、襯衫、運動衫)類。Shannon DeVivo隨即提出異議,主張在本案申請日之前即已持續使用「ENGIRLNEER」標識提供STEM領域的教育資訊及書籍,因而兩造標識有混淆誤認之虞。異議人也於2018年9月7日及2019年5月23日申請註冊相同文字並指定使用於第16、35及41類,審查官則以可能與系爭標識產生混淆誤認為由,暫停准駁程序。

異議人是否善意先使用

系爭標識是結合「engineer」與「girl」的新創詞彙,暗指女性工程師。該詞彙在異議人使用的類別領域並無固有涵義,可視為具識別性的普通法標識。為主張先使用之權利,異議人必須舉證其首次使用早於本案申請日。

標識用於商品或服務

美國商標法上並未定義何謂「服務」,但根據判決先例及TTAB觀點,服務範圍包羅萬千,標識所涉及的活動只要是定期或反覆發生,均無不可。

異議人本身為環境工程師,在2017上半年創造「ENGIRLNEER」一詞後,於同年6月申請網域名稱engirlneer.com,9月開始發布網站內容,各網頁頂部均以大型字母置中顯示「ENGIRLNEER」,並且以互動方式為訪客提供資訊。

最遲於2017年10月30日,異議人即已在網站上透過女性虛構角色,提供各STEM領域介紹(包括化學、地質、生物、交通安全與供水)、實際應用的解決方案、未來職業等資訊,同年11月11日開放書籍免費下載,並於2018年1月首次在amazon.com上架書籍(唯有此時點晚於申請日)。而異議人在供下載書籍的末頁放上戳章設計,中央有「Engirlneer」字樣,圍繞的圓環則有「Teamwork · Creativity · Hard Work · Design · Innovation」等文字。

為推廣STEM相關書籍、資訊服務及網站,異議人也定期為學齡女性舉辦演講與活動。

標識實際使用情形

異議人並未主張以書籍名稱作為標識,且表示「ENGIRLNEER」一詞是作為書籍的來源指示之用,主要出現在下列位置:

書籍內容雖未表明任何角色為「ENGIRLNEER」,但根據書名及網頁編排,顯然Betty、Chole、Elan、Sally等角色皆是「ENGIRLNEER」。至於申請人指稱末頁的讚揚性戳章意圖偽裝成第三方認可戳章,故無法作爲來源指示,TTAB則認為,圓環中的文字旨在描述工程專業女性的特質,並非第三方認可戳章。

簡言之,異議人使用「ENGIRLNEER」至少包括三個作用:融入戳章設計;作為書名之一部分;指稱書中虛構角色。

根據美國商標法,商標包含得以與他人商品或服務相區隔之任何文字、名稱、符號、圖樣或兩者以上組合,並且必須創造出獨特商業印象,藉以發揮識別來源的商標功能。TTAB指出,儘管實務上許多商標都與書籍相關,包括作者、系列作品名稱、部分書名、虛構人物、出版商等,但單一書籍名稱僅是作為描述性指示(說明書本內容),自然不具商標作用;同理,書名及書中出現的角色也未必能識別書籍來源。不過,異議人未單純使用「ENGIRLNEER」作為書名之一部分或指稱虛構角色,而是用於戳章設計——此舉可作為來源指示。

參考先例:In re Polar Music Int’l AB, 714 F.2d 1567 (Fed. Cir. 1983)

TTAB援引流行音樂團體ABBA的商標訴訟案件,說明該案法院在檢視唱片、商品封面及唱片銷售據點使用的標籤後,發現「ABBA」確實可獨立作為唱片的來源指示,並非僅用以表明歌手身分。法院指出,唱片與錄音帶不單是塑膠製品,還包含聲音,各個錄音作品因而具備獨特性,這也是消費者購買的原因。消費者期待的不只是聲音品質,還包括唱片的錄製品質及其本身的物理品質,並且,貼附著「ABBA」標識——這正是標識在錄音作品上代表的意義。

同樣地,異議人除了在書名及書中人物團體使用「ENGIRLNEER」,在書籍次頁以大型字母顯示作為資訊出處,並且結合戳章設計,不僅可用以識別來源,也向公眾表明某種品質永續性

TTAB的其他回應

  • 申請人質疑消費者未必知悉異議人的網頁,但證據顯示,該網站自2017年11月11日起提供書籍免費下載,異議人也透過相關社群推廣、定期舉辦教育活動並且提供貼附「ENGIRLNEER」標識的小物品。
  • 申請人質疑異議人未以樣本提供下載或訂購說明,但TTAB指出,點選書籍圖片即可免費下載,而申請人所援引的規定(TMEP § 904.03(e))是適用在軟體及影音檔案下載情形。
  • 申請人認為異議人未主張網站上的商業使用為善意交易(bona fide monetary transaction),TTAB認為,證明先使用不必有盈利的銷售行為,即使是基於宣傳或教育推廣而提供貼附標識的小物品,亦視同使用。

TTAB認定,異議人在為有意瞭解STEM職業的學齡女性及其父母與導師提供後述商品及服務上,確實是先使用「ENGIRLNEER」標識:(1)STEM相關資訊服務,包括互動式網站;(2)介紹STEM教育資訊的特色網站;(3)不可下載的線上教育資訊;(4)可下載的兒童讀物。


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