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近似著名商標就一定會貶損其信譽或攀附其商譽?歐盟2021年Puma v EUIPO - Gemma Group案

圖二、Puma旗下兩個著名商標 (圖片來源:Case T‑510/19, Puma v EUIPO - Gemma Group.)
圖二、Puma旗下兩個著名商標 (圖片來源:Case T‑510/19, Puma v EUIPO - Gemma Group.)

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

歐盟商標法對著名商標的保護,除了一般的混淆誤認侵權外,還包括減損其識別性或信譽(淡化),以及台灣所謂的「商標搭便車行為」。但是,並非商標達著名程度,就一定可以主張這樣的擴大保護。2021年的歐盟普通法院Puma v EUIPO - Gemma Group案,認為著名商標不當然可以主張這二種保護,除非能提出足夠的證據,證明有這樣的風險。

圖一、義大利的機械製造商Gemma Group Srl之註冊商標 (圖片來源:Case T‑510/19, Puma v EUIPO - Gemma Group.)
圖一、義大利的機械製造商Gemma Group Srl之註冊商標 (圖片來源:Case T‑510/19, Puma v EUIPO - Gemma Group.)

歐盟商標法對著名商標之保護

歐盟商標指令、歐盟共同體商標規章中對具知名度之商標(trade mark which has a reputation)之侵害類型,幾乎一樣。對具知名度商標的侵害類型,除了一般的混淆誤認之虞外,尚包括:(1)減損識別性或聲譽,及(2)不合理地利用其聲譽(taking unfair advantage of repute)。

在台灣商標法的侵權類型中,著名商標雖然有淡化理論之「貶損識別性或信譽」,但並沒有歐盟和德國此種「不合理地利用他人聲譽」之類型。此種類型,乃指雖然不會造成混淆誤認,但仍是藉由模仿,而增加銷售機會等情形,或有稱為「搭便車」之行為。

Puma商標和Gemma Group的跳躍的貓科動物商標

2013年,義大利的機械製造商Gemma Group Srl,向歐盟智財局申請註冊一歐洲商標,指定使用於第7類的「木材加工機器;鋁加工機器;PVC處理機」,其商標圖樣如一。

知名的德國運動用品製造商Puma SE,對該申請案提出異議。其提出異議的根據,乃是歐盟商標規章第8條(5)著名商標之保護。

Puma主張,系爭商標的圖樣與Puma自己的商標,幾乎一樣或高度近似,雖然其指定使用的商品類別,與Puma的商品類別可能不類似,但因為Puma的商標屬於有知名度(reputation)之商標,也就是台灣所謂的著名商標,因而,Gemma Group申請使用該商標,也可能會貶損(淡化)Puma商標的識別性或信譽,或構成第8條(5)所謂「無正當理由不合理地利用Puma商標的商譽」(without due cause ......would take unfair advantage of the repute.......)。

Puma自己的在先著名商標,主要有下面二個,請見圖二。

Puma商標為著名商標

2014年3月,歐盟智財局的異議部門做出決定,認為異議不成立。主要理由認為,相關消費者(relevant public)不會對這Puma商標和系爭商標產生聯想。Puma不服,向救濟委員會提出上訴。2014年12月,第五救濟委員會駁回上訴。2016年9月,普通法院認為應認定Puma商標為著名商標,廢棄救濟委員會之決定。2018年6月,歐洲法院支持普通法院之判決,故案件發回重審。

2019年4月,第四救濟委員會著重於調查證據,認為相關證據可以支持異議部門在2014年3月所做的最初決定。

救濟委員會認為,雖然本案兩造的商標,確實有某程度的近似,且Puma的商標確實取得了實質的著名程度,以及高度的識別性,但Puma仍然沒有證明滿足第8條(5)所需的其他要件。這些要件包括:(a)系爭商標指定使用商品的消費者,會對兩造的商標產生聯想;(b)在先商標(puma)的正向價值,會被轉移到後者申請的商標;(c)後者的商標使用於非常特別的工業產品,會貶損在先商標的形象。

Puma當然不服,再次向歐洲普通法院上訴。2021年5月19日,普通法院第六庭做出其判決,駁回Puma的上訴。

Puma的主張

Puma主張,救濟委員會在討論第8條(5)的要件時,有所錯誤:

  1. 救濟委員會認為,二商標指定商品的目標消費者,乃不同的消費者,但Puma認為,二群消費者應有所重疊;
  2. 救濟委員會對於兩造商標的近似程度,認定不正確;
  3. Puma認為,救濟委員會沒有對在先商標著名程度做完整的檢視;
  4. Puma認為,自家的在先商標有極高的著名程度,而兩造商標圖樣的近似程度也高,故雖然兩商標指定商品有所不同,相關消費者仍然會在兩商標間產生聯想;
  5. Puma認為自己並不需要證明,第8條(5)其他「貶損或不公平利用其識別性或信譽」要件的證據。


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