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法院核發禁訴令 SEP訴訟將因此有何改變?

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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不論哪個領域的標準必要專利(SEP),都必須進行全球佈局才能確保商業利益,所以在後續的授權、訴訟上,也需要全球一起行動配合。在過去,進行SEP的訴訟時各國法院也許會互相參考裁判論理,但絕不會互相干預,不過從2017年以來的一連串變化,這種井水不犯河水的習慣已經慢慢不太一樣了。

在美國的專利侵權訴訟中,「逛法院(forum shopping)」是個由來已久的現象。因為訴訟不可能一告再告,所以專利權人必然會選擇勝訴機會最高的法院起訴,而長年累積下來的訴訟經驗顯示,在美國近90個對專利案件有管轄權的聯邦地方法院中,東德州地方法院(ED Texas)的判決總是最偏向原告的。也因此,東德州法院每年收受的專利訴訟量,總是明顯多於其他地方。

現在,新型態的逛法院,正在標準必要專利(SEP)訴訟中悄悄出現,而且更開展成國際級的規模。問題是:這種現象是否會成為常態?對於跨國專利訴訟又會有什麼影響?

2017年,英國法院判出第一件全球性的專利判決。在Unwired Planet v Huawei案中,初審法院對於原、被告間的SEP授權費率爭議,訂出了一套可在全球範圍內適用的規則。隨後,高等法院以及終審法院也都認為,縱使英國市場僅佔被告(Huawei)的銷售總額約1%,而且原、被告間的SEP授權標的亦包涵部分非英國專利,但基於歐洲電信標準協會(ETSI)所制定的SEP政策,只要兩者之間的爭議涉及SEP的授權問題,英國法院都有管轄權。

2017年時,英國法院首次判出「全球」的SEP授權費率

同一年在美國,聯邦加州中區法院(CD California)在TCL v. Ericsson案中,也訂出了另一套不同通訊技術專利在不同地區市場的費率表。例如,對於Ericsson所擁有的4G SEP在美國市場的符合FRAND原則的授權費率,法官定為0.45%,但若是美國以外的市場,FRAND原則的費率就降為0.314%(表1)。雖然這項決定因為後續的上訴歷程已被廢棄,但在美國法院有無SEP全球費率管轄一事,聯邦巡迴上訴法院(CAFC)以及聯邦最高法院都沒有表示異議。

表1:在TCL v Ericsson案中,法官所決定的SEP全球費率 (資料來源:「SEP全球訴訟動態與應對暨5G SEP之趨勢、規範與授權研討會」會議資料,全國工業總會,2021/07/16)
表1:在TCL v Ericsson案中,法官所決定的SEP全球費率 (資料來源:「SEP全球訴訟動態與應對暨5G SEP之趨勢、規範與授權研討會」會議資料,全國工業總會,2021/07/16)

法院訂出全球性的SEP授權費率,還可以看作檯面下在爭奪話語權,但2020年開始的禁訴令(anti-suit injunction, ASI)風潮,就成為各國法院在檯面上的相互較勁。一開始是中國最高人民法院知識產權法庭在華為與Conversant的專利授權許可爭議中,要求Conversant在案件上訴審理期間,不得執行同時間內德國杜賽道夫地區法院所核發的禁制令,否則將對Conversant處以每日一百萬元人民幣的罰款。

2020年,中國首次出現禁訴令(ASI)

在小米(Xiaomi)與InterDigital的SEP授權爭議中,武漢中級人民法院也做出了類似決定。先是小米起訴InterDigital,要求武漢中院訂出符合FRAND原則的授權費率;InterDigita隨後在印度的德里高等法院控告小米專利侵權,請求損害賠償以及禁制令。正當兩件互為原、被告的授權費率、專利侵權訴訟進行時,武漢中院因應小米的請求,在去年9月對InterDigital核發了不得在印度續行訴訟的禁訴令,而InterDigital也在去年10月獲得了德里高等法院的反禁訴令(anti anti-suit injunction, AASI),藉以反制武漢中院的禁訴令。

從制定SEP的全球授權費率,到藉由ASI壓制他國的審理進程,SEP爭議已經成為各國法院間的競爭。若單純從效率觀點來看,由單一法院來決定全球市場通用的授權費率,當然會比在每個國家起訴更為簡便;問題是:某一國法院所判出的結果,他國法院是否會照章執行呢?

此外,就算科技大廠的SEP均有全球佈局,但想要「全球」實行權利還是困難重重。專利背後的技術發明也許放諸四海皆準,但在進行專利審查、以及獲證後的授權、訴訟等程序,仍然各國有別。只不過,現在各國法院又多了ASI、AASI的武器,勢必會對爭議當事人產生相當的嚇阻力,未來的SEP訴訟,也可能因此更加往市場規模更大的國家集中,以避免不遵守相關禁訴令可能的負面影響。


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