Dropbox使SmartSync商標是否構成逆向混淆?2021年第九巡迴法院Ironhawk v. Dropbox案

圖一、Ironhawk公司註冊的「SmartSync」商標。 (圖片來源:Ironhawk Technologies公司官網)
圖一、Ironhawk公司註冊的「SmartSync」商標。 (圖片來源:Ironhawk Technologies公司官網)

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

Dropbox 是提供雲端儲存服務的著名公司,在該公司的商業方案中,有一個「Smart Sync」智慧同步功能。美國的Ironhawk公司認為,自己已先註冊了SmartSync商標,故於2018年控告Dropbox公司侵害商標權。因為Dropbox公司的知名度比較高,原告Ironhawk公司知名度較低,故Ironhawk公司主張,商標混淆誤認的方向,是所謂的「逆向混淆」。

(圖片來源:Pixabay)
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何謂逆向混淆

一般的商標混淆,乃是正向混淆(forward confusion),通常是侵權人(後使用者)使用了商標權人(先使用者)的商標,導致消費者看到後者的商標產品,誤以為前者的商標。此方向是典型的混淆誤認的方向。

所謂「逆向混淆」(reverse confusion),則是因為侵權人(後使用者)比商標權人(先使用者)的商標更有名。消費者看到商標權人(先使用者)的商標產品,反而會誤以為是買到後者的商標產品。

逆向混淆對於商標權人(先使用者)有什麼傷害?逆向混淆會讓商標權人喪失商標的價值,包括對商品識別、公司識別、控制商譽與知名度、擴展市場等能力,均有可能一一喪失。

Ironhawk公司的SmartSync商標

Ironhawk公司是一家開發電腦軟體、有效傳輸資料的公司,並從2004年起,使用「SmartSync」指稱自家開發的軟體。Ironhawk公司在2007年在美國聯邦註冊了「SmartSync」這個商標。與Dropbox不同的是,Ironhawk公司的商標中,Smart和Sync是連在一起,中間沒有空格。

Dropbox的Smart Sync功能

Dropbox是著名的雲端存取服務提供公司。2017年,Dropbox 公司推出了「Smart Sync」的功能,讓使用者可以在自己的Dropbox雲端儲存帳號中,存取所有硬碟中的資料。也就是說,在雲端的空間超級大,可將整個硬碟都放在雲端上。Dropbox公司使用「Smart Sync」這個商標時,Smart和Sync是分開的,中間有空格。

圖二、dropbox的智慧同步(SmartSync) (圖片來源:Dropbox官網)
圖二、dropbox的智慧同步(SmartSync) (圖片來源:Dropbox官網)

Ironhawk公司提告Dropbox

2018年,原告Ironhawk決定對被告Dropbox提告,主張Dropbox使用「Smart Sync」這個詞,構成商標侵權和不公平競爭。而且原告認為,Dropbox在推出「Smart Sync」這個詞時,已經知道原告商標的存在,屬於故意侵權,會讓消費者有混淆誤認之虞。

地區法院認為不構成混淆誤認

加州中區地區法院於2019年10月認為本案沒有事實爭議,不需召開陪審團而做出即決判決(summary judgment),判決Dropbox勝訴。法院認為,從既有事實,操作混淆誤認八因素,認為沒有任何理性的陪審員會認為,Dropbox使用Smart Sync,會構成消費者混淆誤認之虞。

Ironhawk上訴第九巡迴法院,主張逆向混淆

Ironhawk對一審判決不服,提起上訴。上訴中最主要的理由,乃是認為Dropbox比自家公司有名,所以讓消費者混淆的方向,屬於逆向混淆。

本案中,因為被告Dropbox是有名的雲端服務公司,商標權人Ironhawk公司反而沒那麼有名,可能會讓與 Ironhawk交易的消費者,以為Ironhawk和Dropbox是同一家公司,或是有關聯的公司。

相關消費者

第九巡迴法院於2021年4月21日做出判決。首先,法院先界定本案的相關消費者(relevant consumer)。原、被告爭執在於,Ironhawk公司的相關消費者,是指目前該公司唯一的消費者,亦即美國海軍;還是包括其他商業消費者?

Dropbox主張,相關消費者應該限於美國海軍。既然美國海軍是消費者,其在採購程序中,會提高其注意程度,故不太可能會產生來源混淆或關連性混淆。

但是Ironhawk公司主張,他們之前也曾經有商業客戶,而且他們目前也正在向其他商業客戶行銷、洽談生意。其認為,目前鎖定的客戶和潛在的客戶,也屬於相關消費者。

第九巡迴法院認為,由於Ironhawk公司過去曾經有過商業客戶,目前正在積極的尋求更多的商業客戶,故合理的陪審團可能會認為,潛在的商業客戶也屬於相關消費者。

混淆誤認八因素

美國共有13個巡迴法院,就商標的混淆誤認因素,在各巡迴區都差不多,但引用的判決則不一樣。在第九巡迴法院,其八因素乃是引用1979年的AMF Inc. v. Sleekcraft Boats案,故稱為Sleekcraft案八因素。

這八因素為:

  1. 商標識別性之強弱(strength of the mark);
  2. 產品服務之類似程度(proximity of the goods);
  3. 商標圖樣之近似程度(similarity of the marks);
  4. 真正混淆誤認之證據(evidence of actual confusion);
  5. 所使用之經銷管道(marketing channels used);
  6. 商品之類別,購買者購買時可能的注意程度(type of goods and likely level of care exercised by purchaser);
  7. 被告選擇該商標之意圖(defendant’s intent in selecting the mark);
  8. 原告擴增產品線的可能性(likelihood of expansion of the product lines)。


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