合作關係結束後 藝人商標到底歸屬於誰?

(圖片來源:Pixabay)
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【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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最近新聞報導,樂團蘇打綠與經紀人終止合約後,請求經紀人將其註冊商標轉讓回給該樂團,但法院判決這部分請求敗訴。由於台灣商標法中,並沒有規定「商標權的歸屬問題」,原則上誰去申請商標,誰就擁有商標權。但不論在美國或歐洲,的確常常會產生,當合作關係結束後,誰才是真正商標權人的爭議問題。

合作關係結束後,商標權歸屬爭議

在美國,商標只要有使用就可獲得保護,但仍可向聯邦申請註冊商標。一商標之使用初期,可能是多方共同合作、參與推廣,才使商標變得有名。當合作關係結束,到底誰才有權繼續使用商標?所謂的合作關係有各種可能,例如,員工和雇主的合作、兩家公司的合作、製造商和經銷商的合作、客戶和業務經紀人合作。

關於此,美國發生許多案例,都是在合作關係結束後,才產生爭議,爭執到底誰是商標真正權利人。而法院判決的標準,也會依不同案件類型而有不同的判斷依據。目前並沒有統一的判斷標準。

樂團和經紀人誰才是商標真正權利人

由於合作關係很多,筆者則鎖定樂團和經紀人、唱片公司此種合作關係。至於誰才是商標真正權利人,還是要看樂團和經紀人實際上的合作關係。

例如,在1985年的Rick v. Buchansky案,法院認為,該案中的樂團是由經紀人控制團名,成員不斷更換,一共更換過22個不同成員。故該案中,最後法院認為是經紀人擁有該案的唱團名商標。但是,在1986年的Bell v. Streetwise Records, Ltd案,法院卻認為,樂團成員早在經紀人、唱片公司出現前,就已經開始使用該團名,且團員也很固定,故應是該團員才是商標真正權利人。以下介紹Bell v. Streetwise Records, Ltd案,供吾人思考蘇打綠團名商標權歸屬問題。

「新版本合唱團」和其唱片公司爭取商標權

本案的原告為樂團的五位成員,分別是Bell、Bivins、Brown、DeVoe和Tresvant,他們的團名是「新版本合唱團」(New Edition)。他們曾經發行過四張暢銷專輯,許多單曲和音樂錄影帶。該團體最早在1981年組成,當時有四個成員,在波士頓進行表演。他們當時才13歲,就自稱自己是「新版本」。Travis Gresham先生在看過他們表演後,成為他們的經紀人,另外也找了Brook Payne先生,成為他們的編舞者。

1981年11月,當時四位成員參加一「好萊塢才藝晚會」比賽,獲得首獎,得到與BIM音樂公司簽約的機會,BIM的負責人為Maurice Starr先生。Starr先生當時正在開發自己的音樂「概念」,決定將這四位成員打造成新的年輕男團。Starr先生認為這些13歲少年還有待訓練,但是他替他們作曲、初步錄音,錄成Demo帶,名為「Candy Girl」。Starr先生彈奏所有樂器,包括背景和聲,以及編曲、混音等。

1982年冬天,Starr先生終於完成錄音,並努力尋找唱片公司出版。終於在1983年,他找到Streetwise公司願意出版該專輯。在這段期間,四位成員持續練習舞蹈,並在當地表演。Starr先生與四位團員有一些磨合。其中,他要求加入一位新成員,組成五人團體。這個建議被四位團員接受。但他原本希望團體名稱更改,但是成員並不接受。

1982年11月、12月間,Streetwise公司與每一位成員簽署契約,該契約專屬授權Streetwise公司可使用其名稱之權。這些成員當時才14歲,在該契約中,每一位成員,除了Tresvant,都承認「新版本」( The New Edition)這個名稱都屬於BIM公司。

推出《Candy Girl》專輯後與製作公司、唱片公司結束合作關係

1983年2月,BIM音樂公司和Streetwise錄音公司發行了第一張單曲《Candy Girl》,進而在6月,發行了第一張完整專輯《Candy Girl》以及其中的單曲。Streetwise公司負責行銷,並支付所有的行銷費用。

1983年夏天,該團體中止了原本的經紀人與編舞者的契約。在9月時,他們找了新的經紀人,到11月,他們想推翻與 Streetwise公司的契約。因而,被告BIM音樂公司和Streetwise錄音公司決定尋找新的五位年輕男生,重組團體,發行新的「新版本」樂團唱片,並打算向聯邦專利商標局註冊「New Edition」這個商標。

原告等五位團員人提出訴訟,主張五位成員才是「New Edition」的商標權利人,他們才有權註冊這個商標。而被告BIM音樂公司和Streetwise錄音公司卻主張,該公司「雇用」了這五個個人,來呈現該公司所開發的「概念」,並且促銷體現這個「概念」的音樂專輯。故他們才是「新版本」商標的真正權利人,有權註冊該商標。

誰先開始在商業上利用該商標?

因美國採取商標使用保護主義,誰擁有商標,主要是看利用商標的優先權。優先權(Priority)的成立,必須出於善意使用。主張者必須證明,其使用商標乃有意地、持續地,而非偶然或暫時的。其使用必須與「當前的商業利用計畫」相一致。若要註冊聯邦商標,必須存在跨州的使用;如果是州的商標權,則只需要在州內使用即可。

法院認為,在1983年2月推出《Candy Girl》單曲之前,原告中的四人從1981年開始,就已經使用「新版本」這個團名,出現在至少20多次的表演場合。他們的表演、當時的經紀人Gresham 之行銷,Gresham 和編舞Payne協助他們排演、他們努力贏得唱片合約的過程,和Starr先生一起努力製作唱片,都展現了其「當前的商業利用計畫」。

因而,法院認為,原告等五人因為他們在麻州境內的商業使用,取得了「新版本」這個商標權利。雖然被告因為推出專輯,才是第一個在跨州使用的人,但原告等人當時仍在麻州境內同時使用,故原告等人已經利用該商標。因而,法院認為原告等人才是商標的「權利人」。

誰控制、決定商標產品之性質、品質?

其次,倘若沒辦法確認原告存在「先利用」的事實,亦即,如果是多方共同一起努力,則如何判斷誰擁有商標權?在美國當時先例的標準下認為,必須判斷「誰控制、決定使用系爭商標之商品之性質、品質」 (controls or determines the nature and quality of the goods which have been marketed under the mark in question)。

本案關鍵問題在於,到底該商標表彰的產品(goods),是「錄音唱片」?還是五個年輕成員所提供的「娛樂服務」?法院認為,此時消費者對該商標的連結,亦即看到該商標聯想到的是什麼商品,具有決定性因素。

在判斷這類商標權歸屬的爭議時,首先,法院要先界定,公眾認知到該團體的品質或特性(quality or characteristic)是什麼?其次,則判斷誰控制該品質或特性。 法院認為,在音樂產品,擁有其藝名或團名的,通常是藝人或團體。而新版本合唱團,並沒有將其權利轉讓、移轉或賣出。新版本這個名稱,屬於構思這個概念和名稱的個人或實體。

雖然Starr先生對《Candy Girl》專輯的製作投入很多心血,但是其只是扮演製作人的角色。同樣地,Streetwise公司在發行專輯上也很用心,且承擔很高的商業風險,但那通常也是錄音公司所扮演的角色。

相對地,原告等人在發行《Candy Girl》之前,從1981年就以「新版本」知名,演唱他人的歌曲;他們的成員也很固定,並非可由製作公司隨便替換成員。因而,法院認為,消費者對「新版本」這個商標所聯想的商品,就是這五個成員。

基於上述說明,法院認為,「新版本」這個商標所代表的品質,就是這五個成員的獨特性和表演風格。因此,這個商標的「產品」,就是他們五個人所提供的娛樂服務。也就是由這五個人控制這些服務之品質。所以,五名原告擁有商標之權利。

結語

不論歐洲和美國,在各種合作關係結束後,都會產生商標權歸屬的爭議。台灣不論在商標法上,或者具體案例中,對此類問題的討論不多。本文只是挑選一則與蘇打綠商標歸屬爭議,非常接近的「樂團與其經紀人或唱片公司之合作關係」,加以介紹。但其實在不同的合作關係,需參考不同的因素以決定商標權的歸屬。此部分有待吾人繼續深入研究。


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