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發明人哪裡人?可能重要或不重要的問題

【黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組】

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「發明人哪國人?住哪裡?地址是……?」這些問題和申請專利有什麼關係?

「發明人哪國人?住哪裡?地址是……?」乍聽這些問題,很多人第一個反應是這和申請專利有關係嗎?其實許多國家規定,若申請人不是發明人,送件申請時需一併提示發明人,而依申請國別及個案狀況,申請人並有可能需依規定提交發明人國籍、居所、通訊地址等資料,甚至這些細節問題有可能牽動專利家族申請布局。

以歐洲專利為例,依EPC細則第19條規定,申請人應提示發明人姓名及完整地址,方便EPO直接通知發明人該案申請人、申請號、申請日、優先權資料、發明名稱、指定國等基本資料。未提交發明人姓名及完整地址,如EPO審查基準A-III, 5.5說明,該局將通知申請人限期補件,否則可拒予歐洲專利。換言之,一般在其他國家是由申請人負責知會發明人,而歐洲則是申請人把聯絡資料給EPO,由EPO代為通知。

不過實務上,EPO雖會依申請人提供的地址通知發明人,若信件被退回,EPO需再發函向申請人確認或索取新地址,若取得新地址或地址有更動,EPO將按更新後資料重新寄件,但假使申請人無法提供其他可知的發明人通訊地址,EPO也不會有下一步動作。根據統計,EPO 2019年寄發逾53萬份發明人通知函,其中有超過3萬6000份被退件,比率約為7%。這項規定行之已久,耗費資源不可謂不多,可是往往流於形式。

所以歐洲專利組織Administrative Council決議修改相關規定:2021年4月1日起,向EPO提交申請案所需揭露的發明人資料,只剩發明人姓名及居所,毋須再提交發明人完整地址,只需提示發明人所在國別及城市,若有郵遞區號,應一併填寫呈報;既無完整地址,EPO當然也不會再直接發函給發明人。且自2021年11月1日起,EPO不會再於European Patent Register公開發明人地址,惟若申請人在修法生效後仍提示發明人地址,EPO公開資料及European Patent Register依舊會刊載發明人地址資訊。

至於另一個多國申請平台PCT,其發明人資訊揭露規範更為簡潔:依申請案指定國別不同,原則上申請人只需揭示發明人姓名。若申請書表一併填入發明人國籍、居所,受理局依規定應逕行刪除,WIPO國際局PCT案國際公開作業,也不會刊載發明人國籍、居所訊息。

假使有人覺得這點和印象中的PCT案申請經驗不相符合,或許是因為過去發明人為美國案當然申請人,PCT案指定美國時(而PCT案一般都會指定美國),發明人會兼有申請人身分,故需依法提供其國籍、居所及通訊地址,而此一身兼申請人身分的發明人,其國籍和居所也可用以評估PCT案申請資格、可選擇的受理局及國際檢索單位等。只不過,美國AIA相關修法生效後,可直接以公司受讓人名義申請美國專利,PCT案即使仍指定美國,已毋須再沿襲前述舊有操作模式。

然而話說回來,即使經過AIA修法,美國案、PCT進入美國國家階段毋須再揭露發明人國籍,可是仍需應依規定提交發明人Legal Name、居所及通訊地址。通訊地址的定義是發明人通常可收信地址,公司地址、郵政信箱皆無不可,但比方若有發明人離職後失聯,無法配合依37 CFR 1.63規定簽署發明人宣誓書,公司申請人依37 CFR 1.64規定代為簽署替代聲明時,所提示的發明人通訊地址即不可能是公司地址,這時有可能需提交公司原登錄的發明人住家地址,方便官方在需要時能直接聯繫發明人。

而除資料編目、行政作業需要之外,發明人訊息偶爾還能發揮預警作用。部分國家基於國家安全等考量,對個別資訊、技術的出口設有重重限制,有申請專利價值的發明資訊,自然也是保護重點,例如有國家以本國國民或居民申請案件為審查標的,也有國家以發明地當是否列管的判別標準,若發現發明人有特定國籍、在特定國別居住,可能需先確認有無保密審查問題,因為只要屬於特定國應控管人員的技術項目,就需先通過該國保密審查,否則違規偷跑到其他國家先申請專利,有可能面臨各式處分,像是無法在這一國家取得專利、所取得的專利被撤銷,相關人員可能被處以罰金、徒期之類。

各國保密審查制度不盡相同,多數國家一般規定,列管人員的技術內容需先在本國送件申請,通過保密審查後,或一定時間未被指定為保密訊息,才可向其他國家申請專利。有些國家允許不先在本國申請專利,但需先向有關單位揭露技術內容,讓官方確認非屬管制出口項目,例如印度即有這類保密審查,申請人除選擇第一案在印度申請專利,也可選擇請求核發境外申請許可以在其他國家提交第一案,但需注意的是,官方審核速度未必能配合申請人的計畫。有些國家有限度准許事後報備,只要已輸出的技術內容非需保密資訊且符合規定要件,有機會取得具回溯效力的境外申請許可,美國即是一例,不過根據報導,許多代理人都認為這類回溯許可不容易拿到。

除美國、印度外,包括中國、新加坡、馬來西亞、越南……,許多國家都有保密審查制度,違反規定的後果可能嚴重,然而按實務經驗、市場傳聞,就算是經驗豐富的申請人也不無踩雷可能,尤其是母國無類似規定的申請人,跨國匯整研發成果、規畫申請布局時,可能考慮集團綜效、稅賦獎勵,但往往不會預想到這類風險,有人還是中招後才知道有這類規定。建議參考WIPO整理清單,並留意發明人的國籍、居所,若有疑慮,應盡快諮詢相關國家官方或專家意見,防患未然。


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