多顏色商標組合應用於產品包裝上是否不具先天識別性？2020年聯邦巡迴上訴法院In re Forney Industries案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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Forney Industries公司申請一種多顏色組合應用於包裝的背卡上，美國專利商標局認為純粹顏色組合，本身不具有先天識別性，而拒絕其註冊。隨後Forney Industries公司向商標審理暨救濟委員會出救濟，最後以失敗結尾，沒想到美國聯邦巡迴上訴法院在2020年4月做出的In re Forney Industries案判決中出現逆轉，認為多顏色組合應用於「產品包裝」上，本身可以具有先天識別性。

顏色商標，和產品設計與產品包裝之區分

先回頭看看過往，美國最高法院對於顏色商標以及產品設計等商業外觀（trade dress）是否具有先天識別性，曾做過以下幾個重要判決。

1.1992年的Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案

最高法院認為，餐廳的商業外觀（trade dress）可以具有先天識別性。但如何判斷商業外觀之先天識別性，該判決沒有提供標準。

2.1995年的Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案

最高法院認為，將顏色用於產品上可當作商標，但必須證明取得後天識別性。不過，要注意的是，該案屬於「單一顏色」，且是直接用在「產品本身」，而非用在產品包裝上。

3. 2000年的Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案

最高法院認為，某些類型的產品包裝可能有指示商品來源的先天識別性；但相對地，所謂顏色商標，只是由顏色所組成的商標，不管有無應用在產品或包裝上，都仍是顏色商標，而非產品包裝。在該案中，最高法院曾說：「顏色商標本身永遠不會有先天識別性」。

Forney公司的零件包裝背卡上的特殊顏色

2020年聯邦巡迴上訴法院做出In re Forney Industries, Inc.案判決，認為多顏色的組合商標應用在產品包裝上，可能具有先天識別性。

本案的原告Forney Industries公司，乃是銷售焊接和機械加工之工具和五金零件的公司，其在零件的包裝上，採用了一款新的顏色設計，請見圖四。

2014年5月時，Forney公司向美國專利商標局，申請註冊此一包裝背卡的顏色商標。這個顏色商標共有三種顏色：「商標的頂部由黑色實心條紋組成。黑色實線下方是黃色，漸漸變成紅色。這些顏色位於包裝和/或標籤上。」

2014年9月，專利商標局的審查官回覆，認為純顏色組合的商標，不具先天識別性，要求Forney公司附上取得「後天識別性」（acquired distinctiveness）之證據。此外，既然這個顏色組合式要用在立體包裝的背卡，審查官也要求 Forney公司將申請改為立體商標申請，並附上一個立體圖，標示這個顏色組合如何呈現在包裝背卡上。此外，對於顏色的描述，從所附上的圖片來看，從黃色過渡到紅色中間還有橘色，故審查官也希望Forney公司修正對商標顏色的描述。

因此，Forney公司願意修正商標描述，改為：「商標由紅色變為黃色，頂部帶有黑色橫幅，用於商品包裝。虛線僅表示包裝背卡上標記的位置。」 但是，2015年5月，審查官還是拒絕註冊該商標，認為其欠缺先天識別性，仍要求Forney公司需補提供取得後天識別性的充分證據。

商標審理暨救濟委員會認為顏色商標沒有先天識別性

Forney公司對前述商標審查官的決定不服，向商標審理暨救濟委員會（Trademark Trial and Appeal Board）提出救濟，認為其所申請的商標，是一種「有多重顏色的產品包裝之商業外觀」，而非單純的「顏色商標」，具應該有先天識別性，而不需要提供取得後天識別性之證據。

但商標審理暨救濟委員會維持審查官拒絕註冊的決定。救濟委員會認為，本案中應該只是顏色商標，因為申請人並沒有提供額外的元素，包括包裝的形狀或設計。申請人所申請的顏色商標，只是打算應用在產品包裝上，但仍屬於顏色商標。而故根據過去最高法院的判例，認為顏色商標不會有先天識別性。

因而Forney公司向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。聯邦巡迴上訴法院於2020年4月做出判決，改判Forney公司勝訴。

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