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多顏色商標組合應用於產品包裝上是否不具先天識別性?2020年聯邦巡迴上訴法院In re Forney Industries案

圖一、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案中,Taco Cabana的餐廳外觀 (圖片來源:Pixabay)
圖一、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案中,Taco Cabana的餐廳外觀 (圖片來源:Pixabay)

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

Forney Industries公司申請一種多顏色組合應用於包裝的背卡上,美國專利商標局認為純粹顏色組合,本身不具有先天識別性,而拒絕其註冊。隨後Forney Industries公司向商標審理暨救濟委員會出救濟,最後以失敗結尾,沒想到美國聯邦巡迴上訴法院在2020年4月做出的In re Forney Industries案判決中出現逆轉,認為多顏色組合應用於「產品包裝」上,本身可以具有先天識別性。

顏色商標,和產品設計與產品包裝之區分

先回頭看看過往,美國最高法院對於顏色商標以及產品設計等商業外觀(trade dress)是否具有先天識別性,曾做過以下幾個重要判決。

1.1992年的Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案

最高法院認為,餐廳的商業外觀(trade dress)可以具有先天識別性。但如何判斷商業外觀之先天識別性,該判決沒有提供標準。

圖一、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案中,Taco Cabana的餐廳外觀 (圖片來源:Courses2.cit.cornell.edu)
圖一、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案中,Taco Cabana的餐廳外觀 (圖片來源:Courses2.cit.cornell.edu)

2.1995年的Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案

最高法院認為,將顏色用於產品上可當作商標,但必須證明取得後天識別性。不過,要注意的是,該案屬於「單一顏色」,且是直接用在「產品本身」,而非用在產品包裝上。

圖二、Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案中的乾洗墊 (圖片來源:Indiancaselaws.wordpress.com)
圖二、Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案中的乾洗墊 (圖片來源:Indiancaselaws.wordpress.com)

3. 2000年的Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案

最高法院認為,某些類型的產品包裝可能有指示商品來源的先天識別性;但相對地,所謂顏色商標,只是由顏色所組成的商標,不管有無應用在產品或包裝上,都仍是顏色商標,而非產品包裝。在該案中,最高法院曾說:「顏色商標本身永遠不會有先天識別性」

圖三、Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案中的兒童衣服 (圖片來源:Fryer.com)
圖三、Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案中的兒童衣服 (圖片來源:Fryer.com)

Forney公司的零件包裝背卡上的特殊顏色

2020年聯邦巡迴上訴法院做出In re Forney Industries, Inc.案判決,認為多顏色的組合商標應用在產品包裝上,可能具有先天識別性。

本案的原告Forney Industries公司,乃是銷售焊接和機械加工之工具和五金零件的公司,其在零件的包裝上,採用了一款新的顏色設計,請見圖四。

圖四、本案所申請的顏色商標 (圖片來源:In re Forney Industries, Inc., 955 F.3d 940 (2020).)
圖四、本案所申請的顏色商標 (圖片來源:In re Forney Industries, Inc., 955 F.3d 940 (2020).)

2014年5月時,Forney公司向美國專利商標局,申請註冊此一包裝背卡的顏色商標。這個顏色商標共有三種顏色:「商標的頂部由黑色實心條紋組成。黑色實線下方是黃色,漸漸變成紅色。這些顏色位於包裝和/或標籤上。」

2014年9月,專利商標局的審查官回覆,認為純顏色組合的商標,不具先天識別性,要求Forney公司附上取得「後天識別性」(acquired distinctiveness)之證據。此外,既然這個顏色組合式要用在立體包裝的背卡,審查官也要求 Forney公司將申請改為立體商標申請,並附上一個立體圖,標示這個顏色組合如何呈現在包裝背卡上。此外,對於顏色的描述,從所附上的圖片來看,從黃色過渡到紅色中間還有橘色,故審查官也希望Forney公司修正對商標顏色的描述。

圖五、Forney公司實際使用的情形 (圖片來源:Ipwatchdog.com)
圖五、Forney公司實際使用的情形 (圖片來源:Ipwatchdog.com)

因此,Forney公司願意修正商標描述,改為:「商標由紅色變為黃色,頂部帶有黑色橫幅,用於商品包裝。虛線僅表示包裝背卡上標記的位置。」 但是,2015年5月,審查官還是拒絕註冊該商標,認為其欠缺先天識別性,仍要求Forney公司需補提供取得後天識別性的充分證據。

商標審理暨救濟委員會認為顏色商標沒有先天識別性

Forney公司對前述商標審查官的決定不服,向商標審理暨救濟委員會(Trademark Trial and Appeal Board)提出救濟,認為其所申請的商標,是一種「有多重顏色的產品包裝之商業外觀」,而非單純的「顏色商標」,具應該有先天識別性,而不需要提供取得後天識別性之證據。

但商標審理暨救濟委員會維持審查官拒絕註冊的決定。救濟委員會認為,本案中應該只是顏色商標,因為申請人並沒有提供額外的元素,包括包裝的形狀或設計。申請人所申請的顏色商標,只是打算應用在產品包裝上,但仍屬於顏色商標。而故根據過去最高法院的判例,認為顏色商標不會有先天識別性。

因而Forney公司向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。聯邦巡迴上訴法院於2020年4月做出判決,改判Forney公司勝訴。


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