進口商品之附隨商標不屬於台灣商標權人時的商標權利耗盡爭議

【陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

台灣商標法第36條第2項規定「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權」,此稱為「權利耗盡原則」。該原則的例外是同項之但書,即「但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限」。

不過,假設商標X於外國和台灣分屬不同權利人,如果在外國於權利人或被授權人處購買附有商標X之商品,該商品進口後是否適用「權利耗盡原則」?最高法院在108年台上字第397號民事判決(裁判日:2020年1月16日)中,認為該類商品對國內的權利人有權利耗盡的適用。本文在討論該判決的合理性。

商標權利耗盡條款之沿革

商標權利耗盡條款於1993年商標法全文修正時,首次規定在第23條第3項中。該項是經過院會二讀程序時,朝野協商後所產出的條款,但其立法原因不明。到2003年商標法全文修正時,原第23條第3項移到第30條第2項並有些許修正。在2011年商標法全盤修正時,將原第30條第2項調整為第36條第2項並有增加「國內外」用語,以揭示「商標權國際耗盡理論」;其即為現行商標權利耗盡規定的內容。

本案背景

本案為確認之訴,原告A公司主張關於其於「2016年1月7日後向『PHILIP B』官網訂購之『PHILIP B』真品平行輸入貨品」,被告「不得向原告主張商標權並不得以商標權人禁止原告於各大通路販售」。系爭商標為註冊號第01629381號之「PHILIP B」,其指定於商品類別為003,所涉商品例如化粧品、化粧用髮油、造型髮膠、護髮油……等;商標權人(本案被告)為B公司。原告於數個電商通路平台販賣「PHILIP B」的真品平行輸入貨品,但該些通路平台收到被告的侵害商標權主張,故導致本件確認之訴發生。

本案原告向美國「PHILIP B」商標權人P公司官網訂購系爭侵權商品。而P公司與被告間之關係是:前者授權後者於台灣註冊商標,並擔任前者之台灣零售商。在被告維權的過程中,P公司曾發函向原告指控其侵害被告在台灣的商標權。

本案一審法院駁回原告之請求,主因是原告無法主張商標法第36條第2項之「國際耗盡原則」。本案二審法院仍指出無權利耗盡之適用而駁回原告上訴。二審法院認為「系爭商標於台灣係由被上訴人[/被告]取得商標權,而非由[P公司]取得商標權,且系爭產品並非由被上訴人[/原告]在市場為第一次流通」,故本件被上訴人「對系爭產品既無『第一次銷售行為』,而從未對系爭產品取得任何報酬,則自無所謂『商標權耗盡』可言」。

本案最高法院之見解

最高法院於108年台上字第397號民事判決中廢棄二審判決,因為個案情況有商標權耗盡之適用。對於商標法第36條第2項的理解,最高法院認為當「商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標」,則「雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同」,且「本質上排他權的發生亦源自於同一權利人」,故「不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係」,即「亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果」。

因此,最高法院指出,既然P公司為美國「PHILIP B」商標之商標權人,並同意被上訴人/被告在台灣註冊「PHILIP B」商標,且系爭產品係上訴人/原告購自於P公司,則對於「系爭產品由美國原廠[P]公司出售流通於市場後,倘無發生變質、受損之虞或有其他正當事由等情形」,就系爭商品所附之「PHILIP B」商標,其權利耗盡效果是否及於經P公司同意在台灣取得同一圖樣商標權之被上訴人,此問題為原審所未察,故有判決廢棄之理由。

爭議一:「由商標權人或經其同意之人」定義之曲解

本案的問題是應如何解釋商標法第36條第2項的「由商標權人或經其同意之人」用語,但最高法院卻曲解該用語。根據最高法院102年台上字第3819號刑事判決,法律解釋方法主要是「文義解釋」,其「係依照法文用語之文義及通常使用方式而為解釋,據以確定法律之意義」。因此,「由商標權人或經其同意之人」用語應解釋為「由系爭商標之商標權人或經該商標權人所同意之人」。

再者,從商標法第36條第2項之「附有註冊商標之商品」用語可知,適用商標權耗盡之商品是指商品上有附著「註冊商標」之商品。至於「註冊商標」用語依其文義可解讀為「系爭商標為於台灣註冊之商標」。另以商標法第30條使用「著名商標」一詞為例,因為非使用「著名註冊商標」用語,該「著名商標」用語即不限定為註冊商標。如智慧財產法院99年度行商訴字第232號行政判決所述,「綜觀台灣商標法全文,所規定『註冊商標』,意指經核准商標註冊者,始取得商標權而受各該條文之權利保護」。因此,「註冊商標」應指「系爭商標為於台灣註冊之商標」。據此,商標法第36條第2項之「由商標權人」應指「由系爭商標之商標權人」較合理,因為該商標權人才有權能,而將系爭商標附在相關商品上,並「於國內外市場上交易流通」。

另將「商標權人」文義解釋為「於台灣註冊商標之商標權人」,才符合商標法的註冊主義本質。如最高法院102年台上字第769號民事判決所言,「按台灣商標法對於商標之保護係採申請註冊主義,凡依法申請註冊之商標,於未經主管機關審核為不合法並為駁回之審定,或經廢止其註冊前,自受法律之保護,且具有排他之權能」。因為能主張商標權,才有「權利耗盡」之問題。因此,本案最高法院對於「由商標權人或經其同意之人」用語之解釋應屬於曲解法律文義的解釋。此為十分罕見的現象。

爭議二:違憲之判決

本案最高法院將商標法第36條第2項所指之「由商標權人或經其同意之人」擴張至「非系爭商標之商標權人」或「非系爭商標之商標權人所同意之人」。本案的系爭商品是由美國P公司所販售,而該公司並非經系爭商標之商標權人B公司所同意者,亦非系爭商標之商標權人,故不符合「由商標權人或經其同意之人」之文義範圍。然而,美國P公司的銷售行為卻讓B公司就系爭商標之權利耗盡。此明顯擴大了商標法第36條第2項之適用範圍,而限制B公司之商標權。

根據司法院大法官會議釋字第778號解釋,若法律的施行細則或主管機關對法律的函示係「為增加法律所無之限制,逾越母法之規定」,此乃「與憲法第23條法律保留原則之意旨不符」。由於本案最高法院之解釋,增加了商標權人行使的限制,即增加商標法第36條第2項所無之限制,並逾越該項之規定,因而有違反憲法第23條之疑慮。

爭議三:「授權或法律上關係」定義不明

本案最高法院表示「不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果」;但其未解釋何謂「授權或法律上關係」。

例如:「授權上關係」所指的「授權」有無考慮授權範圍之限制,例如地域、特定產品、或產品項目或類別等等條件?例如國內商標權人C授權給D,但限定在D1國家或地區使用;如果D違約在D2國家或地區使用而販賣相關產品,則由D2國家或地區所進口的、附有系爭商標之產品是否有商標權耗盡適用?

另「法律上關係」是僅指公司法上的關係企業,或還指母子或分公司、或實質上控制的關係企業等?關鍵問題是關係人之間有無控制關係、或屬於經濟利益的共同體,以致系爭商標的排他權運用與「法律上關係」的維持或穩固有直接的關連。

又相關認定是否應考慮產業競爭的公平性,以避免權利耗盡認定造成被控侵權人搭便車或攀附商譽的合法化。「授權或法律上關係」判斷涉及的諸多問題,未來有賴智財法院運用時仔細考慮,以建構兼顧合法物權的使用和商標權人合理的產業利益之基準。

服務商標之維權

商標法第36條第2項涉及的商標權利耗盡僅針對商品,不涉及服務行為。本案被告B公司還有「PHILIP B」的服務商標(註冊號第01759650號),其指定第035類服務,所列舉服務內容包括:代理國內外廠商各種產品之經銷、為零售目的在通訊媒體上展示商品等等。因此,B公司可透過其服務商標,根據商標法第69條第1項排除或去除侵害請求權為基礎,請法院限制真品平行輸入貨品之販售者以「PHILIP B」為名從事行銷。


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