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發明被人偷搶去申請怎麼辦?美國AIA法案後第一件專利衍生程序Andersen v. GED案

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

在美國,若我的發明被他人偷偷拿去申請專利,我該如何提起救濟?在2012年美國發明法案(簡稱AIA)之前,採取的是權利衝突程序,修法後,採取的是專利衍生程序,以認定到底誰是真的發明人,以及誰可以取得該專利。美國專利審理暨救濟委員會直到2018年3月,才正式決定啟動第一件衍生程序之審理,並在2019年3月做出最終書面決定。臺灣過去對於美國的專利權利衝突程序,以及美國發明法案後的專利衍生程序的運作並不熟悉,本文將以這則Andersen v. GED案,來說明美國的專利衍生審理程序。

美國發明法案後之專利衍生程序

在美國發明法案實施之前,美國是採取先發明主義。當時,倘若有兩個發明人同時申請相同或實質相同的發明,將啟動專利權利衝突程序(Interference proceedings),以便釐清兩個申請案的發明,到底誰的發明日期比較早。

但是,2012年美國發明法案將先發明主義改為先申請主義後,則換成了現在的衍生程序(derivation proceeding)。既然改採先申請主義,若兩發明申請案的內容相同或實質相同,原則上就以誰先提出申請為準。除非,後申請人可以主張,先申請人乃是從後申請人處得知該發明,在未經授權下自行提出申請,後申請人就可以用衍生程序,主張先申請人沒有資格取得該發明專利。

專利衍生程序一樣由專利審理暨救濟委員會(PTAB)負責處理。多數向PTAB提出申請的案件,都是提起多方複審程序,提起衍生程序的案件極少。

所謂的衍生程序,大致上就是認為,他人所申請之專利,乃是從我這邊取得,由我的發明所「衍生」,因而爭執到底誰才是真正的專利權人的程序。衍生程序處理的,就是發明標的的來源問題,亦即,到底是誰發明了這個專利。

根據美國專利法第135條:「專利申請人,可以向專利商標局對某一發明,請求啟動衍生程序。該請求必須提出事實證明,一自然人被列為為發明人或共同發明人的在先申請案中,其發明乃是在未經授權下,衍生自請求人自己申請案所列名發明人或共同發明人處,卻在在先申請案中請求該發明。」

因此從條文上來看,在美國要主張自己的發明被人搶去申請,自己也必須提出專利申請案,只是在提出專利申請後,可請求啟動衍生程序,查明到底誰有權取得相同發明的專利。要提起衍生程序請求,必須在在先發明專利公告後的一年內提出。

要證明存在這種衍生關係(derivation),請求人必須證明:(1)對所挑戰的請求項,自己較早構思出來(prior conception of the challenged claim);以及(2)曾經將該構思,傳達(communicate)給先申請案的發明人。該構思(conception)必須包含該請求向的所有限制,而且在程序中,發明人關於構思與傳達的證詞,都必需有相關證據佐證。倘若能證明成功,在某些情況下,審理暨救濟委員會可以更正發明專利案的發明人姓名,或者撤銷已經提出申請案的請求項。

第一件啟動衍生程序之Andersen v. GED

美國發明法案實施後,從2013年3月就可以提起衍生程序,但是至2018年4月為止,只有14個申請人提出過衍生程序的請求,而直到2018年3月,專利審理暨救濟委員會才核准啟動第一件衍生程序。這個案件名為Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc.,案號為DER2017-00007,乃是關於一個窗框防漏氣設計的發明屬於誰的爭議。

本案中的Anderson公司,在2016年12月6日提出了衍生程序之請求,主張GED公司所獲得之美國專利號9,428,953號專利(簡稱'953號專利)的請求項1-22,乃是衍生自Anderson在2016年3月2日所提出的No. 15/058,862專利申請案中的請求項60-81(簡稱'862號專利申請案)。'862號專利申請案以及'953號專利,涉及的都是中空玻璃組件的間隔架(spacer frames for insulated glass units)。

圖一、GED公司的美國專利號9,428,953號專利圖 (資料來源:PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc., DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 4.)
圖一、GED公司的美國專利號9,428,953號專利圖 (資料來源:PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc., DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 4.)

圖二、 Anderson在2106年3月2日所提出的No. 15/058,862專利申請案的圖 (資料來源:PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc., DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 6.)
圖二、 Anderson在2106年3月2日所提出的No. 15/058,862專利申請案的圖 (資料來源:PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc., DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 6.)

啟動衍生程序之標準

2018年3月21日,專利審理暨救濟委員會,認為Andersen滿足了啟動衍生案審理的初步標準,而同意啟動該審理。第一,該申請符合了在先專利案公布之日起一年內提出的門檻;第二,在申請啟動階段,只要請求人提出了實質的證據(substantial evidence),讓合理之人可能會接受確實存在衍生關係,就已經足夠。而證明存在衍生關係,必須證明有「較早構思」(prior conception)以及傳達(communication)這兩個要件。

在請求啟動的文件中,Andersen提交了Oquendo先生的宣誓書, Oquendo先生是'862 專利申請案的發明人。因而委員會認為,從Oquendo先生的宣誓書以及其他的佐證資料,已經屬於實質證據,滿足了「較早構思」。

就「構思」部分,Oquendo作證,他在Anderson子公司Silver Line工作時,想出了系爭得間隔框架設計,並在2009年3月製作了產品原形,並賣給GED公司。其在2009年6月,畫了該框架的電腦輔助繪圖(簡稱CAD圖)。

圖三、Oquendo提出的產品原形 (資料來源:PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc., DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 12.)
圖三、Oquendo提出的產品原形 (資料來源:PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc., DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 12.)

就傳達部分,Oquendo先生提出證據說明,他在多個場合有傳達該構思給他的朋友Bill Briese,也就是GED專利案的發明人。最早就是在2009年3月的玻璃大展,他在該展覽會中,解釋了他的構思與原形給其他參展人聽,包括了GED的員工Bill Briese。後來他也透過電話與e-mail往來,向Bill Briese解釋了其發明,故也滿足了傳達這兩個要件。

至於「沒有獲得授權」這個要件,審理暨救濟委員會認為,從Oquendo的宣誓書以及相關的佐證資料「保密協議書」,可實質的證明,GED申請該專利並沒有得到Andersen的授權。

最後一個啟動衍生程序的要件,就是兩者的請求項要「相同或實質上相同」(the same or substantially the same)。委員會認為,初步來看符合這個要件。因為'862申請案的請求項60-81,與'953專利的請求項1-22,兩者幾乎是一樣的發明。因而委員會初步認為有實質的證據,證明'953專利乃是衍生自'862申請案,決定啟動衍生程序審理。

2019年3月最終書面意見

雖然衍生程序之審理,不像多方複審程序般,有明文的一年審理期限。但是,專利審理暨救濟委員會在剛好一年到期之日之前,亦即2019年3月20日,做出了最終書面意見。

但結果卻跟最初的啟動決定意見不同。因為啟動決定採取的證據標準為「實質證據」,但最終書面決定採取的標準,則是「證據優勢」(preponderance of the evidence),最後委員會認為,無法證明GED之專利請求項,衍生自Anderson的申請案請求項。

主要的關鍵在於,由於GED專利請求項中,很強調窗框結合組件中的一個止檔構件(stops)。雖然,委員會認為,Oquendo先生的構思中,確實也涵蓋了這個stops元件,Oquendo先生的發明時間較早。但是就第二個要件「傳達」,由於沒辦法證明Oquendo先生確實傳達了stop這個構思給GED的發明人。因而委員會最終認為,從GED的申請專利時間來看,整個窗框的發明,尤其有stop這個構件,應該是Briese先生自己構思出來的。

對台灣之思考

在台灣專利法中,發明過程有爭議,導致專利權人不對,可以提出舉發。但智慧財產局和智財法院的實務見解,卻認為舉發程序只採書面審理,無法認定發明過程,故不允許提出舉發,而只能至法院訴訟。透過法院的證據調查程序來認定發明過程,以及專利權的歸屬。

2020年12月底,智慧財產局經過多年研議後,提出了專利法修正草案,決定對舉發制度進行最大的變革,參考美國、德國、日本、韓國等作法,將舉發過去的書面審理,改設計一個類似美國的「專利審理暨救濟委員會」,成立「複審及爭議審議會」,處理複審與爭議。這個審議會將模仿美國、日本等,以後改採類似准司法化的開庭審理,允許雙方提出證據、證人,進行法院式的交叉詰問與攻防等。

但筆者覺得奇怪的地方在於,根據修正草案第71條,決定將過去專利權歸屬的爭議直接刪除,通通交給法院,也不打算由修法後的「複審及爭議審議會」處理。實際上,不論是美國、日本、韓國,類似的審議會仍會處理發明過程與專利權歸屬的爭議。

過去因為臺灣的舉發制度只採書面審理,無法傳喚雙方發明人以調查發明過程;既然現在修法參考了美國、日本、韓國,打算設計可以傳喚證人、類似法院的「複審及爭議審議會」,卻仍然打算將發明過程與專利權歸屬都交給法院處理,這就有點不符合整套設計的理念了。

臺灣過去對於美國的專利權利衝突程序,以及美國發明法案後的專利衍生程序的運作並不熟悉。由本文所介紹的第一個專利衍生程序的實際案例,或許可供各界參考。


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