Costco賣『Tiffany鑽戒』侵害Tiffany商標?美國第二巡迴法院2020年判決逆轉

(圖片來源:https://unsplash.com/photos/DpaZr8hPSQs)
(圖片來源:https://unsplash.com/photos/DpaZr8hPSQs)

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

2012年時,Tiffany公司發現,美國Costco賣場所賣的各類鑽戒中,有的標示為「Tiffany式爪鑲鑽戒」,但有的只有標示「Tiffany」,故提告Costco侵害其商標。2017年8月,紐約南區地區法院做出一審判決,判決Costco要賠償Tiffany公司2100萬美金的賠償。如今,2020年第二巡迴法院推翻原判決,認為Costco對該鑽戒的標示,可能只是一種描述性使用,而不構成侵權。但因涉及事實爭議發回地院,且需召開陪審團認定事實。

Tiffany式爪鑲鑽戒

本案原告是Tiffany公司,擁有Tiffany這個商標。大約在19世紀晚期,Tiffany設計出一款六爪鑲嵌的特殊鑽戒。從那時開始,許多廣告、字典、交易出版品、以及其他文件,都描述這種鑲嵌鑽石的方式,稱這種形式的鑽戒為「Tiffany settings」(Tiffany式爪鑲)。

圖一、Tiffany的經典六角鑲鑽戒 (圖片來源:Tiffany)
圖一、Tiffany的經典六角鑲鑽戒 (圖片來源:Tiffany)

本案的被告是美國大賣場Costco(好市多)。其在美國的賣場中,也販賣鑽戒,由供應商R.B. Diamond Inc.所生產提供,Costco標示其為「無品牌」(unbranded)。Costco賣的鑽戒有各種形式,包括包鑲(Bezel Setting)、大教堂風格鑲(cathedral setting)、軌道鑲(Channel Setting)和所謂的Tiffany式爪鑲(Tiffany setting)。

Costco對鑽戒的標示方式產生爭議

Costco在每一款鑽戒下,用一個小白紙條,用一般統一的黑字體,顯示某些資訊,包括鑲嵌形式。價格則適用較大的字體顯示。這些字條和字體,就和Costco在每一樣商品下的白紙條的樣式都一樣。Costco說明,其在珠寶商品下的紙條中的資訊,都是供應商R.B. Diamond所提供。根據Costco的說法,有些時候,在紙條上標示的是「Tiffany式鑲」(Tiffany setting)、「Tiffany set」或「Tiffany風格」(Tiffany style),但有的時候只使用「Tiffany」這個字。

2012年11月,一個消費者通知Tiffany,說他在加州某一家Costco賣場,看到鑽戒下標示為「Tiffany鑽戒」(Tiffany rings)。Tiffany隨即派人前往調查,並發現在一個鑽戒下面發現標示內容為:「639911 / PLATINUM TIFFANY / .70 VS2,I ROUND / DIAMOND RING / 3199.99」

而另一個鑽戒標示內容為:「605880 / PLATINUM TIFFANY VS2,I / 1.00CT ROUND BRILLIANT / DIAMOND SOLITAIRE RING / 6399.99.」

圖二、Costco販售Tiffany式爪鑲鑽戒的紙條標示方法 (資料來源:https://ipop.sina.com.tw/posts/491666)
圖二、Costco販售Tiffany式爪鑲鑽戒的紙條標示方法 (資料來源:https://ipop.sina.com.tw/posts/491666)

Tiffany主張侵權

2012年12月,Tiffany聯絡Costco,認為Costco將鑽戒標示為「Tiffany」,不只是產品的不當標示(misrepresentation),也構成侵權和仿冒。Costco則主張,在一星期內,就已經主動撤下所有鑽戒下標示「Tiffany」的紙條,此後也就沒有在使用所謂的「Tiffany鑲」這樣的字眼。

2013年2月,Tiffany於紐約南區地區法院正式對Costco提告。Costco隨即寄信給所有曾經購買「Tiffany鑲」這種商品的顧客,向他們說明在紙條上所使用的「Tiffany」這個字,代表的是「Tiffany式的角鑲」。Costco並在信中說,他們不認為這樣的標示不正確,但也告訴消費者關於Costco的退貨政策,這些消費者有權在任何時間退回鑽戒,且全部退費。收到信的消費者中,大約有1.3%退貨了這款鑽戒。

2013年,Tiffany於紐約南區地區法院向Costco提告,主張其行為構成商標侵權、商標淡化、仿冒(counterfeiting)、不公平競爭(unfair competition)、虛假和欺罔之商業行為,以及不實廣告,而違反美國聯邦商標法(Lanham Act)和紐約州法。其中,Tiffany的主要控訴的部分,是Costco的產品標示紙條中,只也單純寫「Tiffany」,而沒有加上「鑲」、「風格」(setting、style、set)等字樣的情形。

而Costco則主張,其使用「Tiffany」這個字,是描述鑽戒鑲嵌的形式,屬於聯邦商標法中的描述性合理使用。美國聯邦商法第1115條(b)(4)規定:「在使用名字、字詞或設置時,並非做為商標使用,而是..... 描述性的(descriptive),且出於善意、合理地,描述當事人的產品或服務,或其產地。」


【詳細內容請見《北美智權報》276期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

國際不確定因素難解 台商回台投資意願因而大增

這兩、三年的台灣民間投資出現了久違的榮景,除了得歸功於半導體業的製程設備採購更新,也不能忽視台商回台投資的效應,尤其當美中貿易戰以及新冠肺炎疫情均未消停時,這些在海外打拼多年的台商終於發現:家真的才是最好的避風港。

訴訟不是辯論比賽 宜正確運用證據開示 (Discovery) 以符合公平正義

究竟怎樣的訴訟才是符合公平正義的訴訟?怎樣才能不浪費訴訟資源?台灣士林地方法院民五庭庭長蔡志宏認為:「訴訟權保障如果只是請一個法官在那邊聽兩造講,而沒有給他找到證據的手段的話,我個人認為在憲法上訴訟權並沒有受到完整的保障。如果不能夠透過法定的方式得到應有的證據,這樣並不是具有完整訴訟權的程序。在法院不應該是辯論贏的一方勝出,而應該是有紮實證據的一方勝出,這才是符合公平正義的訴訟。」此外,如果在開庭前兩造即作好準備,用證據來對決,這可以有效減少開庭次數,避免浪費訴訟資源。這種特定獲取證據的方式就是「證據開示」(Discovery),蔡志宏自美國回台後,便一直推廣這種觀念,因為他認為「如果台灣不這樣做的話,別人都會到國外打官司,那台灣整個訴訟能力即會弱化。」

磨刀霍霍向「尖牙」:Google被美國政府提起反壟斷訴訟

你我的生活中已經離不開臉書(Facebook)的社交、Google的搜尋、可能還有Apple的手機和亞馬遜(Amazon)的各式網路服務。以前我們可能只覺得它們很方便,卻沒想過它們已經是大到快要管不動的網路巨獸。到了2020年底,忍不住的美國行政與立法部門,終於決定出手了。

TIPO預告修正「專利法部分條文修正草案」 公眾意見募集中

經濟部智慧財產局 (TIPO)年度大放送,於2020年倒數第二天發佈了《預告修正「專利法部分條文修正草案」》的公告。由於發布時間幾近壓線,來不及收錄於《2020年台灣智財界十大事件回顧 》一文,故另文介紹。

《IP小辭典》優惠期

新穎性及進步性是專利三要件中其中兩個要件,亦即可專利性的其中兩項條件,如果一項發明在其專利申請日之前,已經被公開,那麼它將喪失新穎性。至於「進步性」則是指申請專利權之發明或創作,與申請日前之現存既有技術雖然有所不同,但該發明或創作,如係該發明或創作所屬技術領域中,具有通常知識者,依申請日前之現存既有技術,所能輕易完成者,則該發明或創作便不具備進步性。在某些國家,發明人或者專利申請權人在有效申請日之前就其發明公開發表,在特定條件下可以享有一個寬限期,亦稱之為優惠期 (grace period)。換句話說,如果這位發明人或者專利申請權人公開發表了這個發明的話,他還是可以就此申請專利而不喪失新穎性或進步性。世界上大多數國家的優惠期都是6個月或12個月。我國有關優惠期的規定見於專利法第 22 條及122條,就現行規定,發明及新型專利之優惠期為提出申請日前12個月,而設計專利則為提出申請前6個月;然而,智慧局TIPO於2020年12月發布之《預告修正「專利法部分條文修正草案」》中,重點之一為「放寬設計專利之優惠期期間為12個月」,後續修法結果值得關注。

商業事件審理法7月上路 企業準備證據挑戰大!

商業事件審理法將於今(2021)年7月1日正式上路,針對涉及億元以上的商業糾紛,或是上市櫃公司常見的股東會及董事會紛爭,都將交由專業的商業法院進行審理。由於未來改採二級二審制度,只有第一審法院為事實審,手上的證據盡可能要一次提出,若繼續以往面對訴訟「能拖則拖」的態度,訴訟結果恐怕會非常不利!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。