姍姍來遲的商標侵權主張：A.I.G Agency Inc. v. American International Group

【許慈真／北美智權報　專欄作家】

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本篇講述密蘇里州地方法院為A.I.G Agency v. AIG一案做出的裁決（memorandum and order），主要爭議在於原告是否過晚主張商標侵權，導致無法排除他人使用。本案法院針對懈怠理論之適用提供相當詳盡的論述，頗值得讀者參考。

本案原告A.I.G. Agency, Inc.與被告American International Group皆在密蘇里州從事保險銷售業務。原告是密蘇里州在地經營的家族企業，聲稱至少自1962年起即使用系爭商標「AIG」至今，不僅早於被告，被告在1995年初次交涉時也獲悉此事。至於被告，則是全球性的大型保險公司，聲稱使用系爭商標約有50年之久，並已就「AIG」標識取得多項聯邦註冊商標。

在本案，原告主張普通法與蘭哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下規定）之商標侵權，請求法院判給金錢損害賠償並核發永久禁制令，同時要求被告銷燬所有使用系爭商標的資料。被告則主張，原告聲稱為先使用人已是數十年前之事，早因訴訟時效（statute of limitation）以及懈怠理論（laches doctrine）而無法主張普通法與蘭哈姆法之商標侵權。

原告反駁指出，被告在次貸風暴重創之下，已於2009年放棄使用系爭商標，並將產物保險業務更名為「Chartis」，而被告於2012年再度將「Chartis」更名為「AIG Property Casualty」，即可能導致消費者混淆誤認，就該時點而論，原告在2017年提起訴訟並無任何懈怠可言。被告則反擊，表示其從未放棄使用系爭商標，並提出相關期間的行銷及品牌計畫、商標延展等證據。

最終，地方法院認定原告因懈怠而無法提出權利主張，准予被告的簡易判決動議，並駁回原告的部分簡易判決動議。其裁決理由分為後述三大點，並請參酌下表所列之本案爭議相關事實概要。

原告之普通法權利主張不因訴訟時效而無法提出

法院指出，由於商標侵權是持續性的不法行為，被告無法以訴訟時效為由，阻礙原告提出權利主張，最多只是將損害賠償金之範圍侷限於該法定期間而已。更何況，無論是密蘇里州法或蘭哈姆法，均未設有訴訟時效規定。

相對地，根據1995年不正競爭法整編第三版（Restatement (Third) of Unfair Competition §31 cmt.(a) (1995)），針對原告主張之普通法商標侵權救濟，卻能以懈怠理論作為抗辯事由；而蘭哈姆法第1115(b)(9)條，同樣明文規定懈怠、禁反言及默認等衡平法則皆是被告的抗辯事由。因此，法院認為，真正的問題在於，原告是否因懈怠理論而無法提出本案之兩項權利主張。

原告之兩項權利主張均因懈怠理論而無法提出

為援引懈怠理論作為抗辯事由，被告的舉證責任極重，其必須證明：(1)原告之懈怠係無可辯解（inexcusable）；(2)被告因原告之懈怠而受不利益（prejudice）。因此，被告不僅需證明系爭問題已經過相當時間，也必須證明其信賴「原告明知侵權（卻不主張權利）」之狀態，如今法院若強制執行原告之商標權利，乃是有違衡平原則；但唯有當「原告之懈怠歷時已久且無可辯解，形同實際上已放棄權利」，法院才能根據衡平法，做出有利被告的裁決。

根據後述討論結果，法院認定被告已符合援引懈怠理論之舉證責任。

1. 原告因懈怠而未及時主張權利係無可辯解

逐步侵犯理論（progressive encroachment doctrine）無法作為懈怠之理由

關於逐步侵犯理論能否作為懈怠之正當理由，法院認為，必須視「侵權行為何時可起訴且可證明」而定。原告主張，該時點應為2012年，亦即被告將「Chartis」更名為「AIG」並直接向消費者銷售保險之際；但實際上，被告在2012年之前即已涉足D2C市場（direct-to-consumer），更準確地說，雙方在2012年之前同為D2C及B2B市場（business-to-business）參與者且直接相互競爭。

再者，即使原告不是在1981年獲悉可能發生混淆誤認，亦即被告首度取得相關聯邦註冊商標（該註冊可推定原告知悉（constructive notice））之際，至遲於1995年接獲被告警告函時，便該有所警覺。因此，足見原告早有機會主張其權利卻一再拖延。

放棄（abandonment）無法作為懈怠之理由

關於據稱被告曾於2009至2012年間放棄使用「AIG」標識，能否作為重新起算原告懈怠之時間點，法院表示，原告必須明確證實：(1)被告不再基於商業目的使用系爭商標；(2)被告無意再重啟使用。原告雖提出下列兩項事證，但法院認為關聯性不大：

• 更名問題
  被告兩度更名產物保險業務雖是事實，在次貸風暴後亦曾減少使用系爭商標，但要反駁原告聲稱之放棄，僅需一次善意使用便已足夠：在2009至2012年間，被告不僅多次善意使用系爭商標（例如用於人壽相關網站連結）、向未經授權使用系爭商標之人寄發警告函並成功強制執行，同時多次向PTO申請延展，顯然並未放棄系爭商標。
• 證詞內容
  至於被告臨時CEO曾於2009年至國會聽證會作證一事，其證詞中雖提及「我認為AIG名稱全面受創且落得如此不光彩，我們可能不得不變更」等語，這終歸是其對於未來品牌策略之個人推測而已，亦非其確信被告可能更名的決定性陳述，與法院分析或被告是否實際使用無涉，自然無法證明放棄使用。

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