從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令:要件分析

【許慈真/北美智權報 專欄作家】

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繼前篇說明有關Scrum一案之管轄權認定後,本篇接續說明聲請暫時禁制令的四大要件,包括「勝訴可能性」、「無法彌補之傷害」、「權衡兩造受害輕重」以及「公共利益」,其中又以「勝訴可能性」為本案裁決之核心。法院以大半篇幅闡述其如何審視並判斷兩造提供的證據,內容頗具參考價值。

Scrum一案當事人背景簡介及案件概述請參照前篇(從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令:背景事實與管轄權認定),兩造爭執之標識則分別如下表所示。

要件一:勝訴可能性

原告已證明其合法擁有前述3項商標並且為先使用者,唯一問題在於,其能否成功證明被告行為構成混淆誤認之虞。本案法院根據以下例示的8項混淆因素(digit of confusion)判斷是否可能產生混淆誤認,惟必須注意的是,並無任何因素具決定性(dispositive),原告也不需要證明大多數因素皆傾向導致混淆誤認之虞。法院最終認定,除最後一項因素之外,其餘因素均將產生混淆誤認之結果(分析如後),再加上被告無法提出有力反證,因而原告之商標侵權主張極可能獲得勝訴。

1. 商標的類型

此項因素主要是討論先使用者標識的強度,強度越高,越容易構成混淆之虞,所受保護範圍也越廣。而影響標識強度的條件有二:一是在識別性光譜上的位置,二是在市場上的聲望地位。法院指出,原告商標均獲准註冊,註冊本身便是具先天識別性的表面證據;其次,即使能舉證推翻此一推定,被告同意原告商標至少仍是描述性標識,鑑於原告已證明其商標具後天識別性,縱然僅是描述性,其標識強度也會因此提高。不過,被告也提出兩點反駁:

  • 儘管原告商標已取得「不可對抗」的地位,但此點與混淆之虞判斷並無相關。
  • 第三人廣泛使用與原告商標類似的標識,故其識別性不高且不易造成混淆誤認。

法院分別回應如下:

  • 根據判決先例,「不可對抗」即能顯示標識具有一定強度,且可阻止侵權方以「標識屬於描述性」作為抗辯,被告顯然未注意到相關司法見解。
  • 被告主張另有12家直接競爭業者同時使用與「Scrum Master」以及「Scrum Product Owner」相類似的標識,但實際上存在多少相似標識並非決定性,關鍵仍是「第三人使用有無弱化公眾心中對於原告商標與原告之連結」,被告並未提供相關證據。再者,被告雖另援引兩則判決佐證,但相較於該等判決中的第三人廣泛使用情形(分別為超過4400個及168個相似商標),在本案提及的12家業者恐怕稱不上是「廣為使用」。

2. 標識的相似性

兩造標識若是在外觀、讀音及意義上雷同,以致消費者誤認兩者有所關聯,便足以構成混淆誤認。被告對此並未提出辯駁,畢竟在比對之下極容易看出,兩造標識的不同點僅在於「LICENSED」與「CERTIFIED」,而該兩者屬於同義詞,故實難認同兩造標識存在些微差異,反而是在外觀及意義上實質近似,極可能導致混淆誤認。

3. 產品或服務的相似性

產品及服務的相似程度越高,越容易產生混淆誤認。由於被告以系爭侵權標識提供之服務確實與原告相同,故此項判斷結果為肯定。

4. 消費者的身分

服務銷售通路及其消費者的重疊範圍越大,越容易產生混淆誤認。原告主要向有意參加Scrum認證考試的應試者提供服務,被告亦是如此,故此項判斷結果為肯定。

5. 所使用的廣告媒體

在類似媒體上廣告,也是消費者可能混淆誤認的指標之一。被告雖表示其行銷內容與原告極為不同,而且消費者是在被告網站瞭解其服務詳情,並無混淆誤認之虞,然而,被告也不否認與原告同樣在網路及社群網站上廣告認證服務,故此因素仍傾向導致混淆誤認。

6. 被告的意圖

如果採用特定標識係有意使大眾產生混淆,那麼單憑意圖便可充分推論存在混淆誤認之虞;再者,若是在明知他人標識之情況下使用被控侵權標識,也可能推論其有意使大眾陷於誤認。

就此項因素而言,原告提出相當不利於被告的證詞,亦即被告的離職高階員工指稱,被告刻意採用類似於原告商標的標識,並要求其對此事保持沈默。被告雖辯稱該名員工心懷不滿才做出如此指控,但法院認為,此番證詞確實有所根據:例如,2018年「Licensed Scrum Trainer」協議中即提及,「Licensed Scrum Trainer」計畫與「Licensed Scrum Course」認證之存在事實係屬於保密資訊,而且未經被告書面同意,禁止在公共論壇發布此類關係、或者「Licensed Scrum Trainer」計畫或「Licensed Scrum Course」認證之存在事實;況且,在原告直接詢問被告是否與其競爭後,該等保密規範儼然證實該離職員工的說法。法院另指出,即使欠缺前述證詞,被告既然明知原告商標,系爭侵權標識又僅以同義詞「Licensed」代換原告商標中之「Certified」,事實上便可認定被告有意造成大眾誤認。

判決註腳中同時提及,被告辯稱未曾告訴該名離職員工,其有意複製並使用原告認證計畫的教材及內容,但電子郵件卻披露被告的學習目標(LO)確實是仿自原告,更何況,被告網站的行銷標語也與原告頗為類似(「Pass the Certified Scrum Master (CSM) or Licensed Scrum Master (LSM) test and earn your credential」)。


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