功能界定物的迷霧

【喻韜/北美智權 專利工程研究員】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

我國專利法第26條第2項明定「…各請求項應以明確、簡潔之方式記載,且必須為說明書所支持。」此間謂之明確除了「單獨由請求項之記載內容,即可明確瞭解其意義,而對其範圍不會產生疑義」之外,還包含了「每一請求項的範疇應明確」。然而,審查基準中僅僅指出發明專利必須明確於前言處 (即標的名稱) 記載請求項所指者為物或方法,並未繼續深入討論。但,範疇明確與否豈是審查基準寥寥五行就可道盡。

發明請求項的範疇

我國專利法並未如美國專利法一般,在規範專利要件之前就先開宗明義地劃定發明的種類,而是在規範專利權效力的章節指出發明可以分為「物之發明」與「方法發明」兩個範疇。在此分類模式下,專利工程師理應不會犯下「一種方法或裝置,包含…」或「一種方法及裝置,包含…」這種審查基準所舉的低級錯誤,於是這個議題似乎沒有討論的必要。然而,牛頭不對馬嘴,即請求項前言與主體範疇不一致,卻是真實的涉訟案件。問題就出在實務做法的「物之技術特徵應以結構予以界定,若無法以結構清楚界定時,始得以功能、特性、製法或用途予以界定」,導致我國的物之發明可以被進一步細分為特性界定物之請求項、製法界定物之請求項、用途界定物之請求項,以及功能界定物之請求項。

功能界定物之請求項

我國審查基準記載:

物之發明通常應以結構或特性界定請求項,方法之發明通常應以步驟界定請求項,惟若某些技術特徵無法以結構、特性或步驟界定,或者以功能界定較為清楚,而且依說明書中明確且充分揭露的實驗或操作,能直接確實驗證該功能時,得以功能界定請求項。請求項中包含功能界定之技術特徵,解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式。
請求項中物之技術特徵以手段功能用語表示時,或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時,其必須為複數技術特徵組合之發明。手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵,其用語為「…手段(或裝置)用以…」,而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料,步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵,其用語為「…步驟用以…」,而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。 (摘錄自審查基準第二篇第一章 2.5.3節)

第一點,在說明書充分揭露的前提下,某些技術特徵無法以結構、特性或步驟界定,或者以功能界定較為清楚時,得以功能界定請求項。換言之,功能界定同時適用於物之發明與方法發明,這就造成了前述牛頭不對馬嘴的問題有了發生的可能。事實上,以筆者自身個人經歷,前述的狀況更常見於我國的新型專利,其請求項的各個元件充斥著處理單元、儲存單元、接收單元、發送單元等習知元件,再以各種不同功能進行限縮,究其本質,根本就是方法項。透過撰寫技巧將方法項包裝成物之請求項的新型專利是否妥適,是一個涉及立法、行政實務、專利制度本質的大哉問,暫且按下不表。

第二點,就物之發明來說,這是一個誤導性很強的章節,順順地讀下來會讓人有種感覺「功能界定物的具體寫法就是手段功能用語」;文字感受性較強的讀者,讀完第一段在談「功能界定」的段落後,看到「請求項中物之技術特徵以手段功能用語表示時」這個轉折,可能會有所警覺「以功能界定物下,請求項中物之技術特徵是否有其他表示方式?」但,很抱歉地,此一章節講述完手段功能用語的要件以及解讀後就結束了。不論是平鋪直敘的閱讀,又或是有所警覺,都給人一種功能界定物 = 手段功能用語的感受。

專利侵權判斷要點的分類

專利侵權判斷要點的地位很尷尬,一直以來都只是供法官「參考」,對法院並無拘束力,但其絕大部分內容還是有很高的實務價值,尤其是在解釋專利權範圍這部分有非常細緻的內容。針對前述的第二點,專利侵權判斷要點中,探討請求項涉及「功能」的就有三個段落,以下分項概述之。

首先,請求項之技術特徵的記載符合下列三項條件者,即認定為手段功能用語技術特徵或步驟功能用語技術特徵:

  1. 使用「手段 (或裝置) 用以 (means for)…」或「步驟用以 (step for)…」之用語記載技術特徵。
  2. 「手段 (或裝置 )用以…」或「步驟用以…」之用語中必須記載特定功能。
  3. 「手段 (或裝置 )用以…」或「步驟用以…」之用語中不得記載足達成該特定功能之完整結構、材料或動作。

於解釋以步驟功能用語表示之技術特徵時,應包含說明書中所述對應於該功能之動作及其均等範圍。


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